Domeinnamen en merken: het wil nog wel eens botsen
Het gebruik van (andermans) merk in een domeinnaam wil nog wel eens problemen opleveren. Zeker als de domeinnaam éérder is geregistreerd dan het merk.
Daarom beantwoord ik in dit artikel de volgende drie vragen:
- Wat wordt beschermd: het merk of de domeinnaam?
- Moet je een domeinnaam
continugebruiken om deze te mogen behouden? - Waar moet extra op worden gelet?
Hierbij ga ik uit van een zaak die recent bij het WIPO aan de orde kwam.
Casus
Een stichting heeft de domeinnaam “creaton.com” in 1999 geregistreerd. Deze domeinnaam is aanvankelijk lange tijd gebruikt, maar vervolgens een periode niet omdat de activiteiten van de stichting op een laag pitje waren gezet.
Pas jaren later - op 15 mei 2007 - heeft de Duitse organisatie Creaton de woordmerken “CREATON” geregistreerd.
Nadat deze woordmerken waren geregistreerd heeft de Stichting haar activiteiten weer opgepakt. De domeinnaam is daarom sinds 2018 weer actief en in gebruik.
Vraag 1
De (eerste) vraag is nu of de domeinnaam inbreuk maakt op het beschermde woordmerk CREATON? Het merk wordt door de succesvolle registratie immers beschermd.
Voor beantwoording van deze vraag toetst het WIPO aan twee punten.[1] Ten eerste kijkt het WIPO of de domeinnaam en het merk hetzelfde zijn. Zijn ze niet hetzelfde? Dan kijkt het WIPO of de domeinnaam en het merk op zo’n manier overeenstemmen, dat het publiek erdoor verward kan raken.
Aan dit eerste vereiste wordt voldaan. De domeinnaam is precies hetzelfde als het merk. De volledige domeinnaam bestaat uit het merk, namelijk “creaton”.
Daarna moet het WIPO beoordelen of de domeinnaam “te kwader trouw” is geregistreerd. Daarmee wordt bedoeld dat de domeinnaam alleen is geregistreerd om de ander dwars te zitten. Bijvoorbeeld om een commercieel voordeel te halen, door met behulp van het merk bezoekers naar de website te lokken.
Maar dat was in dit geval niet aan de orde. De domeinnaam was ook al lange tijd vóór het merk geregistreerd.
Dus: de domeinnaam maakt geen inbreuk op het merk. De domeinnaam hoeft niet te worden overgedragen aan Creaton.
1] In dit specifieke geval. Normaliter wordt ook getoetst aan de legitieme belangen voor het gebruik van de domeinnaam.
Vraag 2
Wat nu als de domeinnaam een lange tijd niet is gebruikt? Maakt dat nog verschil? Immers had de stichting haar activiteiten op een laag pitje gezet. Bovendien kun je je voorstellen dat de domeinnaam de handel van Creaton verstoort.
Volgens het WIPO maakt dit echter geen verschil. Er is geen verplichting om een domeinnaam te gebruiken teneinde deze te mogen behouden. Het enkele niet-gebruiken van een domeinnaam voor een actieve website is op zichzelf onvoldoende om aan te nemen dat er sprake is van kwader trouw .
Vraag 3
Het bovenstaande kan anders zijn, indien er bijzondere omstandigheden zijn. Sommige gevallen geven er aanleiding toe om te concluderen dat het niet gebruiken van een domeinnaam alsnog kwade trouw oplevert.
Dit is bijvoorbeeld het geval als de domeinnaam is geregistreerd om iemand te beletten deze te gebruiken. Of als de domeinnaam voornamelijk is geregistreerd om de activiteiten van een ander te verstoren. Daar moet in de praktijk dus extra op worden gelet.
