Een merk moet ook daadwerkelijk gebruikt worden

18 dec 2020

Een merk is van groot belang voor iedere onderneming. Het is de identiteit van het product of de dienst waar u voor staat. Een merkregistratie moet dus altijd zo vroeg mogelijk worden gebeuren, zodat een ander er niet mee aan de haal gaat. Echter, een merkregistratie alleen is niet voldoende: het merk moet ook daadwerkelijk gebruikt worden. Wat houdt dat in?

Ferrari Testarossa

Een voorbeeld uit de praktijk. Het alom bekende merk “Testarossa” voor de bekende raceauto van Ferrari, stond wankel. Het Italiaanse automerk zou het merk de afgelopen jaren onvoldoende gebruikt hebben en zou daarom verwijderd worden uit de merkenregisters.

Gebruik van een merk

Uit bovenstaand voorbeeld volgt dus dat een merk daadwerkelijk gebruikt moet worden: alleen een merkregistratie is dus niet voldoende. Om een monopolie te behouden, moet het merk wel gebruikt worden.

Dit houdt in dat de merkhouder het merk in het economisch verkeer gebruikt voor zijn producten of diensten. Het merk moet gebruikt worden als uithangbord van de onderneming, als productnaam, als een collectie, noem maar op. Wanneer de merkhouder het merk vijf opeenvolgende jaren niet gebruikt, kan een belanghebbende doorhaling van de merk verzoeken.

De reden hiervoor is dat het “oneerlijk” is dat iemand een monopolie op een merknaam kan hebben, zonder deze ook echt te gebruiken. Een belanghebbende kan er dan op deze manier voor zorgen dat hij of zij deze merknaam kan gaan gebruiken of een merknaam die hier sterk op lijkt.

De originele merkhouder krijgt, wanneer een belanghebbende om doorhaling verzoekt, wel de mogelijkheid om zich te verweren en aan te tonen dat het merk wel normaal gebruikt is.


Hoe toon je dat aan?

Voor beantwoording van deze vraag, grijp ik even terug naar het voorbeeld van de Ferrari Testarossa. Deze type auto wordt al een flink aantal jaren niet meer geproduceerd. Ferrari wilde echter aantonen dat het merk wel nog werd gebruikt voor de verkoop van auto-onderdelen en tweedehandsauto’s.

Het Hof van Justitie oordeelde dat dit voldoende was. Het gebruik van een merk voor onderdelen van de auto levert normaal gebruik op. Bovendien wordt het merk ook normaal gebruikt wanneer de merkhouder zelf tweedehands producten verkoopt. Dus wanneer Ferrari zelf tweedehands Ferrari Testarossa’s verkoopt. Voorwaarde bij deze twee situaties is wel dat het merk ook daadwerkelijk wordt gebruikt.

Conclusie

Voor het hebben van een merk, is een merkregistratie alleen niet voldoende. Een merk moet ook echt gebruikt worden door de merkhouder. Dit kan bijvoorbeeld door zelf tweedehands producten te verkopen of onderdelen van het product te verkopen onder die merknaam.

Twijfelt u over het gebruik van een merkenrecht? Of wilt u doorhaling van een ander merk verzoeken, zodat u het zelf kunt gebruiken? Neem dan vrijblijvend contact op.

 

BG.legal