Het belang van goede licentieovereenkomsten
In een recente uitspraak van de Rechtbank Amsterdam stond de beëindiging van een licentieovereenkomst centraal.[1] Deze kwestie biedt inzichten voor ondernemers over het belang van goed opgestelde licentieovereenkomsten en hoe onduidelijkheden kunnen leiden tot procedures.
Licentieovereenkomst voor snoepgoed
De casus draait om de merk- en modelrechten op het snoepgoed ‘Draculatanden’. Copar en CSB, die ooit onderdeel waren van hetzelfde concern, sloten een licentieovereenkomst waarin Copar het exclusieve recht kreeg om het snoepgoed in Nederland te verhandelen, terwijl CSB de rechten voor België en Luxemburg behield. Na verloop van tijd ontstond er echter een geschil toen CSB besloot de licentieovereenkomst op te zeggen. Copar is het niet eens met de opzegging wat heeft geleid tot de procedure. In de procedure beroept CSB zich op twee argumenten:
- De overname van Copar door MKB Fonds betekent volgens CSB een wijziging van zeggenschap (‘change of control’), wat volgens de overeenkomst aanleiding zou geven tot opzegging van de licentieovereenkomst.
- CSB stelt dat de gewijzigde marktomstandigheden, waarbij Draculatanden via Nederlandse retailers in België terechtkwamen, een onvoorziene situatie vormt die opzegging rechtvaardigt.
Beslissing
De rechtbank verwerpt beide argumenten en oordeelt dat MKB Fonds geen directe concurrent was van CSB zodat de marktsituatie niet als onvoorzien kon worden aangemerkt. Dit betekende dat de licentieovereenkomst van kracht blijft.
Waarom ging het mis?
Allereerst zijn onduidelijke definities gehanteerd in de licentieovereenkomst. De bepaling over wijziging van zeggenschap liet ruimte voor interpretatie over wat een ‘directe concurrent’ precies inhoudt. Dit leidde tot het geschil over de vraag of een investeringsmaatschappij, het MKB Fonds, onder deze definitie viel.
Daarnaast is de regeling over grensoverschrijdende distributie onvoldoende uitgewerkt. Hoewel de licentieovereenkomst territoriale beperkingen specificeerde, is in deze bepaling geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat Nederlandse retailers producten naar Belgische filialen zouden distribueren. Dit creëert een grijs gebied waarin CSB zich benadeeld voelde.
Bovendien heeft de overeenkomst geen duidelijke clausules over hoe om te gaan met veranderende marktomstandigheden, zoals de groeiende invloed van grensoverschrijdende distributienetwerken.
Wat zou in deze overeenkomst verbeterd kunnen worden?
Het is essentieel om kernbegrippen zoals ‘directe concurrent’ helder en sluitend te definiëren. Dit voorkomt interpretatiegeschillen. Specificeer bijvoorbeeld welke typen bedrijven of activiteiten onder concurrentie vallen. Bij het vastleggen van territoriale exclusiviteit is het belangrijk om ook grensoverschrijdende distributie te adresseren. Dit kan door expliciet vast te leggen hoe om te gaan met wederverkopers en distributeurs die actief zijn in meerdere landen.
Daarnaast is het raadzaam om clausules toe te voegen die voorzien in periodieke evaluatie van de overeenkomst in het licht van marktontwikkelingen. Een bepaling die partijen verplicht om in overleg te treden bij significante veranderingen in de marktstructuur kan problemen voorkomen.
Tot slot is het van belang om duidelijke opzegmogelijkheden in de overeenkomst op te nemen die verder gaan dan alleen ‘change of control’. Overweeg ook een gedetailleerde omschrijving van wat als onvoorziene omstandigheden wordt beschouwd en hoe daarmee om te gaan.
Conclusie
Deze kwestie benadrukt het belang van nauwkeurige en toekomstbestendige licentieovereenkomsten. Ondernemers doen er verstandig aan om bij het opstellen van dergelijke contracten niet alleen stil te staan bij de huidige situatie, maar ook alvast na te denken over mogelijke toekomstige scenario’s. Het inschakelen van juridisch advies bij het opstellen of herzien van licentieovereenkomsten kan kostbare geschillen voorkomen.
Heeft u vragen over het opstellen van licentieovereenkomsten of het beschermen van uw intellectuele eigendom? Neem gerust contact op met een van onze specialisten.
[1] Rb. Amsterdam 12 juni 2024, ECLI:NL:RBAMS:2024:4434.
