Inburgering van een merk
Wat is dat, inburgering van een merk?
Een teken wordt geweigerd als merk als het onderscheidend vermogen mist. Dit is het geval wanneer het teken uitsluitend bestaat uit benamingen, aanduidingen of kenmerken voor de waren en diensten waar het merk voor is aangevraagd, of als het teken in normaal taalgebruik gebruikelijk is geworden.[1] Er is echter een uitzondering mogelijk op deze hoofdregel, namelijk als het teken is ingeburgerd.
Een merk wordt toch ingeschreven als het teken door gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft verkregen.[2] Voor de beoordeling of een teken onderscheidend vermogen heeft verkregen, dient rekening gehouden te worden met alle relevante factoren. Het Europese Hof van Justitie geeft een aantal niet-uitputtende factoren die relevant zijn. Denk hierbij aan het marktaandeel, de intensiteit van gebruik, de geografische spreiding en de duur van het gebruik, de hoogte van reclamekosten en verklaringen van beroepsverenigingen met betrekking tot het gebruik als merk.[3]
Samenhangend(e) merk(en)
Het komt regelmatig voor dat tekens deel uitmaken van een ingeschreven merk of dat een teken in samenhang met andere merken wordt gebruikt. Denk hierbij aan de naam van het product dat samen met het merk van de onderneming wordt gebruikt. Bijvoorbeeld “Duo Penotti” als merk voor chocoladepasta van de onderneming “Penotti”. Wanneer dat specifieke teken als merk wordt aangevraagd, moet worden aangetoond dat, dat specifieke teken als merk voor de betreffende waren en/of diensten wordt gepercipieerd. Dit moet met aanvullende stukken worden aangetoond.
(Taal)gebied
Als het gaat om inburgering van tekens, is de Benelux een bijzonder geval binnen de EU. De Benelux bestaat namelijk uit drie landen waarin twee talen worden gesproken: Nederlands (/Vlaams) en Frans. Wanneer een weigeringsgrond bestaat in één taalgebied, moet het teken in dat taalgebied onderscheidend vermogen verkrijgen. Hiervoor moet worden vastgesteld dat een aanzienlijk deel van het taalgebied het teken als merk ervaart. Onder aanzienlijk deel voor het Nederlandse taalgebied wordt bijvoorbeeld verstaan het gehele Nederlandse publiek. Het Vlaamssprekende publiek in België is in dat geval geen vereiste.
Belang van inburgering
Het komt regelmatig voor dat een onderneming kiest voor een beschrijvend teken als merknaam voor haar waren en/of diensten. Het gevolg is dat het teken in principe niet in aanmerking komt voor een merkregistratie.[4] Na verloop van tijd kan deze onderneming dusdanig zijn gegroeid dat het een bekende naam heeft gekregen. Deze onderneming doet er dan verstandig aan om haar naam als merk te registreren. Een merkrecht biedt immers meer bescherming dan alleen een handelsnaam.
Vragen over het merkenrecht? Neem dan contact op met een van onze specialisten.
[1] Artikel 2.2bis lid 1 sub b, c en d BVIE.
[2] Artikel 2.2bis lid 3 BVIE.
[3] HvJ EG 4 mei 1999, zaken C-108/97 en C-109/907 (Windsurfing Chiemsee).
[4] Hierbij gaan we uit van een woordmerk. Het kan onder omstandigheden mogelijk zijn om een gecombineerd woord- en beeldmerk te verkrijgen voor tekens die in beginsel onvoldoende onderscheidend vermogen hebben om als woordmerk geregistreerd te worden.
