Merkgebruik bij import producten en doorverkoop

15 jul 2020

Wij krijgen veel vragen over het gebruiken van merken voor de promotie van producten. Die vragen zien niet zozeer op het promoten van eigen producten (met een eigen merk), maar meer op het verkopen van andermans producten. Daarom licht ik in dit artikel het juridisch kader toe. Dit doe ik aan de hand van een voorbeeld.

Uitgangspunt

Alleen de houder van een merk mag dat merk gebruiken. Dat is althans het uitgangspunt van de wet. Zo mag alleen Nike het merk ‘Nike’ gebruiken. Als je gebruik wil maken van andermans merk, dan heb je daar toestemming voor nodig.

Maar hoe zit dit als je Nike schoenen wil verkopen? Er zijn drie verschillende situaties denkbaar.

Officiële dealer

Het kan zijn dat je officieel dealer van een merkproduct bent. Je bent dan officieel aangesloten bij het netwerk van dat merk. Je kunt bijvoorbeeld officieel dealer van Nike schoenen in Nederland zijn. Je hebt dan rechtstreeks afspraken met Nike gemaakt over de verkoop van de schoenen. En waarschijnlijk ook over de manier waarop je het merk Nike mag gebruiken.

Als je officieel dealer bent is toestemming (besloten in de gemaakte afspraken) dus vaak de basis van het merkgebruik.

Maar het kan ook zo zijn dat je Nike schoenen wil verkopen, zonder dat je officieel dealer bent. Je hebt geen rechtstreekse zakelijke verhouding met Nike. Je importeert of koopt de producten van een andere organisatie. Mag je dan toch het merk van Nike gebruiken om de schoenen te promoten?

In dat geval maken we onderscheid tussen producten die van buiten en binnen de EU afkomstig zijn.

Import binnen de EU

Als de producten afkomstig zijn uit de EU, dan komt de uitputting van het merk de hoek om kijken. Je koopt of importeert de schoenen bijvoorbeeld van een organisatie die in de EU is gevestigd.

Als het product in eerste instantie met toestemming van de merkhouder op de markt in de EU is gebracht, dan heeft de merkhouder zijn rechten uitgeput. Dit betekent dat de producten vrij mogen worden verhandeld. Alleen met een gegronde reden mag de merkhouder bezwaar maken tegen de doorverkoop van de producten.

Stel, je wil Nike schoenen verkopen via een webshop. Je koopt de schoenen in bij een andere partij die is gevestigd in de EU. Het product is destijds met toestemming van Nike op de Europese markt gebracht. Dan betekent dit dat je het merk Nike mag noemen in jouw webshop en mag gebruiken voor de promotie van de schoenen.

Deze vorm van parallelimport is toegestaan. Ondanks dat een organisatie niet behoort tot een selectief distributienetwerk, mag er toch gebruik worden gemaakt van het merk. Dit geldt dus voor niet-officiële wederverkopers.

Wordt je toch aangesproken door de merkhouder? De bewijslast rust dan op jou. Let er dus op dat de toestemming van de merkhouder herleidbaar is in de keten. En dat je dus kunt aantonen dat de producten legaal op de Europese markt zijn gebracht.

Kun je dat niet herleiden? Maak hier dan op voorhand afspraken over met jouw leverancier. Bijvoorbeeld dat eventuele aansprakelijkheid op de leverancier rust.

Import buiten EU

Een derde mogelijkheid is dat je het product koopt van een partij die buiten de EU is gevestigd. Met andere woorden: de producten zijn nog niet op de Europese markt geïntroduceerd. Denk bijvoorbeeld aan producten die worden geïmporteerd uit China of de VS.

De eerste vraag die moet worden beantwoord, is of de producten met toestemming van de merkhouder naar de EU worden geëxporteerd. Of dat dit gebeurt buiten de verkoopkanalen van de merkhouder om.

Als de merkhouder hier niet van op de hoogte is, dan is verdere verhandeling van het product en het merkgebruik onrechtmatig. Er zal al snel  sprake zijn van een merkinbreuk waartegen de merkhouder kan optreden. Deze vorm van parallelimport is dus wel inbreuk makend.

Casuïstisch

Per geval moet dus worden beoordeeld of:

  • De producten mogen worden verhandeld;
  • En of daarbij gebruik mag worden gemaakt van het merk van een ander.

Er zijn namelijk uitzonderingen in de jurisprudentie geformuleerd. Niet al het merkgebruik voor de verkoop van producten is toegestaan. Je kunt bijvoorbeeld niet het merk Nike in een nieuwe domeinnaam verwerken. Ook is het niet zomaar mogelijk om een merk Nike als zoekwoord in Google Ads te gebruiken.

Per geval kunnen dus specifieke regels gelden. Het bovenstaande geeft echter een overzicht van de uitgangspunten van de wet.

Heeft u nog vragen over parallelimport en merkgebruik? Neem dan contact op met Anique van de Kerkhof via kerkhof@bg.legal

Anique van de Kerkhof

Contact

Algoritme als een Dienst
Lees meer
Van wie is het model?
Lees meer
Beperkingen in licentieovereenkomst door mededingingsrecht
Lees meer
Is een registratiedossier beschermd door auteursrecht?
Lees meer
Wees de copycats voor!
Lees meer
Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
Lees meer
Hoe om te gaan met de inkoopvoorwaarden AI van gemeenten?
Lees meer
Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
Lees meer
Stijl of trend: auteursrechtelijke bescherming?
Lees meer
Inspiratie in de fashion industrie: wat zijn de grenzen?
Lees meer
Gaia-X biedt Europese landen oplossing voor beheer en gebruik van data
Lees meer
Er komt een nieuwe rechtsvorm: de maatschappelijke BV
Lees meer
Hulp bij verwijderen van vervelende YouTube video’s: een stappenplan
Lees meer
Agentuur- en bemiddelingsovereenkomst, wat is het verschil?
Lees meer
De 7 verschillen in auteursrecht is een mythe
Lees meer
RAINS vs. Zara: geen auteursrecht, wel slaafse nabootsing
Lees meer
BG.legal ontvangt subsidie voor AI kennisplatform
Lees meer
Mag fotograaf foto’s gebruiken voor eigen doel?
Lees meer
Wanneer is er sprake van merkinbreuk?
Lees meer
Picnic maakt toch geen inbreuk op portretrecht Max Verstappen
Lees meer
Foto’s gebruiken op moodboards in Fashion
Lees meer
Inbreuk auteursrecht in documentaire Michael Moore
Lees meer
Bescherming merkrecht: hoe ver gaat dat?
Lees meer
Vernietiging van een ingeschreven merk: hoe dan?
Lees meer
Merkinbreuk door fulfilment diensten
Lees meer
Klinische evaluatie bij combinatiegebruik van medische hulpmiddelen
Lees meer
Nieuwsbrief Tech - meld je aan
Lees meer
De lessen uit Dragons’ Den
Lees meer
Waarom Rumag auteursrechtinbreuk maakt
Lees meer
Modelrecht op meubels: inbreuk of niet?
Lees meer
NL Digital voorwaarden 2020: verbetering positie IT leverancier
Lees meer
Een kritische blik op de Corona-apps van de overheid
Lees meer
Primark versus Dr. Martens
Lees meer
De roep om het vrijgeven van voertuigdata
Lees meer
Merken en modellen
Lees meer
Domeinnamen
Lees meer
Voorbeeld tijdelijke licentie voor productie hulpmiddelen tijdens Corona crisis
Lees meer
Slaafse nabootsing
Lees meer
Auteursrecht
Lees meer
Nieuwsbrief BG Tech: de uitdagingen voor IP en Technologie & gratis webinar corona
Lees meer
Tekort materialen corona bestrijding. Is 3D printing of dwanglicentie oplossing?
Lees meer
Merkinschrijving Balmain faalt
Lees meer
Fashion & Design
Lees meer
Wanneer kan een IT overeenkomst worden ontbonden?
Lees meer
De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 3)
Lees meer
Wie heeft recht op de domeinnaam?
Lees meer
De octrooigemachtigde en het faillissement (Deel 2)
Lees meer
Geslaagde bijeenkomst Blockchain & Food tijdens Den Bosch Data Week
Lees meer
Identieke handelsnaam in de hotellerie: Bosch hotel mag naam blijven gebruiken
Lees meer
Seminar 19 november: Investeren en financieren 2.0
Lees meer
De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
Lees meer
Kartelverbod ook bij (Tech-)licenties en samenwerkingscontracten aanwezig
Lees meer
Den Bosch Data Week: Practical experiences Blockchain and Food
Lees meer
Productomschrijving op een website. Auteursrecht mogelijk?
Lees meer
Nieuw Intellectueel Eigendomsrecht/ IT recht advocatenkantoor in Eindhoven
Lees meer
Tips voor het verkrijgen van auteursrechten
Lees meer
Auteursrecht op website(teksten)
Lees meer
Bescherming winkelinterieur
Lees meer
Is het interieur van een winkel beschermd?
Lees meer
Het beëindigen van de onderneming bij een inbreuk op IE-rechten
Lees meer
Dezelfde handelsnaam maakt toch geen inbreuk. Hoe kan dat?
Lees meer
Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?
Lees meer
Doordacht samenwerken geeft meer macht
Lees meer
Hoever mag je gaan bij het nabootsen van een stijl/concept?
Lees meer
Adidas merk onderuit door nieuwe uitspraak
Lees meer
Aanvraag Tommy Hilfiger bescherming auteursrechten afgewezen
Lees meer
Inbreuk op merken in de beauty branche
Lees meer
Domeinnamen en merken: het wil nog wel eens botsen
Lees meer
Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
Lees meer
BG.legal participeert in onderzoek naar gebruik van big data en AI door zorginstellingen
Lees meer
BG.tech
Lees meer