Een merkregistratie is een strategische zet voor de bescherming van een merk, maar het recht blijft alleen in stand als het
normaal gebruikt wordt. Het Europees Hof van Justitie heeft recent het belang van dit zogenoemde ‘normaal gebruik’ benadrukt.
Verval wegens niet-gebruik
Airbnb werd geconfronteerd met een verzoek tot vervallenverklaring van haar merk door concurrent Airtasker. De reden: het merk zou niet ‘normaal’ gebruikt zijn. Dit gebruik moet openbaar en aantoonbaar zijn, en niet slechts symbolisch zijn of berusten op vermoedens of aannames. Een merkhouder moet kunnen aantonen dat een merk in de Europese Unie gedurende een aaneengesloten periode van vijf jaar normaal is gebruikt. Airbnb slaagde hier slechts gedeeltelijk in. Het gevolg: het merk ‘Airbnb’ is door het Europees merkenbureau doorgehaald voor onder andere de categorie “tijdelijke accommodatie”.
Monopoliseren
Een merk is bedoeld om producten en diensten van elkaar te onderscheiden. Om dit recht te behouden, moet het merk daadwerkelijk worden gebruikt voor de producten en diensten waarvoor het is geregistreerd. Wordt het merk niet normaal gebruikt, dan kan het op verzoek vervallen worden verklaard. Onder ‘normaal gebruik’ wordt verstaan het gebruik in het economische verkeer om deze waren en diensten aan derden aan te bieden. Het idee hierachter is dat een onderneming niet zomaar een merk mag monopoliseren zonder het daadwerkelijk te gebruiken.
Geen gebruik, geen recht
Vanaf het moment van registratie heeft een merkhouder vijf jaar de tijd om het merk in het economisch verkeer te gebruiken. Wordt het merk na die periode niet gebruikt voor (alle) geregistreerde waren of diensten, dan kan een derde partij een vervallenverklaring aanvragen. De merkhouder moet dan bewijs aanleveren dat het merk
normaal is gebruikt voor elk van de geregistreerde categorieën waren of diensten.
Voorbeelden van dergelijk bewijs zijn onder meer facturen, reclames, brochures en social mediacampagnes. Het is van belang dat het bewijs concreet en objectief is. Toekomstige plannen of voornemens om het merk te gaan gebruiken zijn in beginsel onvoldoende. Als niet genoeg bewijs wordt geleverd, wordt het merk (deels) doorgehaald voor de waren en/of diensten waarvoor het gebruik niet is aangetoond.
Belang voor merkhouders
Om te voorkomen dat (een deel van) uw
merkbescherming vervalt, zijn hier drie praktische tips:
- houd de termijn van vijf jaar vanaf het moment van registratie in de gaten;
- verzamel en archiveer objectief bewijs van commercieel gebruik, zoals marketingmateriaal, facturen of online content; en
- zorg dat u voor de geregistreerde waren en diensten concreet gebruik kunt aantonen.
