De juiste IE-vragen in de dataroom

In M&A-transacties wordt intellectuele eigendom in de due diligence vaak benaderd als een inventarisatievraagstuk. Zijn de relevante merken geregistreerd, op naam van de verkopende partij gesteld en vrij van lopende geschillen? De recente BLOS-uitspraak maakt duidelijk dat die benadering te beperkt kan zijn. Bij intellectuele eigendom zit het wezenlijke risico niet altijd in het register of in een formeel conflict, maar juist in eerdere waarschuwingen, interne afwegingen en eerdere risicoanalyses die zonder gerichte vragen buiten beeld blijven.

Recente uitspraak

In deze zaak[1] had BFNL alle aandelen in MC Child Holding verworven. Een groot deel van de kinderopvanglocaties van de groep werd geëxploiteerd onder de naam BLOS. Enkele jaren na de overname werd BFNL aangesproken door Stichting Blosse, houdster van oudere merkrechten. Dat leidde uiteindelijk tot een voorgenomen rebranding en tot een procedure tegen de verkopers. BFNL stelde zich op het standpunt dat de verkopers voorafgaand aan de transactie op de hoogte waren van het merkenrechtelijke risico, maar die informatie bewust niet hadden gedeeld.

Dat standpunt was feitelijk niet onbegrijpelijk. Uit een eerder merkenonderzoek bleek immers dat het merk BLOSSE een mogelijk “fataal obstakel” kon vormen voor gebruik en registratie van BLOS. Ook was daarover intern gecorrespondeerd. Die adviezen en correspondentie waren echter niet in de dataroom opgenomen. Wel waren de BLOS-merken zelf zichtbaar als geregistreerde rechten. De vraag was vervolgens of het niet delen van die voorgeschiedenis tot aansprakelijkheid van de verkopers leidde.

De rechtbank beantwoordde die vraag ontkennend. Er werd een beroep gedaan op de garanties. Maar de garanties waren inmiddels al vervallen. Hierdoor was doorslaggevend niet zozeer of de betreffende informatie voor een koper relevant was geweest, maar of sprake was van fraude, opzettelijk wangedrag of opzettelijke verzwijging zoals gedefinieerd in de SPA. Gelet op de contractuele risicoverdeling en de vervaltermijnen lag de drempel voor aansprakelijkheid hoog. Volgens de rechtbank was onvoldoende gebleken dat de verkopers de informatie welbewust hadden achtergehouden of bewust onjuiste garanties hadden verstrekt. Dat zij in het verleden een commercieel risico hadden genomen door ondanks waarschuwingen toch voor BLOS te kiezen, betekende nog niet dat zij die informatie tijdens het verkoopproces opzettelijk hadden verzwegen.

Voor de M&A-praktijk is juist dat onderscheid van belang. De zaak laat zien dat algemene IE-vragen vaak onvoldoende scherp zijn. Een vraag of er lopende of dreigende IE-procedures bestaan, of een bevestiging dat de groep beschikt over alle IE-rechten die nodig zijn om de onderneming te drijven, ziet vooral op de formele status van het dossier. Daarmee blijft buiten beeld of er eerder negatieve adviezen zijn uitgebracht, of intern is gediscussieerd over mogelijke conflicten met oudere rechten, of bewust is besloten een gesignaleerd risico commercieel aanvaardbaar te achten.

Dat is juist de informatie die voor een koper uiterst belangrijk kan zijn. Een merk kan geregistreerd zijn, jarenlang zonder oppositie zijn gebruikt en toch kwetsbaar blijken zodra een derde tot handhaving overgaat. De afwezigheid van een procedure biedt dan slechts schijnzekerheid. Wie in de dataroom uitsluitend vraagt naar registraties en geschillen, loopt het risico dat de formele antwoorden correct zijn, terwijl het onderliggende risicobeeld onvolledig blijft.

Conclusie

De praktische les is daarom helder. Bij intellectuele eigendomsrechten moet de due diligence-vraagstelling niet alleen zien op het bestaan en de registratie van rechten, maar ook op de voorgeschiedenis daarvan. Is beschikbaarheidsonderzoek verricht? Zijn externe adviseurs geraadpleegd? Zijn daarbij conflictrisico’s, verwarringsgevaar of handhavingsscenario’s gesignaleerd? Is intern besproken dat een merk juridisch kwetsbaar zou kunnen zijn? En is ooit bewust besloten dat risico toch te nemen? Juist dergelijke vragen brengen aan het licht hoe robuust een IE-positie werkelijk is.

De BLOS-uitspraak onderstreept daarmee dat IE in overnames niet uitsluitend een administratief onderwerp is, maar nadrukkelijk ook een risicothema. Een registratiedossier is nog geen risicodossier. Voor kopers en hun adviseurs ligt daar een duidelijke opdracht: niet alleen vaststellen welke IE-rechten aanwezig zijn, maar vooral onderzoeken welke onzekerheden, waarschuwingen en afwegingen achter die rechten schuilgaan. Wie dat nalaat, ontdekt het probleem mogelijk pas na closing, op een moment waarop de contractuele mogelijkheden om de verkoper nog aan te spreken beperkt blijken.

IE Due Diligence

BG.legal ondersteunt bij M&A-transacties met gerichte IE Due Diligence: wij beoordelen tijdens de due diligence-fase of intellectuele eigendomsrechten juridisch juist zijn vastgelegd, overdraagbaar zijn en geen onnodige risico’s opleveren voor de transactie. Daarbij kijken wij onder meer naar merk-, auteurs-, model- en octrooirechten, licentieafspraken en ontwikkeltrajecten. Zo krijgen koper, verkoper en investeerder tijdig scherp in beeld welke IE-aspecten van invloed kunnen zijn op waarde, structuur en onderhandelingspositie.