Kleine fout tijdens de merkaanvraag, grote gevolgen voor een merkinbreukzaak

In een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag[1] speelde een detail dat veel ondernemers onderschatten: het merk SWITCH was gedeponeerd onder de verkeerde naam. Namelijk de naam van een vennootschap die helemaal niet bestond. De partij die wél bestond en procedeerde – EHF Group B.V. – stond niet als de betreffende merkhouder geregistreerd in het Benelux-merkenregister.

Het gevolg was verstrekkend: voor zover EHF Group zich baseerde op dat merk, werd zij niet-ontvankelijk verklaard. De inhoudelijke merkinbreukdiscussie kwam daardoor niet eens aan bod.

De centrale vraag

“Kan ik een merk inroepen als het in het register op naam staat van een niet-bestaande (of verkeerde) B.V.?”

Het antwoord op die vraag is in de praktijk: nee.

Wie in een procedure optreedt als merkhouder, moet ook in het register daadwerkelijk de merkhouder zijn. Staat het merk op naam van een niet-bestaande rechtspersoon, dan kan een andere vennootschap – hoe aannemelijk ook dat zij de materiële gebruiker is – het merk niet inzetten in een rechtszaak. De inschrijving in het merkenregister moet helder en ondubbelzinnig zijn; dat was hier niet het geval.

Achtergrond

Het SWITCH-merk uit 2024 stond ingeschreven op naam van “EHF Group Holding Besloten Vennootschap”. Die vennootschap bestaat niet. Andere merken stonden geregistreerd op naam van EHF Group B.V., de partij die procedeerde. Dat schept voor derden de indruk dat er twee verschillende vennootschappen zijn, wat de vereiste duidelijkheid van het register ondermijnt.

De rechtbank oordeelde daarom dat EHF Group B.V. niet als rechthebbende kon worden aangemerkt en dus geen beroep kon doen op het 2024-merk.

Opmerkelijk is dat het merk daardoor niet automatisch nietig werd verklaard. Het BVIE kent limitatieve nietigheidsgronden en een “depot door een niet-bestaand rechtssubject” staat daar niet bij. Het merk blijft dus bestaan, maar is procesrechtelijk onbruikbaar zolang niet duidelijk is wie de rechthebbende merkhouder is.

Conclusie

Een merk dat is ingeschreven op naam van een niet-bestaande B.V. blijft in beginsel geldig, maar u kunt het niet inroepen als u niet dezelfde rechtspersoon bent als de ingeschreven houder.

De rechter is hierin strikt: het merkenregister moet eenduidig zijn en elke onzekerheid over wie rechthebbende is, komt voor risico van de merkhouder. Eén fout in de tenaamstelling kan daardoor het verschil maken tussen een sterke zaak en een procedure die al bij de ontvankelijkheid strandt.