Maakt een bekende merknaam jouw slogan alsnog onderscheidend?

Stel: jouw bedrijfsnaam is in eigen land zo bekend dat iedereen die hoort als herkomstaanduiding. Je combineert die naam met een wervende slogan en vraagt het geheel aan als Uniemerk. Mag het EUIPO dan weigeren wegens gebrek aan onderscheidend vermogen?

Dat is precies wat er speelde in de kwestie van Veikkaus Oy.

De feiten

Veikkaus Oy, de Finse staatsloterij en een van de bekendste merken in Finland, vroeg het woordmerk FOR BETTER GAMING - VEIKKAUS aan voor gaming- en gokdiensten. De kamer van beroep weigerde inschrijving: het teken mist elk onderscheidend vermogen (art. 7 lid 1 sub b UMVo). Het Gerecht bevestigde die weigering.

De juridische kern

Veikkaus betoogde dat het woord "veikkaus" door het Finse publiek niet meer beschrijvend wordt opgevat, maar als aanduiding van haar onderneming. Zij wees op eerder ingeschreven Uniemerken die op basis van inburgering (art. 7 lid 3 UMVo) waren geregistreerd. Haar redenering: dat door gebruik verkregen onderscheidend vermogen moet meetellen bij de beoordeling van het nieuwe samengestelde merk.

Het Gerecht verwierp dit categorisch. Artikel 7 UMVo maakt een principieel onderscheid: lid 1, sub b, ziet uitsluitend op de intrinsieke kenmerken van een teken. Lid 3 regelt een afzonderlijke route voor tekens die door gebruik onderscheidend vermogen hebben verkregen. Het daadwerkelijke gebruik van een merk of een bestanddeel daarvan kan geen invloed hebben op het intrinsieke onderscheidend vermogen.

Het toewijzen van Veikkaus' betoog zou volgens het Gerecht betekenen dat het volstaat een ingeburgerd woordelement op te nemen in een samengesteld merk om dat merk als intrinsiek onderscheidend te beschouwen. Dat ondermijnt de systematiek van de verordening.

Op het inhoudelijke vlak oordeelde het Gerecht dat het Finssprekende publiek het merk zou lezen als "voor een beter kansspel - weddenschappen, gokken": een direct begrijpelijke reclameboodschap zonder enige dubbelzinnigheid of originaliteit.

Lessen voor de praktijk

De rechter is hierin strikt. De volgende drie kernpunten zijn van belang:

1. Beschrijvend blijft beschrijvend. Een woord dat in de relevante taal een beschrijvende betekenis heeft, verliest die betekenis niet onder artikel 7 lid 1 sub b, ook niet als het publiek het feitelijk met jouw onderneming associeert.
2. Inburgering is niet overdraagbaar. Het onderscheidend vermogen dat een ouder merk door gebruik heeft verkregen, migreert niet naar een nieuw samengesteld merk. Voor het nieuwe merk moet de inburgeringsvraag opnieuw worden beoordeeld.
3. Nationale inschrijvingen binden het EUIPO niet. Zelfs een registratie in het taalgebied van het aangevraagde merk biedt geen garantie op Unieniveau.

Wie een slogan combineert met een ingeburgerde merknaam, moet ofwel aantonen dat het gecombineerde teken uit zichzelf onderscheidend is, ofwel inburgering van het gehele samengestelde merk bewijzen. Een bekende naam in de combinatie is niet genoeg.