Merkinbreuk door fulfilment diensten

Online platforms waar consumenten producten kunnen kopen zijn in opkomst. Vaak heeft de beheerder van zo’n platform contracten afgesloten met verschillende verkopers, die hun producten op het platform aanbieden. De beheerder verleent daarbij fulfilment diensten. De producten van verkopers worden door de beheerder opgeslagen en verzonden naar de consument. Zonder dat de beheerder dit beseft, kunnen dit producten zijn die inbreuk maken op de merkenrechten van een ander. Ook Amazon heeft dit ondervonden. Recent is Amazon aangesproken voor het plegen van merkinbreuk door de fulfilment diensten die zij verleent. Wanneer je als fulfilment dienstverlener zelf aansprakelijk kunt zijn voor merkinbreuken lees je hierna.

CASUS AMAZON

Amazon slaat producten van verkopers op en verzendt die vervolgens direct naar de klanten. Amazon verricht dus fulfilment diensten. Zij neemt de logistiek van verkopers uit handen. Bol.com en andere online platforms doen hetzelfde. In dit geval had Amazon parfum van een verkoper opgeslagen in haar depot. De parfum maakte inbreuk op de merkenrechten van een andere partij. Die partij had geen toestemming gegeven voor de verkoop. Amazon was hier niet van op de hoogte. Niet alleen de verkoper, maar óók Amazon wordt aansprakelijk gehouden voor de merkinbreuk die is gepleegd. Wat vond het Europese Hof hiervan?

UITGANGSPUNT

 Uitgangspunt van de wet is dat de merkhouder het recht heeft om iedere derde te verbieden het merk in het economische verkeer te gebruiken, zonder zijn toestemming. Met de nadruk op gebruiken. Daar moet dus wel sprake van zijn. De wet bevat geen limitatieve opsomming van wat onder gebruik valt. We weten wel dat het volgende in ieder geval onder het gebruiken van een merk valt:

• Het aanbieden;
• in de handel brengen, en;
• het voor de handel in voorraad hebben van producten met het merk.

De vraag rijst of enkel het opslaan van producten, en de producten vervoeren naar consumenten, valt onder het gebruiken van een merk. Want dan is er alleen sprake van opslag, zonder het oogmerk de producten te verkopen. De partij die het oogmerk heeft het product te verhandelen is in deze namelijk de verkoper, niet Amazon.

ALLEEN OPSLAG

Volgens het Hof moet Amazon het merk op zijn minst voor eigen commerciële communicatie gebruiken, wil zij zelfstandig aansprakelijk zijn voor de merkinbreuk. Anders is er geen sprake van gebruik van het merk door Amazon. Alleen de verkoper gebruikt in dat geval het merk. Het Hof heeft gekeken naar het platform van Amazon. Amazon verkoopt de parfum (in dit geval) niet zelf. Het merk wordt dus niet gebruikt voor de commerciële communicatie van Amazon. Amazon beperkt zich tot bemiddelingsdiensten. Amazon stelt alleen technische middelen aan verkopers ter beschikking, namelijk het opslaan en verzenden van producten. Oftewel in de woorden van het Hof: “Dat iemand zorgt voor de technische voorzieningen die nodig zijn voor het gebruik van een teken, en daarvoor wordt vergoed, betekent immers niet dat degene die deze dienst verleent, zelf het teken gebruikt.” Kortom: de depothouder die enkel producten opslaat, maakt geen gebruik van het merk. En dus is er geen sprake van merkinbreuk door de beheerder van het online platform.

DEUR OP EEN KIER GELATEN

Toch laat het Hof de deur op een kier om in de toekomst te kunnen oordelen dat online platforms het merk wel zelf gebruiken. En dus aansprakelijk zijn voor een merkinbreuk. Het Hof volgt de conclusie van de Advocaat-Generaal. In zijn conclusie overweegt de A-G dat gekeken moet worden naar de actieve handeling van Amazon. In dit specifieke geval was er geen sprake van een actieve handeling. Amazon was slechts de bezitter van producten die in haar opslag lagen. Maar dat hoeft niet in alle gevallen zo te zijn. Er zijn (minstens) twee situaties te bedenken waarin Amazon een actievere rol zou spelen. Ten eerste is het niet ondenkbaar dat Amazon actiever betrokken is bij de distributie van producten. Bijvoorbeeld in het kader van haar programma Amazon Logistics. Het is mogelijk dat Amazon hierdoor zelf ook het oogmerk krijgt de producten aan te bieden of in de handel te brengen. Bijvoorbeeld doordat Amazon een percentage van de opbrengst van de producten ontvangt. In dat geval is Amazon niet meer de fulfilment dienstverlener die de producten alleen opslaat. Ten tweede kan ik me voorstellen dat Amazon wel op de hoogte is van het inbreukmakende karakter van de producten die in haar depot liggen. Of dat er aanwijzingen zijn die daarop duiden. In dat geval is Amazon niet langer de onschuldige bijstander. Het is in de lijn van de huidige jurisprudentie om aan te nemen dat Amazon in dat geval ook aansprakelijk is voor de merkinbreuk. In de jurisprudentie is immers al bepaald dat beheerders van online platforms de nodige maatregelen moeten treffen om inbreuken te voorkomen en te ontdekken. Oftewel: de deur staat op een kier.

Conclusie

Beheerders van online platforms zijn niet aansprakelijk voor de merkinbreuk indien zij de betreffende producten alleen opslaan voor verkopers. In dat geval gebruiken zij het merk niet zelf. Zij verlenen alleen een fulfilment dienst. Toch staat de deur naar mijn mening op een kier. Er zijn gevallen te bedenken waarin online platforms een actievere rol spelen, en dus zelfstandig aansprakelijk zijn. Meer weten over merkinbreuken of de aansprakelijkheid van fulfilment dienstverleners? Neem dan vrijblijvend contact op met Anique van de Kerkhof.