Merkinbreuk door verpakking: lessen uit de Demka/Enfa-zaak

Bij een merkinbreuk wordt vaak gedacht aan overeenstemmende namen en/of logo’s, maar ook bij verpakkingen van een product moet men oppassen. Dat blijkt uit een recente zaak bij de Rechtbank Den Haag, waarin twee producenten van kaassticks tegenover elkaar stonden. 

Demka, een Duitse producent en groothandel, had een Uniebeeldmerk geregistreerd voor onder meer melkproducten en bracht onder het merk kaassticks op de markt. Enfa, actief in de Benelux, bracht eveneens kaassticks op de markt onder de naam “Sefinem Çubuk Peynir”. Niet de naam, maar de verpakking vormde de kern van het geschil. Enfa gebruikte twee typen verpakkingen en de vraag is of beide verpakkingen inbreuk maken op het merk van Demka.

Verpakking links Demka | Verpakking midden en rechts Enfa

In deze blog lees je hoe de rechtbank in dit geschil heeft geoordeeld. 

De doorslaggevende rol van de totaalindruk

De rechtbank moest beoordelen of sprake was van merkinbreuk en keek daarbij of er sprake is van verwarringsgevaar bij het publiek. Hiervoor moest de verpakking van Demka worden vergeleken met de verpakkingen Enfa. 

Bij de eerste verpakking van Enfa ging het mis. Volgens de rechtbank vertoonde deze te veel overeenkomsten met het beeldmerk van Demka, waardoor verwarring aannemelijk was. De combinatie van een rode boven- en onderrand, een blauw middenvlak en woordelementen in wit en rood bleek maakte dat beide verpakkingen sterk overeenkwamen. Daar kwam bij dat beide verpakkingen een centraal venster hadden waardoor de kaassticks zichtbaar waren, en onderaan een afbeelding met melk en een jongetje werd afgebeeld. Visueel was de gelijkenis dus groot. Begripsmatig bestond er eveneens overlap. De auditieve overeenstemming was echter beperkt. Toch gaf juist de combinatie van deze factoren, in samenhang met het feit dat het om identieke producten ging, de doorslag: er was sprake van verwarringsgevaar en dus merkinbreuk.

Het verweer van Enfa dat de woordelementen de verpakking zouden domineren en daarmee voldoende onderscheidend waren, hield geen stand. De rechtbank benadrukte dat het geheel telt, en in dat geheel speelden de visuele elementen een bepalende rol.

Wanneer verschillen het verschil maken

De conclusie van de rechtbank ten aanzien van de tweede verpakking was anders. Hoewel ook daar enige overeenkomsten aanwezig waren, vond de rechtbank de verschillen dit keer wel doorslaggevend. De afwijkende kleurstelling, de andere vorm van het venster en de gewijzigde positionering van de elementen zorgden voor een andere totaalindruk.

Die verschillen waren voldoende om verwarringsgevaar uit te sluiten. Daarmee kwam de rechtbank tot de conclusie dat deze tweede verpakking geen merkinbreuk opleverde.

Het belang van de registratiedatum

Een belangrijk detail in de uitspraak is de rol van de registratiedatum van het Uniebeeldmerk, 24 augustus 2024. De rechtbank benadrukt dat pas vanaf dat moment sprake kan zijn van merkinbreuk. Gebruik van de eerste verpakking vóór die datum valt dus buiten het bereik van het merkenrecht.

Dat speelde ook een rol bij de afwijzing van bepaalde vorderingen. Zo werd winstafdracht niet toegewezen, mede omdat geen sprake was van kwade trouw. Een relevante omstandigheid was in dit gevak dat Demka de verpakking immers al vóór de registratie gebruikte. 

Stevige maatregelen, maar geen volledige toewijzing

Hoewel niet alle vorderingen van Demka werden toegewezen, zijn de gevolgen voor Enfa aanzienlijk. Zij moet het gebruik van de inbreukmakende verpakking in de Europese Unie vrijwel onmiddellijk staken, op straffe van een dwangsom. Daarnaast moet zij inzicht geven in haar voorraad en afnemers en de resterende producten laten vernietigen.

Tegelijkertijd wees de rechtbank enkele vergaande maatregelen af. Zo werd geen accountantscontrole opgelegd en kwam er geen concrete schadevergoeding, omdat Demka die onvoldoende had gespecificeerd. Wel werd vastgesteld dat Enfa gehouden is de schade te vergoeden die Demka heeft geleden door het gebruik van de inbreukmakende verpakking na de registratiedatum.

Les voor de praktijk

Deze zaak maakt duidelijk dat merkinbreuk niet alleen schuilt in namen of logo’s, maar juist ook in de visuele presentatie van verpakkingen/producten. Voor bedrijven in de voedingssector en daarbuiten betekent dit dat zij scherp moeten zijn bij het design van de producten. Wie zich bij het ontwerpen van een verpakking te veel laat inspireren door een concurrent, loopt het risico dat die inspiratie juridisch wordt aangemerkt als imitatie. En zoals deze uitspraak laat zien, kan dat verstrekkende gevolgen hebben.

Heeft u vragen over het merkenrecht? Neem contact op met één van onze specialisten.