Als ondernemer wil je je product met een pakkende naam op de markt brengen. Om de concurrent te weerhouden deze naam te mogen gebruiken voor vergelijkbare waren en/of diensten, is het raadzaam om een
merkregistratie te verrichten. Het is daarbij echter van belang te onderzoeken of deze c.q. een vergelijkbare naam al door een ander wordt gebruikt. De Luxemburgse onderneming Mavic, het managementbureau van Max Verstappen, kwam daar ook achter. Zij waren voornemens om het teken ‘MAX’ als merk te registreren. In reactie hierop stelde Nike op grond van haar merkrecht oppositie in. Uiteindelijk moest het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (hierna: Benelux merkenbureau) zich over deze
zaak buigen. Hoe het Benelux Merkenbureau over de kwestie dacht, leest u in deze blog.
Wat ging eraan vooraf?
Mavic doet eind 2021 een aanvraag bij het Benelux merkenbureau voor het teken ‘MAX 1’. Dit teken wordt aangevraagd voor verschillende Nice-klassen, waaronder klasse 25 voor kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels. Echter, Nike bleek hier niet blij mee te zijn en besloot begin 2022 oppositie in te stellen tegen deze merkaanvraag. Nike verkoopt immers de bekende Nike Air Max sneakers, en is tevens houder van het woordmerk ‘AIR MAX’.
Argumenten Nike
Kortgezegd is Nike van mening dat de tekens ‘MAX 1’ en ‘AIR MAX’ zowel visueel en auditief flinke gelijkenissen vertonen. In dit kader zou namelijk een vergelijking moeten worden gemaakt tussen de elementen ‘AIR MAX’ en ‘MAX’, waarbij het element ‘MAX’ identiek is. Het cijfer 1 zou in mindere mate van belang zijn, wegens het ontbreken van onderscheidend vermogen. Volgens Nike is het namelijk in de modebranche zeer gebruikelijk om het cijfer 1 te gebruiken. Hiermee wordt doorgaans aangegeven dat het gaat om het eerste of beste item in een serie. Daarbij komt dat het merk ‘AIR MAX’ onderdeel uit zou maken van een merkenfamilie van Nike, met daarin merken als ‘VAPORMAX’, ‘AIR MAX 2’ en ‘AIR MAX SQUARE’. Deze merken worden gekenmerkt door de aanwezigheid van de term ‘MAX’. Dit is volgens Nike relevant voor de beoordeling of sprake is van verwarringsgevaar.
Argumenten Mavic
Mavic voert daarentegen aan dat de tekens in visueel opzicht van elkaar verschillen. Het feit dat twee tekens overeenkomen, betekent niet automatisch dat deze tekens ook overeenstemmend zijn. Hierbij verwijst Mavic met name naar het element ‘AIR’, omdat meer gewicht zou moeten worden toegekend aan het begin van tekens dan aan het einde. Ook fonetisch gezien zouden de tekens niet overeenstemmend zijn. Dit verschil zit bijvoorbeeld in de wijze waarop je de ingeschreven tekens uitspreekt. ‘AIR MAX’ wordt op z’n Engels uitgesproken als
MEX, terwijl het woord Max in ‘MAX 1’ verwijst naar de Nederlandse jongensnaam en dus als
MAX uitgesproken wordt. Dit brengt met zich dat de tekens ook begripsmatig van elkaar verschillen. Met ‘MAX 1’ wordt verwezen naar de Nederlandse jongensnaam en het racenummer van Max Verstappen. In ‘AIR MAX’ wordt daarentegen met ‘AIR’ verwezen naar het Engelse woord voor lucht en ‘MAX’ naar als zijnde een maximum.
Tot slot wijst Mavic op het feit dat in de Benelux 654 merken zijn ingeschreven met de lettercombinatie MAX, waar Nike geen merkhouder van is. Dit zou een indicatie zijn dat het publiek de AIR MAX-merken niet zal opvatten als deel uitmakend van een specifieke merkenfamilie, die losstaat van de grote hoeveelheid van andere MAX-merken.
Oordeel Benelux merkenbureau
Nadat de partijen de verschillende zienswijzen naar voren hebben gebracht, dient het Benelux merkenbureau een oordeel te vellen. Het Benelux merkenbureau komt tot de conclusie dat op visueel en fonetisch vlak een zekere mate van overeenstemming tussen de tekens bestaat. Van begripsmatige overeenstemming is geen sprake. Ook de waren waar de tekens voor zijn aangevraagd zijn deels identiek of zijn deels overeenstemmend.
Voorts is het de vraag of verwarringsgevaar bij het relevante publiek te duchten is. In dit geval behoren consumenten tot dit relevante publiek. Op basis deze factoren in onderlinge samenhang bezien, is volgens het Benelux merkenbureau sprake van verwarringsgevaar. Het publiek zou immers kunnen veronderstellen dat de waren afkomstig zijn van dezelfde onderneming of van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn. Daarbij is enerzijds rekening gehouden met het feit dat de gemiddelde consument vaak niet beschikt over de mogelijkheid de tekens rechtstreeks met elkaar te vergelijken. Bovendien is het in de kledingbranche gebruikelijk dat hetzelfde merk op verschillende manieren wordt weergegeven. Hierdoor zou de consument zomaar kunnen denken dat ‘MAX 1’ een submerk van Nike is. Om die reden wijst het Benelux merkenbureau verzoek tot merkinschrijving af voor waren in klasse 25. ‘MAX 1’ wordt wel ingeschreven voor de overige klassen waarvoor dit merk is aangevraagd.
Conclusie
In deze zaak komt duidelijk naar voren dat het verstandig is om goed merkonderzoek uit te laten voeren, voordat je tot de aanvraag van het teken overgaat. Daarbij is het van belang dat er niet alleen getoetst wordt aan de basisvoorwaarden van het merkenrecht. Een onderzoek naar reeds bestaande merkregistraties is minstens zo belangrijk.
Bent u geïnteresseerd in een
merkonderzoek? Of heeft u andere vragen omtrent het merkenrecht? Neem vrijblijvend contact op met één van onze specialisten
Jos van der Wijst,
Mustafa Kahya en
Britt van den Branden.
