Het ontvangen van een brief van een octrooihouder die een octrooi-inbreuk beweert, kan zeer afschrikkend zijn. Voordat je echter gehoor geeft aan de verzoeken van de octrooihouder, is het belangrijk om te controleren of je daadwerkelijk inbreuk maakt op het octrooi. Een manier om dit te bevestigen, is om te controleren of de octrooirechten van de octrooihouder zijn uitgeput.
Indien de octrooirechten van de octrooihouder zijn uitgeput, heeft de octrooihouder geen verdere rechten met betrekking tot het octrooi. Hierdoor kan je ook niet worden aangeklaagd voor octrooi-inbreuk of verplicht worden een licentievergoeding te betalen aan de octrooihouder. In dit artikel gaan we kijken naar wat uitputting van octrooirechten inhoudt, wat dit voor u kan betekenen, en tot slot het effect van een licentie op de uitputting van octrooirechten.
Wat betekent uitputting van octrooirechten?
Dit leerstuk houdt in dat zodra een geoctrooieerd artikel op geautoriseerde wijze voor het eerst op de markt is gebracht, de rechten van de octrooihouder zijn uitgeput. Door de uitputting heeft de octrooihouder geen enkel recht meer met betrekking tot het artikel. De octrooihouder heeft dus geen verdere controle over het artikel. Dit leerstuk is geregeld in artikel 53 lid 5 van de Rijksoctrooiwet.
Op geautoriseerde wijze betekent dat de octrooihouder zelf, of een
licentienemer van de octrooihouder, het artikel op de markt heeft gebracht. Om de octrooirecht uit te putten, moet dit hebben plaatsgevonden binnen Nederland, Curaçao, Sint Maarten of de Europese Unie om de octrooirechten uit te putten. Aangezien het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie heeft verlaten, zijn octrooirechten niet uitgeput als het artikel bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk is gekocht en vervolgens in Nederland wordt doorverkocht. In dat geval zijn de rechten niet uitgeput en kan de octrooihouder nog steeds een rechtszaak aanspannen voor een octrooi-inbreuk.
Wat betekent uitputting voor derden?
Het concept van uitputting van rechten is gebaseerd op het principe dat een octrooihouder één kans heeft om beloond te worden voor het gepatenteerde artikel. Zodra die beloning is verkregen, kan de octrooihouder geen stappen meer ondernemen tegen derden omdat hij bijvoorbeeld van mening is dat zijn beloning niet voldoende was. Bijgevolg is dat een derde partij die het artikel aanschaft, nadat het op geautoriseerde wijze op de markt is gebracht, vrij is om het artikel te gebruiken of te verkopen.
Kan een licentieovereenkomst uitputting van rechten voorkomen?
Een licentieovereenkomst kan uitputting van rechten van de octrooihouder niet voorkomen. De licentieovereenkomst kan echter bepaalde beperkingen opleggen aan de koper. Deze beperkingen moeten worden nageleefd op basis van het contractenrecht en niet op basis van het octrooirecht.
Bijvoorbeeld, de licentieovereenkomst kan bepalen dat het gelicentieerde artikel niet opnieuw door de koper mag worden verkocht. Als het artikel toch wordt doorverkocht, kan de octrooihouder juridische stappen ondernemen op basis van de contractbreuk. De rechten van de octrooihouder zouden echter nog steeds zijn uitgeput door de aankoop van het artikel door de licentiehouder. Bijgevolg heeft de octrooihouder geen recht om de koper aan te klagen voor octrooi-inbreuk, maar alleen voor contractbreuk.
Conclusie
Het begrijpen van het leerstuk van uitputting van octrooirechten is van cruciaal belang voor zowel octrooihouders als potentiële inbreukmakende partijen. Wanneer octrooirechten zijn uitgeput door de geautoriseerde verkoop van een geoctrooieerd artikel, verliest de octrooihouder zijn greep op verdere rechtsvorderingen met betrekking tot dat specifieke artikel. Door het leerstuk van uitputting van rechten te begrijpen, kunnen zowel octrooihouders als derden hun rechten en verplichtingen beter beoordelen en een weloverwogen juridische koers volgen.
Heeft u vragen over uitputting van octrooirechten of een andere vraag met betrekking tot het
octrooirecht? Neem dan contact op!
Hierbij de Engelse versie.
