Normaal gebruik van een merk
Weet dat de gebruiksplicht voor een merk begint vijf jaar na de registratiedatum. Vanaf dat moment moet je je merk daadwerkelijk gebruiken. Onlangs zagen we nog dat een deel van het merk Airbnb verviel omdat dat gebruik ontbrak.
Ferrari had meer succes. Het merk Testarossa, bekend van het iconische automodel, is ook geregistreerd voor schaalmodellen. Tegen die registratie stelde iemand een nietigheidsverzoek in wegens vermeend niet-gebruik. Ferrari wist dat te weerleggen met overtuigend bewijs: verpakkingen van schaalmodellen die door derden op de markt zijn gebracht, én catalogi waarop het merk Testarossa duidelijk vermeld stond. Vaak stond er ook bij: “Official Licensed Product.” Volgens het EU-Gerecht volstond dit om aan te tonen dat het merk normaal werd gebruikt.
Belangrijke lessen uit deze uitspraak:
- Gebruik door licentiehouders telt ook mee als normaal gebruik van het merk.
- Zelfs als je merk naast een ander merk staat, kan het nog steeds zijn herkomstfunctie vervullen.
- Stilzwijgende toestemming voor gebruik door derden kan óók bijdragen aan het aantonen van normaal gebruik.
Gebruik je jouw merk zelf niet (meer) of slechts beperkt? Overweeg dan een licentie. Daarmee genereer je omzet én behoud je je merkrechten.
Lees de uitspraak hier: CURIA – Documents
Wat betekend normaal gebruik en houd je daar wel rekening mee? Ten eerste is het van belang om te weten dat het gebruiksplicht van een merk[1] vijf jaar na registratiedatum start. Vanaf dan dient het merk normaal te worden gebruikt. Onlangs hebben we gezien dat een deel van het merk Airbnb is vervallen.
Ferrari heeft daarentegen meer succes. Het merk Testarossa (een automodel van Ferrari) is ook geregistreerd voor schaalmodellen. Tegen het merk Testarossa is een nietigheidsverzoek ingesteld wegens geen normaal gebruik. Ferrari heeft dit weerlegd met bewijsmateriaal. Namelijk verpakkingen aangeboden schaalmodellen door derde partijen en catalogi mét het merk Testarossa. Vaak stond ook vermeld “Official Licensed Product”. Volgens het EU Gerecht was dit voldoende om normaal gebruik aan te tonen.
Belangrijk om mee te nemen uit deze uitspraak is:
- gebruik door derden door middel van een licentie is ook normaal gebruik van het merk;
- ook in het geval het merk naast een ander merk staat, kan het merk zijn herkomstfunctie behouden; en
- stilzwijgende toestemming van de merkhouder voor het gebruik door derden kan bijdragen aan normaal
Dus, gebruik je het merk zelf niet meer of in mindere mate? Verstrek een licentie voor het genereren van omzet én het behoudt van je merk.
[1] Europees en Benelux merk.
