Wat is trademark squatting?
Van trademark squatting is sprake als een ander jouw merk registreert met het doel om het merk met winst aan jou te verkopen of op jouw succes mee te liften. Dit kan gebeuren als je jouw teken niet registreert als merk of als het teken niet is geregistreerd in een bepaalde jurisdictie.
Louche partijen houden in de gaten of ondernemingen al een merkregistratie hebben én voor welke jurisdictie(s) het is geregistreerd. Als blijkt dat een onderneming de potentie heeft om internationaal te groeien, vragen zij het merk aan in hun eigen (of een andere) jurisdictie. Het gevolg is dat je in die jurisdictie geen waren of diensten kunt aanbieden met teken (merk). Doe je dit toch, dan zal je beticht worden van merkinbreuk.
Tesla en Wendy’s
Tesla Inc. heeft ‘Tesla’ als merk aangevraagd in de Verenigde Staten in 2013. Voordat Tesla Inc. ‘Tesla’ als merk had geregistreerd in China heeft een Chinees zakenman dit zelf gedaan. Het gevolg was dat Tesla een langdurige procedure heeft moeten voeren. Het geschil over het merk is uiteindelijk afgewikkeld door verkoop van het merk aan Tesla Inc. voor een onbekend bedrag.
De Amerikaanse fastfood keten Wendy’s heeft geen Europees merk kunnen aanvragen. Het merk ‘Wendy’s’ was in 1995 al geregistreerd door een snackbareigenaar in Goes als Benelux merk.
Eerste gebruiker of eerste aanvrager
Het is belangrijk om een onderscheid te maken tussen twee leerstukken. Namelijk eerste gebruiker en eerste aanvrager.
Sommige landen hanteren het stelsel van eerste gebruiker, waarbij de partij die het teken voor het eerst daadwerkelijk in het handelsverkeer gebruikt, voorrang toegewezen krijgt voor de registratie in het gebied waar het teken wordt gebruikt. Volgens dit stelsel garandeert het feit dat een teken als eerste wordt aangevraagd niet dat het als merk wordt geregistreerd. Landen die het stelsel van eerste gebruiker hanteren zijn onder andere de Verenigde Staten, Singapore, Nieuw Zeeland, Australië, India en Canada.
De Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Qatar, China en Rusland zijn onder andere de landen die het stelsel van eerste aanvrager hanteren. Partijen die als eerste hun merkaanvraag indienen en registreren, ongeacht het feitelijke gebruik van het teken door een ander als handelsnaam, krijgen voorrang op de merkregistratie.
Voorkomen van trademark squatting
Om trademark squatting te voorkomen doe je er goed aan om op tijd het teken als merk te registreren. Net zo belangrijk is om onderzoek te doen of het teken geregistreerd kán worden én of het merk al is geregistreerd door een ander.
Een goed moment om dit te doen is voor er geïnvesteerd wordt in het teken. Het is nu mogelijk om tot 75% korting te krijgen op een Benelux-, Europees- of internationaal merkaanvraag.
Meer informatie
Interesse in een merkregistratie of een uitgebreid merkonderzoek? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of bekijk onze producten op BG.legal.
