Oude handelsnaam tegen een jonger merk

In deze blogpost analyseren we een recente uitspraak van de Rechtbank Den Haag, die betrekking heeft op een geschil tussen de Turkse Payporter Odeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.S. (hierna "Hizlipara") en de Nederlandse Morpara B.V. (hierna "Morpara"), over het gebruik van het merk 'PayPorter'.

 
Juridisch kader en geschilpunten

Het geschil draaide om de vraag of Hizlipara Morpara kon verbieden het teken 'PayPorter' te gebruiken na het uiteenvallen van hun zakelijke relatie. Hizlipara, die het geregistreerd beeldmerk in de Europese Unie (“Uniebeeldmerk”) voor 'PayPorter' had geregistreerd, claimde exclusieve rechten op het merk binnen de EU. Morpara verweerde zich door een beroep te doen op een ouder handelsnaamrecht van plaatselijke betekenis en vroeg om het merk van Hizlipara nietig te verklaren in Nederland.

 
Argumenten en verweren

1. Ouder recht van plaatselijke betekenis: Morpara betoogde succesvol dat zij de naam 'PayPorter' al gebruikte in Nederland voordat Hizlipara het Uniemerk registreerde. Dit argument is cruciaal omdat artikel 138 lid 3 UMVo[1] bepaalt dat een merkhouder niet kan optreden tegen een ouder recht van plaatselijke betekenis indien dit recht erkend wordt door de nationale wetgeving.
2. Gebruik van het merk: De rechtbank overwoog dat Morpara aantoonde dat zij de naam en het logo actief gebruikte in het economisch verkeer voordat Hizlipara haar Uniemerk deponeerde. Dit gebruik was voldoende om een ouder handelsnaamrecht te vestigen, wat essentieel was voor Morpara’s verweer.
3. Nietigheidsverzoek van het Uniemerk: Morpara vroeg ook om het Uniemerk van Hizlipara nietig te verklaren. De rechtbank wees dit verzoek af omdat Morpara onvoldoende onderbouwd had dat zij in andere landen van de Europese Unie beschikte over een ouder recht waarmee zij het gebruik van het jongere Uniemerk door Hizlipara kon verbieden. De rechtbank bepaalde dat er onvoldoende bewijs was dat Morpara een ouder recht van méér dan plaatselijke betekenis had dat de nietigheid van het Uniemerk kon rechtvaardigen.

 
Beslissing van de rechtbank

De rechtbank wees de vorderingen van Hizlipara in conventie af, op grond dat Morpara een ouder handelsnaamrecht had dat erkend werd door de Nederlandse wetgeving. Dit recht was voldoende om Morpara toe te staan de naam 'PayPorter' te blijven gebruiken in Nederland. In reconventie slaagden de nietigheidsvorderingen van Morpara niet, behalve een gedeeltelijke toekenning van schadevergoeding voor het onrechtmatig handelen van Hizlipara. De rechtbank oordeelde dat Morpara’s claim over de nietigheid van het Uniemerk niet ondersteund werd door voldoende bewijs van een ouder recht van méér dan plaatselijke betekenis in andere EU-landen.

 
Conclusie

Deze uitspraak onderstreept het belang van het grondig onderzoeken van oudere rechten voor het registreren van een merk in de Europese Unie. De zaak toont aan dat lokale handelsnamen significant kunnen zijn in merkenrechtzaken en illustreert hoe complexe relaties en eerdere samenwerkingen tussen partijen invloed kunnen hebben op de uitkomsten van IE-geschillen. De beslissing benadrukt verder de noodzaak om duidelijke en eerlijke bedoelingen te hebben bij het registreren van merken, vooral wanneer eerdere zakelijke relaties bestaan die conflicterende rechten kunnen opleveren. Voor juristen en advocaten biedt deze zaak waardevolle inzichten in de behandeling van conflicten tussen merken en handelsnamen. Vragen over merken of handelsnamen? Neem dan contact op met Mustafa Kahya. [1] Uniemerkenverordening