Product design als merk, eerder uitzondering dan regel
Regelmatig zien we dat er een aanvraag wordt gedaan om een product design als merk te registeren. Dit heeft wel eens tot een succesvol merkaanvraag geleid. Maar dit is eerder een uitzondering dan regel.
Vormmerk
Een product (design) kan onder het merkenrecht worden beschermd als vormmerk. Aan een vormmerk kleven aanvullende voorwaarden vergeleken met een woord en/of beeldmerk. Om aan de aanvullende voorwaarde toe te komen moet een product design eerst aan de basisvoorwaarden voor een merkregistratie voldoen.
Geregistreerd product design
Het Europees Gerecht heeft in 2021 geoordeeld (nog alleen in het Frans beschikbaar) dat de vorm van de Guerlain lippenstift voldoet aan de voorwaarde om in aanmerking te komen voor een merkregistratie. In deze zaak was de essentie of de vormgeving onderscheidend vermogen mist of niet. Het is vereist dat een (in dit geval 3D-teken) bestaande uit de vorm van een product aanzienlijk afwijkt van de normen of gebruiken van de betrokken sector. Het Gerecht is van oordeel dat de vorm van de lippenstift zodanig ongewoon is en afwijkt van wat er in de betrokken sector als norm geldt. De Guerlain lippenstift heeft namelijk de vorm van een boot of bassinet en kan niet rechtop staan, waarbij de norm in de sector voor lippenstiften een cilindrische vorm is. Gelet hierop is het 3D-model van de Guerlain lippenstift merkenrechtelijk beschermd.
Afgewezen vormmerken
EOS heeft een merkregistratie aangevraagd voor eivormige lippenbalsem. In tegenstelling tot Guerlain is de aanvraag van EOS afgewezen. Volgens de EUIPO had de vorm geen intrinsiek onderscheidend vermogen. Het week namelijk niet significant af van andere gebruikelijke verpakkingsvormen voor lippenbalsems in de sector. Ook beroep bij het Kamer van Beroep bij de EUIPO en het Gerecht hebben niet tot een ander resultaat geleid omdat bolvormige verpakkingen gebruikelijk zijn op de cosmeticamarkt.
Ook de merkaanvraag van Dior voor haar ‘Saddle bag’, tas in de vorm van een zadel, is afgewezen (nog alleen in het Frans beschikbaar). De Kamer van Beroep van de EUIPO stelt vast dat de sector van tassen en dergelijke producten wordt gekenmerkt door een grote verscheidenheid aan vormen. Gelet hierop, wijkt de Dior Saddle Bag niet significant af van tassen in de sector, dus mist het onderscheidend vermogen.
Er zijn diverse uitspraken waarin de aanvraag van een product design is geweigerd wegens gebrek aan onderscheidend vermogen, zoals van Buffalo, Louis Vuitton en Tecnica.
Kortom
Uit rechtspraak blijkt dus dat een merkenrechtelijke bescherming voor product designs eerder een uitzondering is dan regel. Een vorm moet dus zodanig afwijkend zijn van vormen (producten) in de relevante sector om onderscheidend vermogen te bezitten en om in aanmerking te komen voor een merkregistratie.
Kan vormgeving toch beschermd zijn?
Jazeker! Dat kan soms met auteursrecht en soms met een modelrecht registratie.
Vragen over het merkenrecht of andere mogelijkheden voor bescherming van product vormgeving? Neem vrijblijvend contact op met een van onze specialisten.
