XO merk voor kaas redt het niet

Woordmerk voor kaas gaat onderuit omdat het beschrijvend zou zijn voor eigenschappen van de kaas die niet gemonopoliseerd mogen worden. Het voordeel van een merkregistratie is dat het een monopolie oplevert. Aanduidingen die beschrijvend zijn of kunnen worden voor eigenschappen van het product, kunnen niet worden gemonopoliseerd. Daar ging het in deze zaak over. 

De feiten

Wijngaard verhandelt kazen onder de merknamen: ‘Wyngaard’ en ‘Reypenaer’. Wijngaard is ook houder van Benelux en Europese merkregistraties van het woordmerk ‘XO’. Wijngaard brengt oude kazen op de markt waar (ook) het XO merk op is aangebracht.

Vergeer verhandelt ook kazen en brengt sinds kort ook oude kazen op de markt met daarop het woord XO.

Wijngaard dagvaardt Vergeer in kort geding stellende dat Vergeer inbreuk maakt op de XO merken van Wijngaard. Wijngaard vordert een verbod tot het verhandelen van de producten met het XO merk, een recall en vernietiging van de producten. Vergeers’ belangrijkste verweer is dat de XO merken geen geldige merken zijn omdat ze beschrijvend zijn voor kenmerken van de kaas. XO is een aanduiding voor ‘extra old’ en is overgewaaid van gebruik bij andere producten zoals cognac. Vergeer heeft bij het Gemeenschapsmerkenbureau ook een verzoek ingediend om de gemeenschapsmerk registratie door te halen. Wijngaard beroept zich er tevens op dat het XO zodanig bekend is dat het door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen.

De voorzieningenrechter in Den Haag is met Vergeer van oordeel dat de kans groot is dat de merkregistraties het niet redden. Omdat in een kort geding procedure geen vordering tot het doorhalen van merkregistraties behandeld kan worden, moet de voorzieningenrechter uitgaan van de geldigheid van een merk. Maar omdat voor zowel de Beneluxmerken als voor het gemeenschapsmerk een verzoek is ingediend om deze door te halen, overweegt de voorzieningenrechter dat hij de aangevoerde nietigheidsgronden inhoudelijk kan beoordelen.

De voorzieningenrechter overweegt dat het teken XO al lange tijd wordt gebruikt als leeftijdsaanduiding van cognac. XO heeft in dat verband de betekenis van ‘Extra Old’. De aanduiding XO is sinds 2005 ook in de Van Dale woordenboeken opgenomen met de verklaring: “extra old ((kwaliteitsaanduiding van) cognac of een andere brandenwijnsoort, beter dan VVSOP’”.

Inmiddels wordt deze leeftijdsaanduiding ook voor andere dranken en ook voor kaas gebruikt.

De uitspraak

De voorzieningenrechter moet de vraag beantwoorden of de XO-merken beschrijvend zijn voor de waar kaas. Immers een merk mag niet (louter) beschrijvend zijn voor de klasse van waren en/of producten waarvoor het is geregistreerd.

Wijngaard stelt dat het teken XO in haar merken een voldoende rechtstreeks en concreet verband heeft met de betrokken waren, i.e. kaas. Het teken XO wordt volgens Wijngaard door het relevante publiek niet opgevat als een beschrijving van een kenmerk van kaas.

De nietigheid kan worden ingeroepen van de inschrijving van een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten (artikel 7 lid 1 sub c GMVo respectievelijk artikel 2.28 lid 1 sub c BVIE). De voorzieningenrechter overweegt: “het woord ‘kunnen’ geeft aan dat het voor de toepassing van deze weigeringsgrond niet nodig is dat het merk de betreffende kenmerken op het tijdstip van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk beschrijft, maar dat voldoende is dat die kenmerken door het merk kunnen worden beschreven. Zelfs als het merk de kenmerken thans nog niet beschrijft, vindt de weigeringsgrond toepassing als het redelijkerwijs mogelijk is dat het merk die in de toekomst wel zal gaan beschrijven.”

De achterliggende gedachte hierbij is dat alle marktdeelnemers die vergelijkbare waren of diensten aanbieden, beschrijvende termen vrij moeten kunnen gebruiken en dat niemand deze mag monopoliseren.

De voorzieningenrechter concludeert dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat het teken XO gangbaar is geworden als algemene aanduiding van de leeftijd van een aantal voedings- en drankwaren. Alleen al omdat het teken XO bij andere (voedings-)waren wordt gebruikt om kenmerken van die waren te beschrijven, moet er rekening mee worden gehouden dat de XO-merken de kenmerken van de waar kaas in de toekomst (wel) zullen gaan beschrijven. Daarnaast, zo overweegt de voorzieningenrechter, gebruikt ook Wijngaard het teken XO op een beschrijvende wijze; zij gebruikt het immers om de extra gerijptheid van haar kazen aan te duiden. Ten aanzien van de gestelde inburgering overweegt de voorzieningenrechter dat dit niet aannemelijk is geworden. Er is geen marktonderzoek overgelegd waaruit die bekendheid bij het publiek blijkt. Daarnaast worden de XO-merken altijd gebruikt in combinatie met het ‘paraplumerk’ Reypenaer zodat niet kan worden vastgesteld of het XO merk wel zelfstandig onderscheidend vermogen heeft gekregen.

Rechtbank Den Haag, 22 oktober 2015, C/09/494640 / KG ZA 15-1249 (Wijngaard / Vergeer)

Wat betekent dit voor de praktijk

• Wanneer een teken beschrijvend is / kan zijn voor kenmerken van het product dan moet een merkhouder voorkomen dat hij zijn eigen zaak onderuit haalt door het teken zelf (ook) op  een beschrijvende wijze te gebruiken.
• Bij het kiezen van een woordmerk moet rekening worden gehouden met beschrijvend gebruik van een woord in een andere branche.
• Wanneer je stelt dat een merk is ingeburgerd bij het publiek dan moet je dat degelijk onderbouwen met marktonderzoeken.

Jos van der Wijst