Gebruik kratten met woordmerk van Bakkerij ‘t Stoepje door concurrent

01 nov 2016

 

Het vullen van de gele broodkratten van Bakkerij ‘t Stoepje door concurrent De Bakkerie met eigen waar is in strijd met het woordmerk “Bakkerij ‘t Stoepje”. Dit is gebruik van een merk door De Bakkerie in het kader van een economische activiteit. Het verweer dat de kratten alleen voor vervoer worden gebruikt en niet zichtbaar zijn voor het publiek gaat niet op. De rechtbank hecht waarde aan een foto van een kraam met daarop een krat met het woordmerk van Bakkerij ’t Stoepje.

De feiten
MFG is een onderneming die een grote industriële, ambachtelijke bakkerij exploiteert die verse brood- en banketbakkerswaar verkoopt en levert aan haar franchisenemers en aan anderen. Daarbij hanteert zij onder meer het franchiseconcept “Bakkerij ’t Stoepje”. In de algemene voorwaarden van MFG is opgenomen dat kratten met daarop het merk van MFG alleen voor producten van MFG gebruikt mogen worden. MFG is houder van diverse woord- en beeldmerken.

De Bakkerie exploiteert een onderneming die zich richt op de verkoop van verse brood- en banketwaren. Zij verkoopt haar producten voornamelijk aan horeca- en cateringbedrijven, maar ook aan marktkooplieden. Onder haar afnemers bevinden zich ook marktkooplieden die afnemers zijn van MFG (waaronder franchisenemers). De broodproducten van De Bakkerie worden in beginsel in door De Bakkerie aangeschafte kratten aan de marktkooplieden aangeboden, maar het gebeurt ook wel eens in gele kratten die het woordmerk van MFG bevatten.

MFG heeft De Bakkerie gesommeerd geen producten meer in de gele kratten van MFG aan te bieden. Omdat De Bakkerie dat bleef doen heeft MFG in rechte een verbod gevorderd en een schadevergoeding.

De uitspraak[1]
MFG stelt dat De Bakkerie inbreuk maakt op de merkrechten van MFG doordat De Bakkerie door het vullen van de gele kratten van MFG met van De Bakkerie afkomstige waar inbreuk maakt op het woordmerk van MFG. Voor deze beoordeling is de kleur geel van de kratten niet relevant. Dat vormt geen onderdeel van de bescherming van het woordmerk.

De Bakkerie stelt dat het haar is toegestaan om de kratten die het woordmerk van MFG bevatten, in ontvangst nemen, te vullen met eigen waar, en weer af te geven aan franchisenemers van MFG, nu het merkrecht van MFG is uitgeput. Volgens haar zijn de kratten geen eigendom van MFG maar van de franchisenemers van MFG. Voor zover dat anders zou zijn, heeft MFG haar franchisenemers in ieder geval een gebruiksrecht verleend, zonder dat gebleken is dat dit gebruiksrecht is beperkt.

De rechtbank overweegt dat niet is gebleken dat de kratten eigendom zijn van de franchisenemers. Verder bepalen de algemene voorwaarden van MFG nu juist dat de kratten alleen gebruikt mogen worden voor waren van MFG. En dus is het merkrecht van MFG niet uitgeput en mag zij zich verzetten tegen ieder gebruik van kratten van haar merk op is aangebracht zonder dat zij daarvoor toestemming heeft verleend[2].

De Bakkerie stelt verder dat de kratten met het merk van MFG erop alleen zijn gebruikt voor vervoer. En dit levert geen gebruik van het merk in het economisch verkeer op. De rechtbank overweegt dat er al sprake is van gebruik van een merk in het economisch verkeer, indien dat gebruik plaatsvindt “in het kader van een handelsactiviteit waarmee een economisch voordeel wordt nagestreefd”[3]. En daarvan is hier sprake omdat De Bakkerie heeft erkend dat zij de gele kratten van de franchisenemers van MFG inneemt, vult met eigen waar, en weer afgeeft aan de franchisenemers.

De Bakkerie stelt dat door het merkgebruik door De Bakkerie geen gevaar is ontstaan voor herkomstverwarring bij het publiek, onder meer omdat de kratten niet aan het publiek zijn getoond.

De rechtbank stelt voorop dat herkomstverwarring bij gebruik als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE in beginsel gegeven is. Dat in de praktijk geen sprake zou zijn van herkomstverwarring acht de rechtbank niet aannemelijk. Gelet op het gemak voor de franchisenemer om de aangekochte waar in het krat te laten waarin het wordt vervoerd, zal in veel gevallen de franchisenemer de van De Bakkerie aangekochte waar in het krat laten. Dat volgens De Bakkerie een groot deel van de aangekochte waar wordt uitgestald op de toonbank, betekent ook volgens haar eigen stellingen dat in ieder geval een deel daarvan in de kratten uitgestald staat. De rechtbank verwijst naar twee foto’s die in het geding zijn gebracht:

 t_stoepjet_stoepje_kratje

De rechtbank ziet op de ene foto een krat met daarop, voldoende duidelijk, het woordmerk van MFG. De rechtbank overweegt dat dit betekent dat het woordmerk van MFG in ieder geval bij een deel van de kratten naar het publiek gericht is.

En dus is sprake van merkinbreuk en moet De Bakkerie de schade vergoeden. De rechtbank heeft onvoldoende informatie om de schade te kunnen vaststellen. Daarom wordt de zaak verwezen naar de schadestaatprocedure.

Wat betekent dit voor de praktijk
– het gebruik van materialen met daarop het merk (woordmerk of beeldmerk) van een andere partij, zonder toestemming van die partij, levert al snel merkinbreuk op.

– niet alleen degene die het materiaal aan het publiek toont, maar ook degene die daarbij een rol heeft gespeeld (door het vullen van het materiaal) maakt dan merkinbreuk. In dit geval dus naast degene die de krat in zijn kraam plaatst (met het logo van MGF zichtbaar) maar ook de Bakkerie die brood in de gele krat plaatst met het logo van MFG daarop.

– de vraag is hoe de rechtbank zou oordelen wanneer de kraamhouder zowel brood van De Bakkerie als van MFG verkoopt. Mogelijk zat in de gele krat dan alleen het brood van MFG?

Zie ook branche Retail

[1] Rechtbank Midden-Nederland, 31 augustus 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:4722
[2] HvJ 14 juli 2011 (C-46/10), Rb Amsterdam 18 augustus 2011, ECLI:NL:RBAMS:2011:BR5357 en Rb Noord-Holland 29 januari 2013, ECLI:RBNHO:2013:BZ5651
[3] HvJ 12 november 2002, C-206/01