Geen volledige recall bij inbreuk op IE rechten
De partij die “namaak” buggy’s verkoopt moet van de rechter een rectificatie plaatsen in twee tijdschriften. Een volledige recall vindt de rechter niet nodig. Verder is sprake van misleidende reclame door te suggereren dat een type buggy door de adverteerder wordt of werd verkocht.
Deze zaak gaat over de verkoop van buggy’s. De ene partij heeft het auteursrecht op de buggy met de naam “limbo”. Bij de verkoop van deze buggy wordt gebruik gemaakt van het woordmerk KOELSTRA en het beeldmerk:
De andere partij, Babysupershop uit Tilburg, verkoopt, o.a. via verschillende webwinkels, een nagenoeg identieke buddy, ook onder de naam ”Limbo”. De buddy’s die deze partij verkoopt blijken een gebrekkig scharnier te hebben. Na daartoe te zijn aangeschreven erkent Babysupershop de inbreuk, legt een onthoudingsverklaring af en doet opgave van de verkopen. Zij weigert mee te werken aan een volledige recall en rectificatie.
De voorzieningenrechter oordeelt dat een volledige recall niet nodig is. Wel moet Babysupershop in twee tijdschriften de volgende rectificatie plaatsen:
Wij hebben in onze winkel in Tilburg en op de websites [B superstore].nl, kadocus.nl, babysupershop.eu, buggy-shop.nl, kinderwagens-shop.nl, babykinder-shop.nl en buggyshop.eu , een buggy verkocht onder het merk [A], model Limbo Techno Grey. Deze buggy is niet van [A] afkomstig maar een namaakkopie. De daarin gebruikte scharnieren voldoen niet aan de veiligheidseisen die [A] aan haar producten stelt. Wij bieden u aan om in het geval u een exemplaar van deze buggy heeft gekocht, deze te retourneren. Wij zullen daarbij het aankoopbedrag en alle verzendkosten aan u vergoeden.
Misleidende reclame
Babysupershop heeft op een van haar websites ook een afbeelding van het model “Simba Twin” geplaatst met de tekst:
“[A] buggy Simba Twin Sand.
Beschikbaarheid: niet op voorraad. € 200,00 (doorgestreept) Nu € 99,99”
Dit type buggy is afkomstig uit de nieuwste collectie van de merkhouder en Babysupershop heeft dit type buggy nimmer in haar assortiment gehad, zodat zij deze evenmin in voorraad kan hebben gehad. Met de aanbieding van dit type buggy, voorzien van een afbeelding ervan en de tekst “beschikbaarheid: niet in voorraad”, wordt de suggestie gewekt dat Babysupershop deze buggy wel in voorraad heeft gehad, dan wel dat deze buggy gekocht kan worden en geleverd kan worden zodra zij weer op voorraad is. De voorzieningenrechter is van oordeel dat deze uitingen om die reden misleidend zijn en derhalve in strijd zijn met artikel 6:194 sub c BW.
De merkhouder stelt verder dat Babysupershop met deze advertentie ook suggereert dat de adverteerder een erkende wederverkoper van de merkhouder is, vanwege de vermelding dat het gehele assortiment uit voorraad leverbaar is. De voorzieningenrechter deelt dit standpunt niet. De merkhouder heeft niet onderbouwd dat het relevante publiek bekend is met het feit dat de merkhouder werkt met erkende of geselecteerde wederverkopers. Ook is niet aannemelijk gemaakt dat het publiek verwacht dat een verkoper die het hele assortiment voert, een door de merkhouder erkende wederverkoper moet zijn. Daarom zijn er onvoldoende aanwijzingen dat het publiek bij het lezen van de bewuste advertentie van Babysupershop ten onrechte zal denken dat de adverteerder tot het dealernetwerk van de merkhouder behoort.
De merkhouder had ook gesteld dat het gebruik van een zogeheten “van-voor-prijsindicatie”, waarbij eerst een hogere prijs wordt genoemd, welke wordt doorgestreept en daarna een lagere prijs, misleidend is. De voorzieningenrechter deelt dit standpunt niet.
Keyword advertising
Babysupershop maakt gebruik van keyword advertising door te bewerkstelligen dat degene die op internet zoeken op KOELSTRA [het woordmerk van de merkhouder], bij haar websites uitkomen. De merkhouder stelt dat Babysupershop inbreuk maakt op het woordmerk KOELSTRA door deze wijze van adverteren. De rechtbank verwijst vervolgens naar het Google-arrest en het Interflora-arrest.
In deze arresten is bepaald dat er sprake is van merkinbreuk in de zin van artikel 9 lid 1 sub a GMVo als een adverteerder een merk van een derde als keyword gebruikt op een wijze waarbij de herkomstaanduidingsfunctie of de investeringsfunctie van het merk wordt aangetast. “Van aantasting in de herkomstaanduidingsfunctie is sprake als het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk is te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft afkomstig zijn van de merkhouder, een daaraan economisch verbonden onderneming of van een derde. De investeringsfunctie wordt afgebroken als het keyword adverteren het gebruik van het merk door de merkhouder ter verwerving of behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden, aanzienlijk verstoort. Uit deze jurisprudentie volgt ook dat van aantasting in de reclamefunctie van een merk bij gebruik als keyword geen sprake is. Adverteren met gebruikmaking van keywords strekt er in de regel louter toe internetgebruikers een alternatief te bieden voor de waren of diensten van de merkhouder en belet de merkhouder niet zijn merk ook zelf doeltreffend te gebruiken om de consument te informeren en te overtuigen. Het enkele feit dat het gebruik door een derde van een aan het merk gelijk teken de merkhouder ertoe verplicht om grotere reclame-inspanningen te leveren om de bekendheid van het merk bij de consument te behouden of verhogen maakt dit niet anders.” Aldus de rechtbank.
Vervolgens overweegt de voorzieningenrechter dat de wijze waarop Babysupershop gebruik maakt van keyword advertising de herkomstaanduidingsfunctie van het woordmerk KOELSTRA niet aan tast. De gemiddelde internetgebruiker die na het intoetsen van het woordmerk in een zoekmachine, een advertentie van Babysupershop bij de advertenties aantreft en daarop klikt, komt op een website waarop duidelijk is vermeld van welke producenten de daarop aangeboden producten afkomstig zijn. Alleen bij de producten die daadwerkelijk van de merkhouder afkomstig zijn is dat vermeld, bij andere producten zijn andere merknamen vermeld. Daarmee weet de internetconsument onmiddellijk dat het hier niet gaat om de website van de merkhouder of een onderneming waarmee zij een economische band heeft. De herkomstaanduidingsfunctie van het woordmerk KOELSTRA is daarom niet in het geding.
Rechtbank Den Haag, 22 oktober 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:13292
Zie uitspraak
advocaat te Boxtel, Den Bosch, Eindhoven en Tilburg
