Geslaagd beroep op inburgering bij merkregistratie PRONAILS
Op 6 november 2012 wordt bij het BBIE een depot verricht voor registratie van het woordmerk PRONAILS voor de klassen 3, 35, 44. Dit zijn producten en diensten die verband houden met nagelverzorging. Het BBIE weigert de registratie wordt geweigerd omdat het teken beschrijvend is. Het is samengesteld uit het gangbare voorvoegsel PRO [voor professioneel] en NAILS [Engels voor ‘nagels’]. Ondanks dat het teken al als Gemeenschapsmerk was ingeschreven volhardt het BBIE in de weigering. Het hof overweegt dat PRONAILS noch in het Engels noch in een Benelux taal als woord wordt gebruikt. En dus is het een fantasiewoord dat onderscheidend vermogen kan hebben. De aanvrager had zich er ook op beroepen dat het teken al was ingeburgerd: onderscheidend vermogen had gekregen vóór het depot. Wil die stelling slagen dan moet worden aangetoond:
- dat het teken door het relevante publiek wordt gezien als geschikt om waren en diensten te identificeren als afkomst van een bepaalde onderneming;
- dat een aanzienlijk deel van het doelpubliek het teken moet herkennen;
- dat het teken is ingeburgerd in de gehele Benelux.
Voor de beoordeling of aan deze criteria is voldaan zijn relevante factoren: het marktaandeel van
het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk,
de hoogte van bet reclamebudget van de onderneming voor bet merk, het gedeelte van het
betrokken publiek dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde
onderneming identificeert, de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie en
van andere beroepsverenigingen, alsmede de opinieonderzoeken.
Door de aanvrager worden meer dan 100 bewijsstukken in het geding gebracht. De oudste publicatie al uit 2002. Ver der een artikel uit een tijdschrift uit 2011. Uit dat artikel blijkt dat de aanvrager Europees marktleider is in de niche van de gel- of kunstnagel. De aanvrager werkt met een netwerk van distributeurs die leveren aan de betere nagelsalons. In de periode 2007-2011 bedroeg de omzet gemiddeld ruim 3,5 miljoen EUR in de Benelux. In een artikel uit 2013 wordt de aanvrager gerangschikt op de 26ste plaats onder gerenommeerde cosmeticabedrijven. Hieruit mag worden afgeleid dat eiseres in haar nichemarkt een bedrijf van betekenis is.
Verder wordt een marktonderzoek in maart 2014. Ook dit is relevant voor de graad van Inburgering die tot november 2012 al was gegroeid, nu wordt aangenomen dat inburgering een jarenlang proces vergt. Het onderzoek geeft aan dat van alle respondenten, waarvan er 159 in België, 175 in Nederland en 15 in bet Groothertogdom Luxemburg waren gevestigd, 83% het merk ‘pronails’ kent voor nagelverzorging en dat dit percentage zowat gelijkmatig in de drie landen worden bereikt (van 78% In Nederland, over 80% in Luxemburg tot 88% in België). Van de respondenten weet meer dan 60% bet merk spontaan te duiden als merk voor waren in verband met nagelverzorging en 45% onderscheidt bet ook voor dienstverlening In dat verband.
Dit leidt ertoe dat het hof oordeelt dat op grond van al deze gegevens moet worden aangenomen dat het teken bij bet doelpubliek in de Benelux al onderscheidend vermogen had verkregen toen het in november 2012 werd gedeponeerd voor de waren en diensten uit de klassen 3, 35 en 44.
Het teken wordt alsnog ingeschreven.
Hof van beroep Brussel 14 januari 2015, IEF 14608
Wat betekent dit voor de praktijk:
- een beroep op inburgering kan slagen maar moet goed worden onderbouwd;
- bij de beoordeling van de inburgering kan ook materiaal van ná de depotdatum een rol spelen omdat het aan inburgering immers precies eigen is dat dit zich over een langere periode gespreid
voltrekt, zodat bet resultaat van gebruik tot kort voor de datum van het depot enkel kan
worden gepeild ná die datum.
