Maakt Van Haren inbreuk op het merk Louboutin met schoenen met rode zool?

Louboutin is een Franse ontwerper die met name exclusieve damesschoenen met hoge hakken ontwerpt en produceert. De volledige onderzijde van de schoenen is helder rood. In 2010 is een Beneluxmerk ingeschreven met deze afbeelding:

Van Haren is in het najaar 2012 begonnen met de verkoop van zwarte damesschoenen met een rode zool onder de naam “ Fifth Avenue by Halle Berry” :

Louboutin stelt dat Van Haren inbreuk maakt op het merkrecht van Louboutin. Primair omdat de door Van Haren gebruikte zool identiek is aan het Beneluxmerk van Louboutin, subsidiair omdat er sprake zou zijn van overeenstemming tussen het Louboutin merk en het teken [de door Van Haren gebruikte zool] waardoor verwarringsgevaar ontstaat en meer subsidiair omdat Van Haren ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de bekendheid en de reputatie van het Beneluxmerk. Bij verstek worden de vorderingen van Louboutin in overwegende mate toegewezen. Tegen dat verstekvonnis komt Van Haren in verzet. Van Haren vordert in reconventie een verklaring voor recht dat de merkregistratie nietig is omdat 1) het niet voldoet aan de strenge criteria die worden gesteld aan een kleurmerk en aan een vormmerk en aldus geen onderscheidend vermogen heeft, omdat 2) het Beneluxmerk voorts geen onderscheidend vermogen heeft omdat het gebruik van een rode kleur voor schoenzolen in het algemeen bekend is in de modewereld en omdat 3) het door Louboutin als merk ingeschreven teken wezenlijke waarde aan de waar geeft als bedoeld in artikel 2.1 lid 2 BVIE.

Uitspraak vergelijkbare zaak rechtbank Brussel

Van Haren wijst erop dat de rechtbank in Brussel op 20 maart 2014 vonnis heeft gewezen in een zaak tussen Louboutin en Van Dalen Footwear B.V. De rechtbank Brussel oordeelt dat het Beneluxmerk van Louboutin nietig is omdat het een vormmerk betreft dat een wezenlijke waarde van de waar geeft en omdat het merk onderscheidend vermogen mist. Om die reden zou de rechtbank Den Haag uit moeten gaan van de situatie dat het Beneluxmerk nietig is. De rechtbank Den Haag geeft aan ambtshalve bekend te zijn met de hoger beroep uitspraak van 18 november 2014 van het hof van beroep Brussel waarbij het vonnis teniet is gedaan ten aanzien van de beslissing dat het Beneluxmerk nietig was.

Tweedimensionaal beeldmerk
De rechtbank overweegt dat de combinatie van de afbeelding met de omschrijving duidelijk maakt “dat het Beneluxmerk bestaat uit een teken (de specifieke kleur rood), daardoor gekarakteriseerd dat het de eigenschap van de zool aan de onderzijde van een schoen betreft.” Voor degene die het register raadpleegt is voldoende duidelijk dat het teken onlosmakelijk is verbonden met de zool van een schoen.

Vorm- of kleurmerk?
Het Beneluxmerk heeft zowel kenmerken van een vormmerk als van een kleurmerk. De rechtbank toetst vervolgens of het merk voldoet aan de drie voorwaarden om een merk te kunnen zijn ( HvJ EG 6 mei 2003, C-104/01 en HvJ EU, 10 juli 2014 C-421/13). In de eerste plaats moet het als zodanig een teken vormen. In de tweede plaats moet dit teken vatbaar zijn voor grafische voorstelling. In de derde plaats moet het teken geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen.

Onder andere met behulp van een marktonderzoek kan Louboutin onderbouwen dat het merk [de rode zool] door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen. Ter ondersteuning van de inburgering wordt ook een publicatie uit 2011 van de website van Van Haren zelf in het geding gebracht (“Ook benieuwd hoe de beroemde rode zool van Louboutin gemaakt wordt (…)?”).

Geeft rode zool een wezenlijke waarde aan de zool?
Van Haren stelt dat de merkregistratie nietig is omdat de rode zool een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Het BVIE bepaalt dat niet als merken worden beschouwd “tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.”

De rechtbank overweegt dat de rode zool inderdaad een wezenlijke waarde aan de zool geeft. Zij baseert dit o.a. op het marktonderzoek en een uitspraak van Louboutin zelf: “Mr. Louboutin “acknowledged significant, non trademark functions for choosing red or his outsoles.” (...) Specifically, he initially chose to use the color red to give his shoes “energy” and because it is ‘sexy” and ‘attracts men to the women who wear my shoes ( ) He also testified that he started using red on outsoles, not as a source identifier, but rather to give life to a creative concept.”

Maar daarmee is nog niet gezegd dat de uitzonderingsituatie ook hier van toepassing is. Zo stelt Louboutin dat de uitzondering hier niet van toepassing is omdat het merk niet uitsluitend bestaat uit een vorm maar ook uit een kleur.

Prejudiciële vraag
De rechtbank overweegt dat het onduidelijk is of het begrip vorm in de zin van artikel 3 lid 1e onder iii van de Merkenrichtlijn beperkt is tot de driedimensionale eigenschappen van (delen van) de waar zoals de/het (in drie dimensies uit te drukken) contouren, afmetingen en volume daarvan, of ook ziet op andere (niet-driedimensionale) eigenschappen van de waar zoals kleur. In dat laatste geval zou dat betekenen dat een merkhouder concurrenten zonder tijdslimiet zou kunnen beperken hun producten te voorzien van door het publiek gezochte en gewaardeerde eigenschappen, zoals een rode zool van een hooggehakte damesschoen.

De rechtbank gaat het Hof van Justitie EU vragen hoe het artikel in de Merkenrichtlijn uitgelegd moet worden. De rechtbank formuleert de vraag als volgt:

“Is het begrip vorm in de zin van artikel 3 lid 1e onder iii van de Merkenrichtlijn (in de Duits, Engels en Franse versie van de Merkenrichtlijn respectievelijk Form, shape en forme) beperkt tot de driedimensionale eigenschappen van de waar zoals de/het (in drie dimensies uit te drukken) contouren, afmetingen en volume daarvan, dan wel ziet deze bepaling mede op andere (niet-driedimensionale) eigenschappen van de waar zoals kleur?”

De rechtbank overweegt dat indien, na het antwoord op de prejudiciële vraag, de rechtbank oordeelt dat de uitsluitingsgrond hier niet van toepassing is, het Beneluxmerk geldig is. In die situatie is er naar het oordeel van de rechtbank ook sprake van inbreuk op het Beneluxmerk door Van Haren.
Rechtbank ’s-Gravenhage, 1 april 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:3731

Wat betekent dit voor de praktijk:

• Door de combinatie van een afbeelding met een beschrijving kan bereikt worden dat een merkregistratie bescherming biedt die verder gaat dan de contouren van het afgebeelde object.
• De rechtbank verwerpt de stelling dat de rode zool slechts als decoratief element functioneert en overweegt dat het publiek de rode zolen van de pumps van Van Haren zal opvatten als onderscheidingsteken voor de waar. Dit biedt dus mogelijkheden voor ontwerpers van fashion om elementen te ontwerpen, deze goed te beschermen, hier in media goed bekendheid aan te geven en daarmee een onderscheidingsteken voor de waar te creëren.
• De mogelijkheid bestaat nog steeds dat de rechtbank, na de beantwoording door het HvJ, oordeelt dat het merk nietig is omdat de uitzonderingssituatie van toepassing is.

Jos van der Wijst