Merkregistraties doorgehaald omdat het de soortnaam geworden is c.q. omdat het beschrijvend is voor de waar

Het gaat in deze procedure om twee Benelux merkregistraties waar een concurrent last van heeft. Het betreft het woordmerk SHISO dat in 1988 is ingeschreven voor de waren: land-, tuin- en bouwproducten en zaden, voor zover niet begrepen in andere klassen; verse vruchten en groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen. Het gaat verder om het woordmerk OYSTER LEAVES, dat in 2011 is ingeschreven voor de waren: land- en tuinbouwproducten en zaden voor zover niet begrepen in andere klassen, met inbegrip van verse vruchten, groenten en microgroenten.

Shiso
Het Shiso merk wordt gebruikt voor een kruid met de taxonomische soortnaam ‘perilla frutescens’.
De concurrent stelt dat ‘Shiso’ de gebruikelijk Japanse benaming is voor dit kruid. Om die reden is de inschrijving nietig, immers een merk mag geen beschrijving zijn van kenmerken van de waar. De rechtbank overweegt dat beoordeeld moet worden of ten tijde van de inschrijving in 1988 het in aanmerking komende publiek bekend was met de Japanse benaming van het betreffende kruid. Daarin slaagt de concurrent niet. Wanneer het publiek daar al mee bekend is geworden dan is dat ná de inschrijving gebeurd.

De concurrent stelt vervolgens dat het merk is verworden tot soortnaam en om die reden vervallen verklaard moet worden.
Uit de in het geding gebrachte stukken blijkt dat de naam ‘shiso’ heden ten dage veelvuldig wordt gebruikt voor het kruid perilla frutescens. Zowel door particulieren, professionele gebruikers als de douane. De rechtbank overweegt dat zij van oordeel is dat, gelet op het aanzienlijke aantal vermeldingen van generiek gebruik van de benaming ‘shiso’, de concurrent voldoende heeft onderbouwd dat die benaming in de handel inmiddels een gebruikelijke benaming is geworden in de Benelux voor het kruid Perilla.
Wil de vordering toegewezen kunnen worden dan moet de verwording tot soortnaam aan een toedoen of nalaten van de merkhouder te wijten zijn. De concurrent stelt dat hier sprake van is omdat de merkhouder het gebruik van de naam ‘shiso’ als soortnaam door derden nooit is tegengegaan. De rechtbank overweegt dat wanneer iemand dit stelt op de merkhouder een zware motiveringsplicht rust van de door haar verrichte activiteiten ter voorkoming van de verwording tot soortnaam. Dat is niet vreemd immers, de merkhouder weet als geen ander welke activiteiten hij heeft ondernomen om de verwording tot soortnaam tegen te gaan. Van een merkhouder kan in beginsel dan ook verlangd worden dat hij concreet aangeeft wat hij heeft gedaan om er voor te zorgen dat zijn merk onderscheidend vermogen behield. Dat betekent overigens niet dat van nalaten reeds sprake is als de merkhouder zijn rechten niet tegenover iedere derde heeft gehandhaafd, aldus de rechtbank.
De merkhouder stelt dat hij op zijn website de producten voorziet van het ®-symbool en zijn afnemers verzoekt dit ook te doen. De merkhouder geeft niet aan actief toe te zien op naleving van dit verzoek. De merkhouder kan één voorbeeld noemen van een zaak waar hijactief heeft opgetreden. De rechtbank overweegt dat dit te weinig is gezien het grote aantal voorbeelden van gebruik van het merk tot in recepten aan toe. De rechtbank overweegt verder dat de merkhouder zelf ook niet helemaal consequent is in haar merkgebruik. In sommige uitingen gebruikt zij de merknaam ook als soortnaam terwijl zij daar de latijnse soortnaam of een andere soortaanduiding zoals notenkruid of Japanse basilicum had kunnen gebruiken.
De rechtbank verklaart daarom het Beneluxwoordmerk SHISO vervallen voor alle waren waarvoor het is ingeschreven en spreekt ambtshalve de doorhaling van de inschrijving van dit merk in het register van het BBIE uit;  

Oyster leaves
Het Oyster Leaves merk wordt gebruikt voor een kruid met de taxonomische soortnaam ‘mertensia maritima’.
De concurrent stelt dat deze merkregistratie nietig is omdat het merk “uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of andere kenmerken van de waren.”
De merkhouder stelt dat haar product onverwachte kenmerken heeft. Het is een plant die onverwacht de smaak van een schelpdier (oesters) heeft. De rechtbank overweegt dat dit zo moge zijn, maar dat neemt niet weg dat het door haar voor dat product gekozen merk die (onverwachte) kenmerken van de waar beschrijft: een plant die naar oesters smaakt. Het Oyster Leaves merk beschrijft voor het relevante publiek daarom kenmerken van de waar waarvoor het merk is ingeschreven, te weten land- en tuinbouwproducten met inbegrip van groenten en micro-groenten. Het Oyster Leaves merk bestaat uitsluitend uit de woorden ‘oyster’ en ‘leaves’ en de samentrekking van beide woorden verschilt ook niet merkbaar van de loutere som der delen. Kortom, er is voldaan aan de vereisten voor nietigheid.
De rechtbank verklaart de inschrijving nietig en spreekt ambtshalve de nietigheid uit van de merkregistratie.
Rechtbank Den Haag, 2 april 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:5266

Wat betekent dit voor de praktijk:

• Bij het kiezen van een merknaam is het een risico om te kiezen voor de buitenlandse naam van het product of kenmerk van het product. Dat kan alleen wanneer het relevante publiek ten tijde van de registratie die naam nog niet kent. Leg dat goed vast.
• Een merkhouder moet actief optreden om te voorkomen dat een merknaam tot een soortnaam verwordt. Als merkhouder hoef je niet tegen iedere inbreuk op te treden. Je moet wel kunnen aantonen dat je voldoende actief bent om te voorkomen dat je merk tot een soortnaam verwordt.
• Om te voorkomen dat een merknaam tot een soortnaam verwordt moet je als merkhouder zorgen dat er een alternatieve soortnaam is en dat je die zelf ook gebruikt wanneer je verwijst naar de soort.

Jos van der Wijst