Nieuwe regels voor technologie overeenkomsten

Door nieuwe regelgeving voor overeenkomsten waarbij technologie wordt overgedragen moeten bestaande overeenkomsten worden aangepast en nieuwe overeenkomsten vanaf 1 mei 2014 in lijn zijn met de nieuwe regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan een overeenkomst waarbij geoctrooieerde kennis wordt overgedragen zodat de licentienemer daar producten mee kan maken. Voor een dergelijke check kunt u bij ons terecht.

Op 1 mei jl. is een nieuwe Europese Verordening van kracht geworden die betrekking heeft op overeenkomsten waarbij technologie wordt overgedragen. Op dezelfde datum zijn nieuwe richtsnoeren (handleidingen) van de Europese Commissie in werking getreden met aanwijzingen hoe de nieuwe verordening zal worden toegepast. De verordening en richtsnoeren komen in de plaats van de oude verordening en richtsnoeren.

De tekst van de nieuwe verordening vindt u hier en de nieuwe richtsnoeren vindt u hier.

In deze bijdrage zet ik de meest in het oog springende verschillen op een rijtje.

Het uitgangspunt is dat overeenkomsten waarbij afspraken worden gemaakt over de voorwaarden waaronder technologie door de ene onderneming aan de andere onderneming wordt overgedragen, de mededinging beperken en dus in strijd zijn met Nederlandse en Europese kartelverbod (art. 6 Mededingingswet c.q. art. 101 lid 1 VWEU). Echter er wordt aangenomen dat bepaalde groepen van overeenkomsten, zolang ze aan bepaalde voorwaarden voldoen, per saldo positieve effecten op de mededinging hebben en om die reden toegestaan zouden moeten zijn.

In groepsvrijstellingsverordeningen worden de voorwaarden vastgelegd waaraan overeenkomsten moeten voldoen om vrijgesteld te zijn van het kartelverbod. Of een overeenkomst aan de voorwaarden voldoet zal een onderneming zelf moeten vaststellen. Dit door middel van een self-assesment obv art. 6 lid 3 Mw c.q. art. 101 lid 3 VWEU. In de richtsnoeren geeft de Commissie aan hoe zij de Verordening uitlegt en toepast. De Nederlandse Mededingingswet wordt conform de richtsnoeren van de Commissie toegepast. Dat helpt ondernemingen om de overeenkomsten te beoordelen.

Specialisatie overeenkomsten en Onderzoek- en Ontwikkelingsovereenkomsten.
Deze verordening is niet van toepassing op het verlenen van licenties in het kader van onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten die vallen onder Verordening (EU) nr. 1217/2010 of op het verlenen van licenties in het kader van specialisatieovereenkomsten die vallen onder Verordening (EU) nr. 1218/2010.

Ingangsdatum
Overeenkomsten die na 1 mei 2014 tot stand komen moeten aan de nieuwe verordening voldoen. Voor bestaande overeenkomsten geldt dat deze uiterlijk 1 mei 2015 moeten zijn aangepast aan de nieuwe verordening. Dit betekent dat ondernemingen een jaar de tijd hebben om na te gaan of hun bestaande overeenkomsten aan de nieuwe Verordening voldoen en zonodig de overeenkomst aan te passen.

Marktaandelen
Wanneer de bij een overeenkomst betrokken ondernemingen een "te hoog" marktaandeel hebben, dan vallen zij niet onder de vrijstelling van deze verordening.
Wanneer de ondernemingen die bij de overeenkomst zijn betrokken concurrenten zijn, dan mag hun gezamenlijk marktaandeel maximaal 20% zijn. Het marktaandeel wordt berekend op de relevante productmarkt en geografische markt.
Wanneer de ondernemingen geen concurrenten zijn dan mag hun gezamenlijk marktaandeel op de relevante markt maximaal 30% zijn.
Onder relevante markt wordt verstaan de combinatie van de relevante product- of technologiemarkt en de relevante geografische markt. Onder technologiemarkt wordt verstaan de markt voor de in licentie gegeven technologierechten en de substituten daarvan.

Wat is nieuw?
1. De definitie van technologie overeenkomst
De nieuwe verordening verstaat onder technologie overeenkomst een overeenkomst die betrekking heeft op het in licentie geven van technologierechten. Onder technologierechten wordt verstaan "knowhow, octrooien, gebruiksmodellen, ontwerprechten, topografieën van halfgeleiderproducten, aanvullende beschermingscertificaten voor geneesmiddelen of andere producten waarvoor een dergelijk aanvullend beschermingscertificaat kan worden verkregen, kwekerscertificaten, en auteursrechten voor softwareproducten." Dit betekent dat er meer onder de huidige verordening valt dan onder de vorige. Merkrechten vallen nog steeds niet onder deze verordening.

2. Verbod om IP rechten te betwisten: "niet aanvecht beding".
In veel licentieovereenkomsten is opgenomen dat de licentienemer de IP rechten van de licentiegever niet mag betwisten. Dit is alleen nog toegestaan voor exclusieve licentieovereenkomsten.

3. Beperking aan passieve verkoop
De vorige verordening stond gedurende de eerste twee jaar een verbod van passieve verkoop toe. Hier wordt onder verstaan het reageren op ongevraagde verzoeken om te leveren aan afnemers van buiten het contractsgebied. Deze beperking is nu helemaal verboden. Deze beperking geldt niet voor wederkerige overeenkomsten waarbij een gebied of afnemers exclusief aan een partij is toebedeeld. Deze verordening is nu geheel in lijn met de Verordening Verticale Overeenkomsten waar deze beperking al langer in is opgenomen.

Richtsnoeren van de Commissie
In de nieuwe richtsnoeren van de commissie staan uitgebreidere regels over technologiepools en schikkingen.

Technologiepools
Technologiepools worden gedefinieerd als regelingen waarbij twee of meer partijen een pakket technologie samenstellen dat niet alleen aan de deelnemers aan de pool, maar ook aan derden in licentie wordt gegeven.
De commissie geeft aan dat zij in het algemeen van oordeel is dat het opnemen van belangrijke vervangingstechnologieën in de pool een inbreuk vormt op het kartelverbod. Een andere relevante factor bij de beoordeling van de risico's voor de mededinging en de efficiëntieverbeteringen van de technologiepools is de mate waarin onafhankelijke deskundigen betrokken zijn bij de oprichting en de exploitatie van de pool. Van belang is verder in welk systeem van geschillenbeslechting de statuten van de pool voorzien. Hoe meer geschillenbeslechting wordt overgelaten aan instanties of personen die onafhankelijk zijn van de pool en de leden daarvan, hoe waarschijnlijker het is dat de geschillenbeslechting op neutrale wijze zal verlopen. En dat maakt het risico op overtreding van het kartelverbod kleiner.

De oprichting en de exploitatie van de pool, met inbegrip van licentiëring vanuit de pool, vallen in het algemeen buiten het toepassingsgebied van artikel 101, lid 1, van het Verdrag, ongeacht de marktpositie van de partijen, indien aan een aantal voorwaarden is voldaan:

• deelname staat open voor alle betrokken eigenaren van technologierechten;
• er zijn voldoende beschermingsmaatregelen genomen om te garanderen dat enkel essentiële technologieën worden gepoold;
• er zijn voldoende beschermingsmaatregelen genomen om te garanderen dat het uitwisselen van gevoelige informatie (zoals prijs en omzet) beperkt blijft tot wat noodzakelijk is voor het oprichten en exploiteren van de pool;
• de gepoolde technologieën worden op niet-exclusieve basis aan de pool in licentie gegeven;
• de gepoolde technologieën worden aan alle potentiële licentienemers onder FRAND (fair, reasonable, and non-discriminatory terms) voorwaarden in li¬centie gegeven;
• het staat de partijen die met een technologie aan de pool bijdragen en de licentienemers vrij de geldigheid en de noodzakelijkheid van de gepoolde technologieën aan te vechten; en
• het blijft de partijen die met een technologie aan de pool bijdragen en de licentienemers geoorloofd concurrerende producten en technologieën te ontwikkelen.

Schikkingen
Het verlenen van licenties voor technologierechten in schikkingen kan dienen als middel om geschillen minnelijk te regelen of om te voorkomen dat de ene partij haar intellectuele-eigendomsrechten uitoefent om de andere te verhinderen haar eigen technologierechten te exploiteren. De specifieke bepalingen en voorwaarden van schikkingen kunnen echter onder artikel 101, lid 1 VWEU vallen. De Commissie is met name kritisch bij schikkingen van het type „beperking tegen betaling” (pay- for-restriction) of „uitstel tegen betaling” (pay-for-delay). Artikel 101, lid 1, zal met name van toepassing zijn wanneer de partijen markten verdelen of wederkerige running royalty's vaststellen die een aanzienlijke invloed op de marktprijzen hebben. Overeenkomsten die de mogelijkheden van een partij om een concurrentievoorsprong ten opzichte van de ander te behalen wegnemen of in aanzienlijke mate beperken, verminderen de prikkel om te innoveren en hebben daarom een schadelijke invloed op een wezenlijk deel van het mededingingsproces. Naar alle waarschijnlijkheid betekent dit dat de overeenkomst in strijd is met het kartelverbod. Onder omstandigheden kan ook de afspraak om intellectuele eigendomsrechten niet aan te vechten in strijd zijn met het kartelverbod. Bijvoorbeeld wanneer een intellectuele-eigendomsrecht was verleend na het verstrekken van onjuiste of misleidende informatie.

Kortom, ook bij schikkingen dient rekening te worden gehouden met het risico van overtreding van het kartelverbod. Dit kan in onderhandelingen ook een argument zijn om niet met een voorstel akkoord te kunnen gaan.

Sanctie
Wat is het gevolg wanneer een overeenkomst niet aan de nieuwe Verordening voldoet?
Voor nieuwe overeenkomsten is het gevolg dat zij niet profiteren van de groepsvrijstelling. Dit betekent dat het uitgangspunt is dat de overeenkomsten strijdig zijn met Nederlandse en Europese mededingingsregels. Overtreding van de Mededingingswet is een economisch delict en kan leiden tot stevige boetes.
Voor bestaande overeenkomsten geldt dat zij pas na 1 mei 2015 strijdig zijn met Nederlandse en Europese mededingingsregels.

Wat betekent dit voor de praktijk
Steeds meer ondernemingen, zeker na de nasleep van de bouwfraude, dragen uit dat zij handelen conform de verplichtingen van het mededingingsrecht (compliance). Dat zou betekenen dat zij tot actie moeten overgaan wanneer zij werken met overeenkomsten waarbij de overdracht van technologie wordt geregeld.

• controleer bestaande overeenkomsten en pas deze zo nodig aan;
• pas modelovereenkomsten aan zodat alle overeenkomsten die na 1 mei 2014 worden gesloten aan de nieuwe Verordening voldoen.

Wij kunnen een check voor u uitvoeren om te controleren (a) of en op welke wijze een overeenkomst van voor 1 mei 2014 moet worden aangepast om weer compliant te zijn en (b) uw modelovereenkomsten zodanig aan te passen dat ook zij compliant zijn met de nieuwe regelgeving.

Ook op andere momenten moeten ondernemingen bedacht zijn op mogelijk mededingingsrechtelijke aspecten van handelingen. Bijvoorbeeld bij het treffen van schikkingen waar technologieoverdracht bij is betrokken. Of bij het vormen van een technologie pool.

Zie ook branche Farma & Life Sciences

Jos van der Wijst