De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)

Een veel gehoorde vraag van octrooigemachtigden (en ook merken- en modelgemachtigden) is hoe zij moeten omgaan met het faillissement van hun cliënt en de aangestelde curator. Met behulp van drie vragen geef ik enkele handvatten:

1. Hoe kan ik een reactie van de curator uitlokken?
2. Hoe kan ik de overeenkomst met de failliet eindigen en hoe ver reikt de zorgplicht?
3. Welke afspraken kan ik met een curator maken?

“Hoe kan ik een reactie van de curator uitlokken?”

De overeenkomst tussen een octrooigemachtigde en zijn cliënt is wederkerig. Dat betekent dat van beide partijen een prestatie wordt verwacht. De cliënt verleent een machtiging aan de octrooigemachtigde om namens hem octrooi aan te vragen, de aanvrage tot verlening te brengen en het octrooi in stand te houden. Op de octrooigemachtigde rust gewoonlijk de verplichting om de cliënt hierover voldoende voor te lichten en voornoemde handelingen te verrichten. Op de cliënt rust vervolgens de verplichting om de octrooigemachtigde tijdig te instrueren en te betalen voor de dienstverlening.

Faillissement heeft geen invloed op wederkerige overeenkomsten

Het uitgangspunt is dat een faillissement geen invloed heeft op wederkerige overeenkomsten. Dit betekent dat ook na het faillissement de oorspronkelijke overeenkomst tussen een octrooigemachtigde en zijn cliënt blijft gelden, tenzij partijen in een overeenkomst iets anders hebben afgesproken. Zo komt het bijvoorbeeld vaak voor dat de octrooigemachtigde in zijn algemene voorwaarden de mogelijkheid heeft opgenomen om de overeenkomst op te zeggen in geval van faillissement van zijn cliënt. Dat de overeenkomst tussen een octrooigemachtigde en zijn cliënt ook na een faillissement blijft gelden, betekent niet dat de octrooigemachtigde het bericht van de curator maar moet afwachten. Het bestaan van de overeenkomst verplicht de octrooigemachtigde zijn werkzaamheden te blijven uitvoeren. Om te voorkomen dat de octrooigemachtigde zelf in de problemen komt door het uitblijven van enig bericht van de curator, kan hij de curator benaderen en een reactie proberen uit te lokken.

Het stellen van een termijn

De octrooigemachtigde kan de curator schriftelijk verzoeken zich binnen een redelijke termijn uit te laten of hij de overeenkomst tussen de octrooigemachtigde en de failliet wenst voort te zetten (ook wel ‘gestand doen’ genoemd).[1] Wat een redelijke termijn is, zal van geval tot geval bekeken moeten worden. De curator moet - te midden van de chaos waarin hij verkeert – voldoende kans krijgen zich een beeld te vormen van (het belang van) de octrooiaanvrage/het octrooi en de wenselijkheid om kosten te maken om het octrooirecht in stand te houden. Het is wenselijk (mede vanuit de zorgplicht) de curator zo volledig mogelijk te informeren over:

1. de status van het octrooirecht;
2. de termijn(en);
3. de risico’s en gevolgen verbonden aan het al dan niet ondernemen van bepaalde actie(s);
4. de te verwachten kosten van bepaalde acties.

Onder de eventuele gevolgen moeten zeker gemeld worden dat het octrooirecht in bepaalde omstandigheden tot verval kan komen. In veel gevallen zal een termijn van enkele weken volstaan, maar uiteraard is de te stellen termijn ook afhankelijk van de urgentie om handelingen te verrichten. Mocht de curator van mening zijn dat de gestelde termijn niet redelijk is, dan heeft hij ook de mogelijkheid om dit binnen de gestelde termijn kenbaar te maken. Zorg er in ieder geval voor dat de curator aan de hand van de informatie en de gestelde termijn:

1. een volledig beeld heeft van (de status van) het octrooirecht, en;
2. de mogelijkheid heeft gehad zich te laten informeren over de mogelijke waarde van het octrooirecht, en;
3. zich binnen de gestelde termijn kan uitlaten.

Optie 1: voortzetting door de curator

Wanneer de curator binnen de gestelde termijn aangeeft dat hij de overeenkomst met de octrooigemachtigde wil voortzetten, dan is de curator ook verplicht zekerheid te stellen voor de kosten van de voortzetting. De octrooigemachtigde moet de curator wel zelf om deze zekerheid verzoeken.[2] Het stellen van zekerheid is bijvoorbeeld mogelijk door het vooruitbetalen van de kosten. Om elk misverstand te voorkomen is het van belang om duidelijke afspraken te maken over welke handelingen worden verricht tegen welke kosten en op welke manier deze kosten worden vergoed.

Optie 2: geen/afwijzende reactie door de curator

Mocht de curator binnen de gestelde termijn niet reageren, dan verliest hij zijn recht om nakoming van de overeenkomst te vorderen. Hij kan dus niet meer verwachten dat de octrooigemachtigde verdere handelingen verricht en de gemaakte afspraken in de overeenkomst nog nakomt. In het kader van de te verwachten zorgvuldigheid mag het van de octrooigemachtigde worden verwacht dat het neerleggen van zijn machtiging en/of het niet tijdig voldoen van verplichte handelingen waardoor het octrooirecht tot verval kan komen schriftelijk wordt bevestigd aan de curator. Uiteraard bestaat de mogelijkheid dat de curator (of een doorstartende partij) in een later stadium de octrooigemachtigde alsnog vraagt om tegen betaling handelingen te verrichten. Hiervoor kunnen dan nieuwe afspraken gemaakt worden, die worden vastgelegd in een nieuwe volmacht.

De volmacht vervalt bij faillissement

Let op: Het is van belang dat de octrooigemachtigde niet zonder overleg met de curator overgaat tot het verrichten van handelingen. Het faillissement heeft immers tot gevolg dat volmachten die voor het faillissement zijn verstrekt, komen te vervallen.[3] Nieuwe volmachten kunnen enkel door de curator worden afgegeven. Zou een octrooigemachtigde na het faillissement zonder een nieuwe machtiging van de curator handelingen verrichten, dan is hij daartoe dus niet bevoegd geweest. In deel 2 wordt de vraag behandeld op welke wijze de overeenkomst met de failliet kan worden beëindigd en hoe ver de zorgplicht van de octrooigemachtigde hierbij reikt? Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. [1] Zie artikel 37 lid 1 Fw [2] Zie artikel 37 lid 2 Fw [3] Zie artikel 3:72 BW en artikel 23 Fw.