LEGO kan optreden tegen verhandeling van LEGO-bouwstenen en minifiguren

Wat zijn de mogelijkheden van een merkhouder om op te treden tegen de verkoop van (bewerkte) merkproducten? In hoeverre mogen merkproducten worden aangepast voor verdere verkoop?Deze vragen kwamen aan de orde in een procedure waar NU.nl over berichtte met de kop “Nederlander mag geen zelfgebouwde LEGO-treinen meer verkopen”[1]. Ook volwassenen bouwen LEGO speelgoed. Die volwassenen, die zich Adult Fan of LEGO (“AFOL”) noemen, ontwerpen en bouwen constructies met LEGO-bouwstenen. Sommige handelen daar zelfs (professioneel) in. Dan gaat om het constructies zoals: [gallery size="full" link="file" ids="eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvYmcubGVnYWxcL3dwLWNvbnRlbnRcL3VwbG9hZHNcLzIwMjRcLzA1XC9BZmJlZWxkaW5nMS5wbmciLCJ0aXRsZSI6IkFmYmVlbGRpbmcxIiwiY2FwdGlvbiI6IiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0=,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvYmcubGVnYWxcL3dwLWNvbnRlbnRcL3VwbG9hZHNcLzIwMjRcLzA1XC9BZmJlZWxkaW5nMi5wbmciLCJ0aXRsZSI6IkFmYmVlbGRpbmcyIiwiY2FwdGlvbiI6IiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0="]             Deze LEGO-bouwstenen worden dan rechtmatig ingekocht. Soms worden deze bewerkt. Bijvoorbeeld doordat er een logo van een derde partij op wordt afgebeeld. Zoals hierboven het NS logo op de trein. Soms worden LEGO-bouwstenen daarbij bewerkt, zoals onderstaand voorbeeld waarbij een metalen kogellager is aangebracht. [gallery size="full" link="file" ids="eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvYmcubGVnYWxcL3dwLWNvbnRlbnRcL3VwbG9hZHNcLzIwMjRcLzA1XC9BZmJlZWxkaW5nMy5wbmciLCJ0aXRsZSI6IkFmYmVlbGRpbmczIiwiY2FwdGlvbiI6IiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0=,eyJ1cmwiOiJodHRwczpcL1wvYmcubGVnYWxcL3dwLWNvbnRlbnRcL3VwbG9hZHNcLzIwMjRcLzA1XC9BZmJlZWxkaW5nNC5wbmciLCJ0aXRsZSI6IkFmYmVlbGRpbmc0IiwiY2FwdGlvbiI6IiIsImFsdCI6IiIsImRlc2NyaXB0aW9uIjoiIn0="]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uitputting?

Centraal stond in deze procedure de vraag of het recht van LEGO om zich te verzetten tegen deze verkoop was “uitgeput”. LEGO verzette zich daartegen met als argument dat de toestand van de LEGO-bouwstenen was aangetast en zonder toestemming van LEGO. En dat zou komen doordat er (een metalen) kogellager in de LEGO-bouwstenen was aangebracht. En daar had LEGO geen toestemming voor verleend. En dat leidde ook tot post-sales klachten. LEGO beriep zich daarbij op haar merkrechten. LEGO heeft het woord LEGO als merk geregistreerd. Dit LEGO-woordmerk is op alle bouwstenen aangebracht. Het LEGO blokje zelf is niet als merk geregistreerd omdat de vorm technisch is bepaald. LEGO heeft wel de vorm van de minifiguurtjes als (vorm)merk geregistreerd:

 
Oordeel rechter

In dit kort geding[2] moest de voorzieningenrechter oordelen of inbreuk werd gemaakt op de merkrechten van LEGO. De voorzieningenrechter oordeelde dat sprake was van inbreuk op de merkrechten. Daarbij speelde een rol dat:

• de voorzieningenrechter van belang vond dat de kwaliteit van het plastic van de LEGO-bouwstenen waaraan een (metalen) kogellager is toegevoegd was aangetast en daardoor niet (meer) voldeed aan de (hoge) kwaliteitseisen die daaraan, ook vanuit de voor (kinder)speelgoed geldende eisen voor productveiligheid, worden gesteld;
• tijdens de zitting de voorzieningenrechter zelf heeft kunnen waarnemen dat “de LEGO-bouwstenen waaraan een metalen kogellager is toegevoegd, zogenaamde stress whitening vertonen”.
• er onder meer lood was gedetecteerd in de aangebrachte metalen kogellager, hetgeen LEGO problematisch acht.
• het bedrukken van LEGO-bouwstenen ook kan leiden tot aantasting van de herkomstfunctie van de LEGO-merken;

Dit alles betekende dat degene die deze LEGO producten aanbood:

• het aanbieden van deze producten moest staken;
• opgave moest doen van de professionele partijen aan wie hij deze producten had verkocht
• een rectificatie moest sturen naar zijn klanten
• een product recall moest uitvoeren onder zijn professionele afnemers (niet zijnde consumenten)
• een dwangsom verschuldigd werd wanneer hij nogmaals inbreuk zou maken
• een kostenvergoeding moest betalen (ruim € 16.000,=).

LEGO had ook gevorderd dat er een opgave gedaan moest worden van de gemaakte winst. Die vordering wordt afgewezen omdat daar, in het kader van dit kort geding, geen spoedeisend belang voor bestond.

 
Wat betekent dit voor merkhouders

In Nederland kunnen merkhouders zich verzetten tegen de verdere verhandeling van hun merkproducten wanneer iets aan de toestand van het product is aangepast. Dat kan zijn:

• dat er iets aan het product is toegevoegd of aangebracht, zoals in dit geval een (metalen) kogellager.
• Of dat er een logo van een derde partij op het product is aangebracht, zoals in dit geval het logo van NS op het treinstel.

Ben je merkhouder en wil je optreden tegen de verdere verhandeling van je (gewijzigd) merkproduct, neem dan contact op met mij om je mogelijkheden tot handhaving van je merkrecht (of ander Intellectueel Eigendomsrecht) te bespreken. Word je hierop aangesproken door een merkhouder, ook dan kunnen wij je adviseren over je juridische positie en mogelijkheden. Neem contact op met mij (wijst@bg.legal). [1] NU.nl 28 mei 2024 https://www.nu.nl/economie/6314601/nederlander-mag-geen-zelfgebouwde-lego-treinen-meer-verkopen.html [2] Rechtbank Den Haag, 28 mei 2024, ECLI:NL:RBDHA:2024:7992