Wanneer is de aanvraag van een merkregistratie te kwader trouw?
Merkaanvraag
Samenwerkingen kunnen tot mooie resultaten leiden. Maar dit is niet altijd het geval. Verschillen in ideeën leiden nog wel eens tot onenigheid tussen partijen. Ook tot onenigheid over wie aanspraak maakt op de intellectuele eigendomsrechten. In een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam is geoordeeld over de vraag of een merkaanvraag te kwader trouw is geweest.
Casus
De Turkse Hizlipara is een samenwerking aangegaan met PayPorter, beiden actief in internationale geldovermakingen. Beide ondernemingen hebben gedurende 3 jaar intensief samengewerkt tot het opzetten van een onderneming. Gezamenlijk werd een betaalsysteem ontwikkeld, gebruik gemaakt van dezelfde website, naam en logo en naar derden toe als een gezamenlijke onderneming gepresenteerd. Voor gebruik van het teken PayPorter hebben partijen geen afspraak gemaakt.
Hizlipara heeft het merk PayPorter zelf geregisterd bij het EUIPO [Bureau voor de intellectuele eigendom van de Europese Unie] en bij ‘Türk Patent’ [Turkse bureau voor intellectuele eigendom]. Door een verschil in toekomstvisie ontstond er onenigheid. Dit heeft ertoe geleid dat PayPorter een vordering aanhangig heeft gemaakt bij het EUIPO tot nietigverklaring van het Uniemerk PayPorter op grond van aanvraag te kwader trouw. Het EUIPO heeft de vordering afgewezen, waarop PayPorter beroep heeft aangetekend.
Verweren
PayPorter heeft aangevoerd dat zij de naam PayPorter en het bijbehorende logo al geruime tijd voor de aanvraag van het Uniemerk gebruikte, dat de kwader trouw blijkt uit alle omstandigheden van de zaak en dat Hizlipara zonder toestemming van PayPorter het Uniemerk en het Turkse merk heeft geregistreerd.
Hizlipara betwist dat er sprake is van kwader trouw en meent dat PayPorter is opgericht met als doel de Nederlandse vestiging van Hizlipara te worden. Dit was de reden om de bestuurder van PayPorter in dienst te nemen bij Hizlipara. Tevens verwijst Hizlipara naar de beslissing van het EUIPO waarin de kwader trouw is afgewezen.
Beoordeling
De aanvraag is niet te kwader trouw door intensieve samenwerking van beide partijen, door samen het logo en de naam PayPorter te gebruiken, zich als gezamenlijke onderneming te presenteren naar derden, er géén afspraken zijn gemaakt over het gebruik van het logo en de naam, Hizlipara met medeweten van PayPorter actief was onder het logo en de naam PayPorter én de aanvraag van het Uniemerk PayPorter commercieel logisch is voor Hizlipara, aldus de rechtbank. PayPorter is veroordeeld tot het staken en gestaakt houden van tekens die overeenstemmend zijn met het Uniemerk PayPorter. Dit geldt ook voor het gebruik van het teken PayPorter in haar handelsnaam.
Beroep op 6:162 BW
Ook een beroep op artikel 6:162 BW, dat een oudere handelsnaam bescherming biedt tegen een jonger overeenstemmend merk dat tot verwarring leidt, is afgewezen. PayPorter heeft hier verwezen naar de Euro-Tyre uitspraak. Alle omstandigheden van het geval moeten worden meegewogen bij een beroep op onrechtmatige daad. Het voornaamste verschil is dat in die zaak sprake was van twee afzonderlijke bedrijven, waarbij een bedrijf dat in Nederland langdurig een handelsnaam voerde werd geconfronteerd met een partij die later een overeenstemmend merk deponeerde.
Conclusie
De beoordeling voor een merkaanvraag te kwader trouw berust op alle omstandigheden van het geval. De belangrijke factoren zijn onder andere of er een (nauwe) samenwerking heeft plaatsgevonden, partijen de teken samen gebruiken, er afspraken zijn gemaakt over gebruik van de tekens en of de registratie door een van de partijen commercieel logisch is of niet. In de PayPorter zaak heeft dit ertoe geleid dat PayPorter haar handelsnaam niet meer kan gebruiken. Wij raden u dan ook aan om vooraf goede afspraken te maken met betrekking tot het gebruik van uw handelsnaam, vooral in een samenwerking. En om tijdig een merk te registreren. Wij verzorgen ook merkregistraties.
