Bescherming merkrecht: hoe ver gaat dat?

20 mei 2020

Het is de belangrijkste reden voor een merkregistratie: het beschermen van uw merk. De beschermingsomvang kan worden afgeleid uit de omschrijving. In sommige gevallen wordt de bescherming echter opgerekt. Daarom rijst de vraag: hoe ver reikt de bescherming van een merk?

Bepalen van de merkomschrijving

De inschrijving van een merk slaagt alleen als een merk onderscheidend genoeg is. Dus: creatief genoeg. Beschrijvende merken zijn dus niet toegestaan. Dit zijn merken met namen of termen die het product of de dienstverlening beschrijven. Zoals merken die de naam ‘bakker’ gebruiken.

Daarnaast is het voor een succesvolle merkinschrijving nodig dat het merk de consument niet misleidt. Het BOIP beoordeelt deze aspecten en besluit of een merk geregistreerd kan worden. Bij het registeren van het merk, moet de merkaanvrager de klassen kiezen waar het merk zal worden gebruikt. Voor deze klassen geldt uiteindelijk de merkbescherming. De merkomschrijving bepaalt dus de beschermingsomvang.

Zo zal een kledingmerk kiezen voor andere klassen dan een autogarage. Het is van groot belang om de klassen zorgvuldig te kiezen, omdat dit ook meteen de bescherming omvang van het merk bepaald. Wij kunnen u hierbij helpen.

Wanneer uw merk voldoende is beschermd, kunt u optreden tegen inbreukmakers. Concreet gezegd houdt dit in dat u ervoor kunt zorgen dat de inbreukmaker stopt met het gebruik van het inbreuk makende merk. Daarnaast kunt u ook een schadevergoeding eisen.

Soms komt het voor dat een merk ook buiten de gekozen klassen bescherming geniet. Dan is de beschermingsomvang dus groter dan in eerste instantie is aangegeven. Dit was aan de hand in onderstaande situatie.

Praktijkvoorbeeld

In een recente beslissing van het EUIPO was het volgende aan de hand. Magic Box wilde het merk ‘Superzings’ registeren. DC Comics, het bedrijf achter het merk ‘Superman’, maakte tegen deze merkinschrijving bezwaar. Het merk ‘Superman’ is geregistreerd voor elf verschillende klassen, waaronder computer games, posters, speelgoed, kaarten en entertainment. Het merk ‘Superzings’ zou geregistreerd worden voor decoraties, computer games, speelgoed en spelletjes. Gedeeltelijk kwamen de merkomschrijvingen dus overeen. Maar het merk Superzings zou uiteindelijk ook voor ándere klassen worden geregistreerd.

 

 

 

 

Het EUIPO was van mening dat beide merken veel op elkaar lijken. Bovendien lijken ook de producten van de twee merken veel op elkaar, namelijk decoratie, speelgoed en computer games. Het EUIPO zag een link tussen de producten en oordeelde dat Magic Box onrechtvaardig voordeel kon halen uit de reputatie van DC Comics. Magic Box kon meeliften op het succes. Met andere woorden: de klasse waarvoor Magic Box haar merk wilde registeren, had een dermate sterke link me de klassen van DC Comics, dat dat inbreuk zou opleveren op het merk ‘Superman'.

Dit is interessant. Want Magic Box wilde het merk ook registreren voor andere klassen. Klassen waarvoor het Superman-merk eigenlijk geen bescherming genoot. Toch rekt het EUIPO de bescherming van het Superman-merk op. Zelfs als het Superman-merk in eerste instantie niet voor de overige klassen is geregistreerd, dan nóg geniet het merk bescherming daarvoor.

Uit deze beslissing bleek dus dat, ook al had DC Comics bescherming voor andere klassen, zij toch bescherming kreeg tegen inbreukmakende producten die een sterke link hadden met haar producten. Helaas voor Magic Box.

Conclusie

Het is van belang om de beschermingsomvang van uw merk goed te bepalen. Zeker met het oog op mogelijke inbreukmakers in de toekomst. Toch is een merkomschrijving niet zaligmakend. De beschermingsomvang kan in sommige gevallen worden opgerekt. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact met ons opnemen via [contact].

Anique van de Kerkhof en Moos Hovens

Anique van de KerkhofMoos Hovens

 

 

 

 

 

 

BG.legal
Hulp bij verwijderen van vervelende YouTube video’s: een stappenplan
Lees meer
Agentuur- en bemiddelingsovereenkomst, wat is het verschil?
Lees meer
RAINS vs. Zara: geen auteursrecht, wel slaafse nabootsing
Lees meer
Merkgebruik bij import producten en doorverkoop
Lees meer
BG.legal ontvangt subsidie voor AI kennisplatform
Lees meer
Wanneer is er sprake van merkinbreuk?
Lees meer
Voor wiens rekening komt trage werking softwaresysteem; klant of leverancier?
Lees meer
Software / data overeenkomsten
Lees meer
NVM is niet verplicht om VBO-leden toegang tot data te geven
Lees meer
Vernietiging van een ingeschreven merk: hoe dan?
Lees meer
Nakoming verplichtingen uit een pilotcontract software
Lees meer
Merkinbreuk door fulfilment diensten
Lees meer
Nieuwsbrief Tech - meld je aan
Lees meer
Modelrecht op meubels: inbreuk of niet?
Lees meer
NL Digital voorwaarden 2020: verbetering positie IT leverancier
Lees meer
Een kritische blik op de Corona-apps van de overheid
Lees meer
De roep om het vrijgeven van voertuigdata
Lees meer
Merken en modellen
Lees meer
Domeinnamen
Lees meer
Voorbeeld tijdelijke licentie voor productie hulpmiddelen tijdens Corona crisis
Lees meer
Slaafse nabootsing
Lees meer
Nieuwsbrief BG Tech: de uitdagingen voor IP en Technologie & gratis webinar corona
Lees meer
Tekort materialen corona bestrijding. Is 3D printing of dwanglicentie oplossing?
Lees meer
Merkinschrijving Balmain faalt
Lees meer
Fashion & Design
Lees meer
Wanneer kan een IT overeenkomst worden ontbonden?
Lees meer
De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 3)
Lees meer
Wie heeft recht op de domeinnaam?
Lees meer
De octrooigemachtigde en het faillissement (Deel 2)
Lees meer
Geslaagde bijeenkomst Blockchain & Food tijdens Den Bosch Data Week
Lees meer
Identieke handelsnaam in de hotellerie: Bosch hotel mag naam blijven gebruiken
Lees meer
Seminar 19 november: Investeren en financieren 2.0
Lees meer
De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
Lees meer
Kartelverbod ook bij (Tech-)licenties en samenwerkingscontracten aanwezig
Lees meer
Den Bosch Data Week: Practical experiences Blockchain and Food
Lees meer
Productomschrijving op een website. Auteursrecht mogelijk?
Lees meer
Nieuw Intellectueel Eigendomsrecht/ IT recht advocatenkantoor in Eindhoven
Lees meer
Tips voor het verkrijgen van auteursrechten
Lees meer
Auteursrecht op website(teksten)
Lees meer
Bescherming winkelinterieur
Lees meer
Het beëindigen van de onderneming bij een inbreuk op IE-rechten
Lees meer
Dezelfde handelsnaam maakt toch geen inbreuk. Hoe kan dat?
Lees meer
Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?
Lees meer
Doordacht samenwerken geeft meer macht
Lees meer
Hoever mag je gaan bij het nabootsen van een stijl/concept?
Lees meer
Adidas merk onderuit door nieuwe uitspraak
Lees meer
Aanvraag Tommy Hilfiger bescherming auteursrechten afgewezen
Lees meer
Inbreuk op merken in de beauty branche
Lees meer
Domeinnamen en merken: het wil nog wel eens botsen
Lees meer
Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
Lees meer
IT-recht
Lees meer
BG.legal participeert in onderzoek naar gebruik van big data en AI door zorginstellingen
Lees meer
Uitleg begrip operationeel in ICT-aanbesteding
Lees meer
BG.tech
Lees meer