Bescherming merkrecht: hoe ver gaat dat?

20 mei 2020

Het is de belangrijkste reden voor een merkregistratie: het beschermen van uw merk. De beschermingsomvang kan worden afgeleid uit de omschrijving. In sommige gevallen wordt de bescherming echter opgerekt. Daarom rijst de vraag: hoe ver reikt de bescherming van een merk?

Bepalen van de merkomschrijving

De inschrijving van een merk slaagt alleen als een merk onderscheidend genoeg is. Dus: creatief genoeg. Beschrijvende merken zijn dus niet toegestaan. Dit zijn merken met namen of termen die het product of de dienstverlening beschrijven. Zoals merken die de naam ‘bakker’ gebruiken.

Daarnaast is het voor een succesvolle merkinschrijving nodig dat het merk de consument niet misleidt. Het BOIP beoordeelt deze aspecten en besluit of een merk geregistreerd kan worden. Bij het registeren van het merk, moet de merkaanvrager de klassen kiezen waar het merk zal worden gebruikt. Voor deze klassen geldt uiteindelijk de merkbescherming. De merkomschrijving bepaalt dus de beschermingsomvang.

Zo zal een kledingmerk kiezen voor andere klassen dan een autogarage. Het is van groot belang om de klassen zorgvuldig te kiezen, omdat dit ook meteen de bescherming omvang van het merk bepaald. Wij kunnen u hierbij helpen.

Wanneer uw merk voldoende is beschermd, kunt u optreden tegen inbreukmakers. Concreet gezegd houdt dit in dat u ervoor kunt zorgen dat de inbreukmaker stopt met het gebruik van het inbreuk makende merk. Daarnaast kunt u ook een schadevergoeding eisen.

Soms komt het voor dat een merk ook buiten de gekozen klassen bescherming geniet. Dan is de beschermingsomvang dus groter dan in eerste instantie is aangegeven. Dit was aan de hand in onderstaande situatie.

Praktijkvoorbeeld

In een recente beslissing van het EUIPO was het volgende aan de hand. Magic Box wilde het merk ‘Superzings’ registeren. DC Comics, het bedrijf achter het merk ‘Superman’, maakte tegen deze merkinschrijving bezwaar. Het merk ‘Superman’ is geregistreerd voor elf verschillende klassen, waaronder computer games, posters, speelgoed, kaarten en entertainment. Het merk ‘Superzings’ zou geregistreerd worden voor decoraties, computer games, speelgoed en spelletjes. Gedeeltelijk kwamen de merkomschrijvingen dus overeen. Maar het merk Superzings zou uiteindelijk ook voor ándere klassen worden geregistreerd.

 

 

 

 

Het EUIPO was van mening dat beide merken veel op elkaar lijken. Bovendien lijken ook de producten van de twee merken veel op elkaar, namelijk decoratie, speelgoed en computer games. Het EUIPO zag een link tussen de producten en oordeelde dat Magic Box onrechtvaardig voordeel kon halen uit de reputatie van DC Comics. Magic Box kon meeliften op het succes. Met andere woorden: de klasse waarvoor Magic Box haar merk wilde registeren, had een dermate sterke link me de klassen van DC Comics, dat dat inbreuk zou opleveren op het merk ‘Superman'.

Dit is interessant. Want Magic Box wilde het merk ook registreren voor andere klassen. Klassen waarvoor het Superman-merk eigenlijk geen bescherming genoot. Toch rekt het EUIPO de bescherming van het Superman-merk op. Zelfs als het Superman-merk in eerste instantie niet voor de overige klassen is geregistreerd, dan nóg geniet het merk bescherming daarvoor.

Uit deze beslissing bleek dus dat, ook al had DC Comics bescherming voor andere klassen, zij toch bescherming kreeg tegen inbreukmakende producten die een sterke link hadden met haar producten. Helaas voor Magic Box.

Conclusie

Het is van belang om de beschermingsomvang van uw merk goed te bepalen. Zeker met het oog op mogelijke inbreukmakers in de toekomst. Toch is een merkomschrijving niet zaligmakend. De beschermingsomvang kan in sommige gevallen worden opgerekt. Heeft u hier vragen over, dan kunt u contact met ons opnemen.

BG.legal