Bestuurders persoonlijk aansprakelijk voor merkinbreuk
Een paar maanden geleden stelde de rechtbank in Den Haag vast dat twee ondernemingen, welke zich bezig hielden met de (online) handel in elektronische accessoires, inbreuk maakten op de merkenrechten van Apple. Niet alleen de vennootschap is aangesproken wegens merkinbreuk, maar ook de bestuurders zijn hiervoor aansprakelijk gesteld op grond van de onrechtmatige daad. Onder welke omstandigheden inbreuk op een merkenrecht kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid, wordt in deze blog voor u uiteengezet.
Inleiding
Apple is houdster van twee ingeschreven internationale woord- en beeldmerken[1], die zij aanbrengt op de door haar gefabriceerde producten. Deze merkregistratie geeft Apple als merkhouder het recht om op te treden tegen een ander die een identiek of overeenstemmend merk gebruikt voor dezelfde waren en/of diensten. In zulke gevallen wordt er namelijk merkinbreuk gepleegd op het merkenrecht.
Recentelijk werd door Apple niet alleen een beroep op merkinbreuk gedaan, ook de bestuurders van de inbreuk makende vennootschap werden aangesproken op grond van de onrechtmatige daad (artikel 6:162 BW). Indien een vennootschap een onrechtmatige daad pleegt, is in beginsel alleen de vennootschap aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. In het geval van bijzondere omstandigheden is er naast aansprakelijkheid van de vennootschap echter ook ruimte voor aansprakelijkheid van de bestuurders. Voor het aannemen van zodanige aansprakelijkheid is vereist dat de bestuurders ter zake van de benadeling persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. Of de bestuurders een ernstig verwijt kan worden gemaakt, hangt af van de omstandigheden van het geval.
De feiten
De zaak betreft een geschil tussen Apple en drie gedaagden. Twee van de drie gedaagden waren vennoten van een vof die online elektronische accessoires verkocht op verschillende websites, namelijk <www.kabelvooriphone.nl>, <www.iphoneoplader.nl>, <www.iphonekabel.nl> en <www.bol.com>.Deze producten zijn geschikt voor gebruik met de elektronica die Apple ontwerpt en verkoopt. Na opheffing van de vof hebben de twee gedaagden hun handel voortgezet via een opgerichte BV, de derde gedaagde in het geschil.
Apple heeft tussen 2016 en 2022 verschillende testaankopen laten doen op de websites van gedaagden. Hierbij werd door Apple geconstateerd dat de producten die op de website werden aangeboden niet-originele Apple producten waren, terwijl deze wel voorzien waren van tekens gelijk aan de merken van Apple. Vanaf 2016 heeft Apple de gedaagden meermaals gesommeerd om de inbreuken te staken en gestaakt te houden. In maart 2022 sommeerde Apple gedaagden een laatste maal, maar ook toen bleef een reactie uit.
Vanaf 2019 heeft de Nederlandse douane zendingen gericht aan de vof regelmatig vastgehouden, vanwege het vermoeden dat met de verhandeling ervan inbreuk zou worden gemaakt op de intellectuele eigendomsrechten van Apple. Door Apple is steeds bevestigd dat deze producten namaak waren, waarna zij zijn vernietigd.
Het geschil
Apple start een procedure en vordert onder meer dat de rechtbank gedaagden beveelt om de merkinbreuken te staken en gestaakt te houden. Door het invoeren, aanbieden en het verkopen van elektronische accessoires die zonder toestemming van Apple zijn voorzien van tekens gelijk aan de merken, is door gedaagden inbreuk gemaakt op de merkenrechten van Apple.
Daarnaast eist Apple dat de rechtbank voor recht verklaart dat gedaagden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de schade die Apple heeft geleden als gevolg van het inbreuk makende en onrechtmatig handelen. Zij eist hierbij een betaling van een bedrag van 40.000,- als voorschot op de nog vast te stellen schadevergoeding.
Het oordeel - merkinbreuk
De rechtbank oordeelt dat vaststaat dat de vof en de bv inbreuk hebben gemaakt op de merkenrechten van Apple in de zin van artikel 9 lid 2 sub a van de Uniemerkenverordening. Hieraan wordt ten grondslag gelegd dat gedaagden producten met tekens gelijk aan de merken van Apple hebben geïmporteerd en verkocht, zonder dat Apple hiervoor toestemming gegeven heeft. Het verweer van gedaagden dat zij niet (doel)bewust inbreuk op de merkenrechten hebben gemaakt, maakt dit niet anders.
Apple heeft gedaagden meermaals aangeschreven wegens inbreuk op bepaalde merkenrechten, maar deze sommaties zijn door gedaagden keer op keer genegeerd. Zij hebben daarnaast onvoldoende maatregelen getroffen om inbreuk op de merkenrechten van Apple te voorkomen. Het verweer dat het voor gedaagden niet zichtbaar is wanneer sprake is van namaakproducten wordt verworpen, aangezien gedaagden bekend verondersteld worden met gangbare prijzen in de branche.
Volgens de rechtbank kan de vordering tot het staken van de inbreuk dan ook worden toegewezen. De rechtbank beveelt de gedaagden om iedere inbreuk op de merken van Apple in de gehele EU te staken en gestaakt te houden. Ook worden dwangsommen opgelegd als stimulans tot nakoming van de toe te wijzen vorderingen.
Het oordeel - bestuurdersaansprakelijkheid
Apple stelt daarnaast dat de gedaagden onrechtmatig hebben gehandeld in hun hoedanigheid van (indirecte) bestuurders van de bv, omdat hen van de merkinbreuk door deze bv een persoonlijk ernstig verwijt gemaakt kan worden. Apple acht gedaagden in dit kader aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van de merkinbreuk, omdat zij een op hen persoonlijk jegens Apple rustende zorgvuldigheidsnorm hebben geschonden.
Volgens de rechtbank volgt uit vaste rechtspraak het uitgangspunt dat indien een vennootschap een onrechtmatige daad pleegt, alleen de vennootschap aansprakelijk is voor daaruit voortvloeiende schade. Onder bijzondere omstandigheden kunnen daarnaast ook de bestuurders aansprakelijk worden gehouden. Voor het aannemen van zodanige aansprakelijkheid is vereist dat de bestuurders ter zake van de benadeling persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt.
De rechtbank komt tot de conclusie dat beide bestuurders van de bv een persoonlijk ernstig verwijt treft van de gepleegde merkinbreuken. De gedaagden waren de enige werkzame personen binnen de bv en zij hebben zelf de inbreuk makende producten ingekocht, ingevoerd, te koop aangeboden en verkocht. Zij waren daarnaast op de hoogte van de sommatiebrieven die Apple stuurde. De steekproeven die door gedaagden werden uitgevoerd om merkinbreuk te voorkomen, bleken kennelijk niet voldoende te zijn om daadwerkelijk merkinbreuk te voorkomen. Gedaagden wisten of behoorden te begrijpen dat hun handelen tot schade bij Apple zou lijden, waardoor zij op grond van de onrechtmatige daad uit artikel 6:162 BW aansprakelijk zijn voor de schade die Apple heeft geleden.
De vordering tot schadevergoeding, te begroten op de door de bv met haar onrechtmatig/inbreuk makend handelen genoten winst, is dan ook toewijsbaar.
Conclusie
Dit vonnis van de rechtbank Den Haag bevestigt dat bij het plegen van een merkinbreuk door een vennootschap, ook bestuurdersaansprakelijk voor de bestuurders in privé op de loer ligt. Wees er dus op bedacht dat inbreuk makend handelen van uw onderneming mogelijk ook kan leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid!
Heeft u vragen over het merkinbreuk of het merkenrecht in het algemeen? Neem dan contact op met één van onze specialisten!
[1] Het betreft de volgende registraties:
- het internationale woordmerk ‘APPLE’ (nr. 9137765).
- het internationale beeldmerk (nr. 1378087).
