Doordacht samenwerken geeft meer macht

02 aug 2019

“Kennis is macht, maar kennis delen is kracht” is een veelgehoord gezegde. Een casus bij de Rechtbank Den Haag laat zien dat partijen in de samenwerking wel goede afspraken moeten maken over de verdeling van het intellectuele eigendom. Mocht het met één van de partijen mislopen, dan kan veel van de hiervoor genoemde kracht verloren gaan.

De feiten in het kort

Partijen 1 en 2 organiseren gezamenlijk sinds jaar en dag beauty awards. Hiervoor maken zij een logo, registreren zij twee domeinnamen en voeren zij gezamenlijk een handelsnaam. Zij spreken onderling af dat de intellectuele eigendomsrechten op gelijkwaardige basis eigendom zijn van beide partijen. De samenwerking verloopt prima tot partij 1 failliet gaat. De curator realiseert een doorstart en verkoopt daarbij de rechten die partij 1 had aan de doorstarter. Partij 2 en de doorstarter worden het niet eens over een samenwerking. De doorstarter wil aanspraak maken op de intellectuele eigendomsrechten en vraagt de rechter deze aan hem toe te kennen.

Wat krijgt de doorstarter?

De rechter oordeelt als volgt:

  • het logo kan niet worden overgedragen, omdat het geen vermogensrecht is. Partijen hadden de intentie om een beeldmerk aan te vragen, maar dit is niet gebeurd. De doorstarter krijgt het logo dus niet toegewezen;
  • de domeinnaam is ook geen vermogensrecht, maar slechts een overeenkomst met S.I.D.N. De doorstarter loopt daarmee ook de domeinnaam mis.
De handelsnaam is wel een vermogensrecht, maar…

De rechter oordeelt dat de handelsnaam wel een vermogensrecht is en dus kan worden overgedragen. De handelsnaam is echter slechts in de samenwerking tussen partijen 1 en 2 gebruikt. Omdat partijen 1 en 2 indertijd hebben afgesproken dat zij beiden op gelijkwaardige basis eigenaar zijn, hebben zij een gelijk recht (aandeel) op de handelsnaam. Verder hadden partijen 1 en 2 bepaald dat de handelsnaam alleen met toestemming van de ander kan worden overgedragen. Deze toestemming is niet gegeven. Dit betekent dat de curator van partij 1 het aandeel niet heeft kunnen overdragen aan de doorstarter.

Ook partij 2 doet een poging

Niet alleen de doorstarter, maar ook partij 2 doet een poging om de rechten uit de samenwerking zoveel mogelijk voor zichzelf te krijgen. Na het faillissement van partij 1 vraagt partij 2 namelijk alsnog op eigen naam een merkrecht aan. De rechter steekt hier een stokje voor en verklaart het merk nietig, omdat het te kwader trouw is aangevraagd.

En dus..

De doorstarter staat met lege handen, maar ook partij 2 wordt beperkt. Zoals de curator van partij 1 de toestemming van partij 2 nodig heeft om het aandeel te kunnen overdragen, zo heeft partij 2 andersom ook de toestemming van de curator van partij 1 nodig. Partijen doen er bij een samenwerking dus verstandig aan om over een faillissementsscenario na te denken.

Mr. J. Beerens, advocaat en curator en tevens lid van onze IE-sectie.