Tekort materialen corona bestrijding. Is 3D printing of dwanglicentie oplossing?

30 mrt 2020

In deze Corona crisis hebben we een tekort aan materialen voor de corona bestrijding (bijvoorbeeld mondkapjes, gezichtsmaskers) en medische hulpmaterialen (bijvoorbeeld testvloeistoffen voor coronakits). Soms is het daarbij niet makkelijk voor andere producenten om in dat gat te springen, bijvoorbeeld omdat de fabrikant weigert de receptuur openbaar te maken of omdat de vormgeving/medicijn met een intellectueel eigendomsrecht (‘IP’) is beschermd. Wat zijn de oplossingen?

mondkapje

IP bescherming

Doordat er veel coronatesten (COVID-19)afgenomen moesten worden, ontstond een tekort aan testvloeistof voor de coronakits. Deze coronakits waren met name afkomstig van Roche Pharma. Roche kon de vraag naar de testvloeistof niet aan. Daarom werd er gezocht naar alternatieven. Roche gaf daarbij aan dat wanneer testvloeistoffen van anderen in de testapparaten van Roche worden gebruikt, Roche niet kan instaan voor de kwaliteit daarvan en de garantie vervalt[1].

Recent heeft Roche op haar website aangegeven dat er geen octrooi (patent) rust op de testvloeistof en dat Roche mee zoekt naar partijen die de testvloeistof veilig en betrouwbaar kunnen produceren[2]. De receptuur voor de testvloeistof wordt niet online gezet, waar door velen wel om werd gevraagd. In de Tweede Kamer werd geroepen om Roche te dwingen de receptuur in licentie te geven met een dwanglicentie.

Dwanglicentie

Een octrooihouder heeft een exclusief recht. Dit recht is vastgelegd in internationale verdragen (Trade-Related Aspects of Intellectual Property (TRIPs) en in de Rijksoctrooiwet. Wanneer een octrooihouder niet in staat of bereid is om voldoende medicijnen te produceren dan zouden anderen kunnen inspringen. De octrooihouder kan dat verbieden met een beroep op het octrooi. Een uiterste middel is dan de dwanglicentie. Daarmee zouden anderen dan de octrooihouder het medicijn kunnen maken, zonder inbreuk te maken op het octrooi. Een octrooi moet ‘nawerkbaar’ zijn. Op basis van het gepubliceerde octrooi moet een vakman de vinding kunnen toepassen en namaken.

De regelgeving maakt een dwanglicentie mogelijk in het geval van een ‘nationale noodtoestand of andere omstandigheden van bijzonder dringende aard’. Artikel 31 TRIPs bepaalt dat in een dergelijke situatie een dwanglicentie mogelijk is. Daarbij gelden een paar voorwaarden zoals: de octrooihouder moet eerst zijn verzocht om een licentie (hier kan in een noodsituatie van worden afgeweken), het moet tijdelijk zijn, alleen voor binnenlands gebruik en er moet een ‘toereikende vergoeding’ worden betaald aan de octrooihouder. Artikel 57 Rijksoctrooiwet bepaalt dat de Minister van Economische Zaken een dwanglicentie kan verlenen wanneer het algemeen belang dat vordert. De Rijksoctrooiwet geeft niet aan wat de voorwaarden voor een dwanglicentie zijn. Wanneer partijen geen vergoeding overeen kunnen komen, dan bepaalt artikel 58 Rijksoctrooiwet dat deze door de rechter kan worden vastgesteld. De octrooihouder kan in rechte de dwanglicentie aanvechten. Een dwanglicentie werkt pas nadat deze is ingeschreven in het octrooiregister.

Bedrijfsgeheim

Toch zal de medewerking van de octrooihouder waarschijnlijk nog wel nodig zijn. Deze heeft immers de kennis van en ervaring met materialen, productieproces, etc. Die know how staat niet in het octrooi. Deze know how (bijvoorbeeld een receptuur) kan een bedrijfsgeheim van de octrooihouder zijn. Om bescherming op grond van de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen te kunnen hebben (en houden) moeten bedrijfsgeheimen geheim worden gehouden en moeten er maatregelen worden getroffen om bedrijfsgeheimen geheim te houden. Daar past niet bij het, zonder een overeenkomst met geheimhoudingsbepalingen, aan derden bekend maken van de bedrijfsgeheimen. Mogelijk zou het niet verstrekken van informatie, onder omstandigheden van een nationale noodtoestand, onrechtmatig handelen kunnen optreden. Een rechter zou dan mogelijk, in het kader van een spoedvoorziening, kunnen gebieden om bepaalde informatie, onder bepaalde voorwaarden, ter beschikking te stellen.

Vrijwillige tijdelijke licentie

Een alternatief voor een dwanglicentie is mogelijk een vrijwillige tijdelijke licentie. Dit kan aan de orde zijn wanneer de octrooihouder zelf niet voldoende producten kan maken. Hij kan dan tijdelijk, en onder voorwaarden, een licentie aan een ander/anderen geven. De afspraken hierover zou ik vastleggen in een licentieovereenkomst. Daarin zou ik vastleggen de duur van de licentie, de medewerking van de octrooihouder om kennis te verschaffen, de vergoeding voor de octrooihouder en bepalingen over vertrouwelijkheid en non-concurrentie na het einde van de licentieovereenkomst.  Een voorbeeldovereenkomst stuur ik u graag toe als u het onderstaande formulier invult.

3D printing

Een ander voorbeeld zijn de mondkapjes en de gezichtsbeschermers. Kort geleden verscheen een bericht over een Italiaans bedrijf dat een octrooi had op kleppen voor beademingsmachines. Zij konden de productie niet aan. Daarom waren er anderen die met 3D printing (Additive Manufacturing) deze kleppen wilden printen. Met een beroep op hun octrooirecht maakte het bedrijf daar bezwaar tegen. Het bedrijf weigerde ook om ontwerptekeningen ter beschikking te stellen. Daarbij beriepen zij zich op mogelijke aansprakelijkheid wanneer anderen er gebrekkige producten mee zouden maken.

Voor de vormgeving van een mondkapje of gezichtsbeschermer zou ook een beroep kunnen worden gedaan op auteursrecht of modelrecht. Auteursrecht ontstaat automatisch door de creatie van het werk. Modelrecht ontstaat na het doorlopen van een registratieprocedure. Met 3D printing zou inbreuk kunnen worden gemaakt op het auteursrecht en/of modelrecht.

Inbreuk op auteursrecht?

Wanneer een product met 3D printing wordt gemaakt, dan is het de vraag of hiermee inbreuk wordt gemaakt op het auteursrecht. Allereerst moet er auteursrecht bestaan op het origineel. Wanneer dat het geval is dan is het de vraag of sprake is van een auteursrechtelijke inbreuk. Daarvoor moet worden beoordeeld of sprake is van overname (verveelvoudiging) of openbaarmaking van auteursrechtelijk beschermde trekken van het origineel.

De auteurswet kent geen dwanglicentie. Uit rechtspraak[3] blijkt dat een dwanglicentie wel mogelijk is wanneer de auteursrechthebbende, door het weigeren van een licentie, misbruik maakt van zijn machtspositie. Hier zal alleen sprake van zijn in uitzonderlijke gevallen. Een dwanglicentie is dan alleen gerechtvaardigd wanneer (i) een onderneming een feitelijke machtspositie, (ii) door de weigering om een licentie te verstrekken de introductie van een nieuw product, waarvoor geen alternatief bestaat, belet en (iii) gebleken is dat van de zijde van de consumenten een potentiële vraag naar dat product bestaat.

Conclusie

Wanneer een octrooihouder niet kan voldoen aan de behoefte van producten ten tijde van een crisis, dan zou een dwanglicentie als uiterste middel kunnen worden ingezet. Een alternatief daarvoor is een vrijwillige tijdelijke licentie. Maar daarvoor is de medewerking van de octrooihouder vereist.

Wat kunnen wij voor u doen:

- adviseren over de inhoud van licentie overeenkomsten

- adviseren over de mogelijkheden van een dwanglicentie

- afspraken vastleggen over het, al dan niet tijdelijk, gebruik van kennis/ IP van een ander

- optreden tegen inbreukmakers op IP

 

[1] Telegraaf 26 maart 2020, https://www.telegraaf.nl/nieuws/1674144737/farmaceut-roche-speelt-onderhandelingsspel-coronatest

[2] Website Roche, https://www.roche.nl/nl/covid-19/roche-deelt-receptuur.html

[3] Rechtbank Amsterdam, 30 november 2011 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2011:CA4035

Jos van der Wijst

Hulp bij verwijderen van vervelende YouTube video’s: een stappenplan
Lees meer
Agentuur- en bemiddelingsovereenkomst, wat is het verschil?
Lees meer
Wanneer is reclame voor medisch hulpmiddel misleidend?
Lees meer
Merkgebruik bij import producten en doorverkoop
Lees meer
BG.legal ontvangt subsidie voor AI kennisplatform
Lees meer
Mag geneesmiddelenfabrikant gratis monsters aan apothekers verstrekken?
Lees meer
Bescherming merkrecht: hoe ver gaat dat?
Lees meer
Vernietiging van een ingeschreven merk: hoe dan?
Lees meer
Klinische evaluatie bij combinatiegebruik van medische hulpmiddelen
Lees meer
Nieuwsbrief Tech - meld je aan
Lees meer
NL Digital voorwaarden 2020: verbetering positie IT leverancier
Lees meer
Een kritische blik op de Corona-apps van de overheid
Lees meer
De roep om het vrijgeven van voertuigdata
Lees meer
Domeinnamen
Lees meer
Voorbeeld tijdelijke licentie voor productie hulpmiddelen tijdens Corona crisis
Lees meer
Nieuwsbrief BG Tech: de uitdagingen voor IP en Technologie & gratis webinar corona
Lees meer
Wanneer kan een IT overeenkomst worden ontbonden?
Lees meer
De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 3)
Lees meer
Wie heeft recht op de domeinnaam?
Lees meer
De octrooigemachtigde en het faillissement (Deel 2)
Lees meer
Geslaagde bijeenkomst Blockchain & Food tijdens Den Bosch Data Week
Lees meer
Seminar 19 november: Investeren en financieren 2.0
Lees meer
De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
Lees meer
Kartelverbod ook bij (Tech-)licenties en samenwerkingscontracten aanwezig
Lees meer
Den Bosch Data Week: Practical experiences Blockchain and Food
Lees meer
Productomschrijving op een website. Auteursrecht mogelijk?
Lees meer
Nieuw Intellectueel Eigendomsrecht/ IT recht advocatenkantoor in Eindhoven
Lees meer
Tips voor het verkrijgen van auteursrechten
Lees meer
Auteursrecht op website(teksten)
Lees meer
Het beëindigen van de onderneming bij een inbreuk op IE-rechten
Lees meer
Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?
Lees meer
Doordacht samenwerken geeft meer macht
Lees meer
BG.legal participeert in onderzoek naar gebruik van big data en AI door zorginstellingen
Lees meer
BG.tech
Lees meer