Merkonderzoek: Hoe voorkom je merkinbreuk?

02 feb 2021

Je hebt een merknaam of logo bedacht voor je bedrijf. Je kunt aan de slag! Of niet? Heb je namelijk wel gecheckt of het merk al door een ander wordt gebruikt? Met een goed merkonderzoek voorkom je claims vanwege merkinbreuk op andermans merk. Wat veel mensen daarbij niet weten is dat enkel een onderzoek in het KvK-register onvoldoende is!

In deze blog lichten wij toe door wat voor onderzoek je voorkomt dat je binnen het vaarwater van andermans geregistreerde merk komt. Voorkom dat je (na geïnvesteerd te hebben in jouw merk) voor verrassingen komt te staan.

Beschermingsomvang merk

Pas zodra je een merk registreert, verkrijg je een exclusief recht om dit merk te gebruiken (voor informatie over de vereisten voor een geldige merkaanvraag verwijzen wij u naar deze pagina).

Bij een registratie wordt het merk geregistreerd voor één of meerdere categorieën producten of diensten, de zogenoemde (in totaal 45) nice-klassen. Ook wordt het merk geregistreerd voor een bepaald territorium. Dit kan heel Europa zijn, maar ook de Benelux of een ander specifiek land.

In beginsel wordt het merk niet beschermd buiten de geregistreerde klassen en het territorium.

Merkonderzoek identieke én soortgelijke merken 

Indien iemand claimt dat jij inbreuk maakt op zijn of haar merk zal de rechter onderzoek doen naar visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming (lees onze eerdere blog over deze beoordeling). Met een soortgelijk merk kun je dus ook inbreuk maken op andermans merk.

Indien je een naam hebt bedacht of een logo hebt ontworpen, dan is het ook belangrijk niet alleen onderzoek te doen naar identieke merken, maar ook gelijksoortige merken.

Bij het merkonderzoek zal het doorgaans voldoende zijn om merkonderzoek te doen naar binnen de klassen waarvoor deze zijn geregistreerd.

Hier bestaat echter een uitzondering op.

Bekende merken

Een merkhouder van een (zeer) bekend merk, kan ook bescherming hebben buiten de klassen waarvoor hij of zij het merk heeft geregistreerd.

Casus

Een recent voorbeeld hiervan is een zaak tussen het logo van Red Bull en Bullsone, waarover de hoogste rechter in Oostenrijk in 2020 heeft geoordeeld. Bullsone (een Koreaans bedrijf) verkocht al vele jaren zonder problemen onderhoudsproducten voor auto’s onder de naam Bullsone en maakte daarbij gebruik van de volgende logo’s.

 

 

 

Echter wijzigde Bullsone haar logo in 2011. Ook startte Bullsone met het gebruik van het nieuwe logo voor de verkoop van producten voor auto’s in Oostenrijk. Red Bull vond dit logo erg veel op haar logo lijken en maakte bezwaar tegen het gebruik van het logo door Bullsone op basis van haar EU-merkregistratie.

 

 

 

 

 

 

 

 

VS.

 

 

 

 

 

 

De rechter oordeelde (naast dat zij de logo’s ook te veel op elkaar vond lijken) dat ondanks dat Red Bull haar merk niet geregistreerd had voor onderhoudsproducten voor auto’s er wél sprake was van merkinbreuk. Red Bull had haar merk namelijk wel geregistreerd voor het organiseren van sportevenementen.

Vanwege de bekendheid van Red Bull voor Formule 1 evenementen, kon het merk naar mening van de rechter door het publiek worden geassocieerd met het logo van Bullsone dat zij gebruikte voor onderhoudsproducten voor auto’s.

Relevantie

Dan vraag je je wellicht af; dit gaat om een uitspraak is Oostenrijk, waarom is dit relevant voor Nederland? Deze uitspraak is (ook in Nederland) relevant vanwege de uniformiteit van het Europese merkenrecht. Dit betekent dat een soortgelijk geschil over EU-merken door een Nederlandse rechter op dezelfde manier beoordeeld zou moeten worden.

Vragen?

Heeft u een naam of logo bedacht voor uw bedrijf? Doe dan een merkonderzoek naar de beschikbaarheid daarvan. Wij helpen u hier graag bij.

Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op, ook kun je meer informatie vinden via op de pagina merken- en modellen.