Samenwerking bij ontwikkeling nieuw aardbeienras eindigt in merkenruzie
Een Poolse en een Nederlandse partij hadden de intentie om met elkaar samen te werken bij het opkweken, promoten en verkopen van aardbeienplanten van twee oude bestaande aardbeienrassen. De Poolse partij houdt zich bezig met de import en export van onder meer fruitplanten en sierplanten. De Nederlandse partij exploiteert een handelskwekerij. Partijen hadden daarvoor de merknamen “Pineberry White Dream” en “Framberry” bedacht. De Nederlandse partij registreert deze merknamen en wordt zodoende houder van de merkrechten. De Poolse partij vordert in kort geding overdracht aan haar van de merkregistraties en de Nederlandse partij te verbieden aardbeienplanten onder deze twee aardbeiennamen te verkopen.
De Poolse partij legt aan haar vordering ten grondslag dat de Nederlandse partij onrechtmatig heeft gehandeld doordat de Nederlandse partij de aardbeiennamen uitsluitend op haar eigen naam en daarmee te kwader trouw heeft gedeponeerd als woordmerk.
De rechter vraagt zich als eerste af welk recht van toepassing is op de rechtsverhouding tussen de Poolse en Nederlandse partij. De vordering van de Poolse partij is deels gebaseerd op de stelling dat de Nederlandse partij onrechtmatig heeft gehandeld en deels op de stelling dat er wanprestatie is gepleegd.
Om te bepalen welk recht van toepassing is ten aanzien van een op een onrechtmatige daad gegronde vordering dient de Nederlandse rechter EG Verordening nr. 864/2007 betreffende het recht dat van toepassing is op niet-contractuele verbintenissen (Rome II-verordening) toe te passen. Om te bepalen welk recht van toepassing is ten aanzien van een op een overeenkomst gegronde vordering dient de Nederlandse rechter EG Verordening nr. 593/2008 betreffende het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomst (Rome I-verordening) toe te passen.
De rechter oordeelt dat wat er ook zij van de stellingen van de Poolse partij, de gestelde onrechtmatige daad van de Nederlandse partij kan er niet toe leiden dat de bedoelde merkinschrijvingen door de Nederlandse partij moeten worden overgedragen en op naam van de Poolse partij moet worden gezet. De bedoeling van partijen kan hoogstens geweest zijn dat de merkinschrijvingen van de aardbeiennamen op naam van beide partijen gezamenlijk moesten komen. Dit betekent dat het uitdrukkelijk niet de bedoeling van partijen was dat de merkinschrijvingen uitsluitend op naam van de Poolse partij zouden komen, zodat de vorderingen, die neerkomen op het toekennen van een exclusief recht op de woordmerken/aardbeiennamen aan de Poolse partij niet kunnen worden toegewezen.
Conclusie:
- leg tijdig de namen vast waaronder een product later verhandeld gaat worden;
- bij merkregistraties geldt; die het eerst komt, het eerst maalt. Het is altijd nog mogelijk om een merkregistratie aan te passen of een gebruiksrecht (licentie) daarop vast te leggen;
- leg afspraken die in het kader van een samenwerking worden gemaakt vast. Indien er (nog) geen schriftelijke overeenkomst is, zorg dan voor een andere wijze van vastlegging;
- schenk bij internationale samenwerking aandacht aan vragen over welke rechter bevoegd is bij geschillen en welk recht dan moet worden toegepast. Dat voorkomt onaangename verrassingen later. Een procedure is (nog) kostbaarder wanneer ook tijd en energie aan dit soort vraagstukken besteed moet worden;
- in deze procedure zou een vordering om er aan mee te werken dat de merkregistraties mede op naam van de Poolse partij zouden komen te staan, meer kans van slagen hebben gehad. Dit had als een subsidiaire vordering in de procedure aangevoerd kunnen worden.
