Vernietiging van een ingeschreven merk: hoe dan?
Een merkregistratie is van groot belang. Op deze manier kunt u uw merk het beste beschermen tegen namakers en meelifters. Pas na een merkregistratie kan sprake zijn van inbreuk. Uw concurrenten kunnen echter hetzelfde doen. Zij kunnen een merk inschrijven die sterk op die van u lijkt, of die te beschrijvend of misleidend is. Met ‘beschrijvend’ bedoelen we dat het merk het product of de dienst beschrijft. Met ‘misleidend’ bedoelen we dat het misleidend is met betrekking tot de gevaren van het product voor de gezondheid van mens en dier of het milieu. Het tegenovergestelde kan ook gebeuren: een concurrent is het niet eens met uw merkinschrijving en vordert vernietiging. Kan dat?
In deze blog zal ik ingaan op de volgende vraag: wanneer kan een merkregistratie worden vernietigd?
Deze vraag zal worden beantwoord aan de hand van een praktijkvoorbeeld.
Casus
In een recente zaak was het volgende aan de hand. Canina Pharma GmbH had het woordmerk ‘BIO-INSECT Shocker’ ingeschreven bij het EUIPO (de instantie waar Europese merken worden ingeschreven). Dit merk werd ingeschreven voor waren en diensten zoals producten voor het verdelgen van insecten en chemische preparaten voor het gebruik bij de vervaardiging van biociden. Na de inschrijving van dit merk, heeft SolNova in juli 2016 een vordering tot nietigverklaring van dit merk ingesteld. Zij was van mening dat het merk onder andere te beschrijvend en misleidend van aard was.
Volgens Verordening 207/2009 wordt een merkinschrijving geweigerd van merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten. Hiermee wordt dus verhinderd dat bijvoorbeeld een merk dat verwijst naar een bepaalde plaats van herkomst, niet meer door anderen kan worden gebruikt. Anderen moeten deze plaats ook nog kunnen gebruiken in hun merk.
Beschrijvend?
Of een teken als beschrijvend kan worden aangemerkt, hangt af van hoe het relevante publiek het merk ziet. Dit is het geval wanneer er met de betrokken waren of diensten een voldoende rechtstreeks en concreet verband bestaat, waardoor het relevante publiek daarin onmiddellijk en zonder verder na te denken een beschrijving van deze waren of diensten of een kenmerk hiervan kan zien. De kamer van beroep heeft geoordeeld dat het relevante publiek bestond uit het grote publiek en vaklui, dat het aandacht niveau gemiddeld tot hoog was en dat uit moest worden gegaan van het Engelstalige publiek. Het betrokken merk bestond immers uit Engelse woorden.
De kamer van beroep vond dat het merk géén beschrijvend teken was. De Engelse term “shocker” had de betekenis van iets dat schokkend is en dat het daaraan verwante werkwoord “to shock” betekende “iemand ertoe brengen zich verrast of geschokt te voelen”. De middelen waarvoor het merk is ingeschreven houden verband met insectenverdelgingsmiddelen met het doel om insecten te doden, niet om deze een schok te geven. De kamer van beroep kwam dan ook tot de conclusie dat men, om een verband te leggen tussen de term “shocker” en de betekenis van het merk, een denkoefening moest maken, waardoor het merk dus slechts suggestief was. En dus niet beschrijvend.
Het Gerecht was het hier mee eens. Echter, dan komt de vraag of het merk misleidend is.
Misleidend?
Hier had de kamer van beroep een beoordelingsfout gemaakt. SolNova stelde dat de term “bio” verwijst naar biologische producten of eerbied voor het milieu. De kamer van beroep was het hier niet mee eens en stelde dat het relevante publiek deze term niet zal koppelen aan milieuvriendelijkheid en voorts niet misleidend zou zijn. Het Gerecht keek hier anders tegenaan. Het Gerecht oordeelde dat het woordelement “bio” een zeer suggestieve strekking heeft gekregen en over algemeen verwijst naar het idee van milieuvriendelijkheid of naar het gebruik van natuurlijke materialen. Dat was hier niet het geval. Deze verwarring kan ook optreden bij het Engelstalige publiek, aangezien de term “bio” ook in de Engelse taal wordt gebruikt voor dergelijke eigenschappen. De vermelding van de term “bio” was dus voldoende bewijs dat er een voldoende ernstig gevaar voor misleiding van de consument bestond.
Uitkomst van deze zaak was dan ook dat het bestreden merk niet beschrijvend, maar wel misleidend was. Om deze reden is het merk dan ook vernietigd.
Wat betekent dit voor de praktijk
- Het is nog steeds mogelijk om een merk te registreren met daarin woorden die verband houden met het product of de dienst. Voorwaarde is dat er enige afstand wordt gehouden en dat dus een denkoefening in verschillende stappen gemaakt moet worden en een intellectuele inspanning moet worden geleverd.
- Wanneer een concurrent een merk heeft geregistreerd en daardoor beschrijvende termen probeert te monopoliseren, dan kunt u daar tegen optreden.
Heeft u vragen over het inschrijven van een merk? Bent u bang dat uw merk te beschrijvend of misleidend is? Of heeft uw concurrent een merk ingeschreven waar u het niet mee eens bent? Wij helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact met ons op via contactgegevens.
