Vernietiging van een ingeschreven merk: hoe dan?

20 mei 2020

Een merkregistratie is van groot belang. Op deze manier kunt u uw merk het beste beschermen tegen namakers en meelifters. Pas na een merkregistratie kan sprake zijn van inbreuk. Uw concurrenten kunnen echter hetzelfde doen. Zij kunnen een merk inschrijven die sterk op die van u lijkt, of die te beschrijvend of misleidend is. Met ‘beschrijvend’ bedoelen we dat het merk het product of de dienst beschrijft. Met ‘misleidend’ bedoelen we dat het misleidend is met betrekking tot de gevaren van het product voor de gezondheid van mens en dier of het milieu. Het tegenovergestelde kan ook gebeuren: een concurrent is het niet eens met uw merkinschrijving en vordert vernietiging. Kan dat?

In deze blog zal ik ingaan op de volgende vraag: wanneer kan een merkregistratie worden vernietigd?

Deze vraag zal worden beantwoord aan de hand van een praktijkvoorbeeld.

Casus

In een recente zaak was het volgende aan de hand. Canina Pharma GmbH had het woordmerk ‘BIO-INSECT Shocker’ ingeschreven bij het EUIPO (de instantie waar Europese merken worden ingeschreven). Dit merk werd ingeschreven voor waren en diensten zoals producten voor het verdelgen van insecten en chemische preparaten voor het gebruik bij de vervaardiging van biociden. Na de inschrijving van dit merk, heeft SolNova in juli 2016 een vordering tot nietigverklaring van dit merk ingesteld. Zij was van mening dat het merk onder andere te beschrijvend en misleidend van aard was.

Volgens Verordening 207/2009 wordt een merkinschrijving geweigerd van merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten. Hiermee wordt dus verhinderd dat bijvoorbeeld een merk dat verwijst naar een bepaalde plaats van herkomst, niet meer door anderen kan worden gebruikt. Anderen moeten deze plaats ook nog kunnen gebruiken in hun merk.

Beschrijvend?

Of een teken als beschrijvend kan worden aangemerkt, hangt af van hoe het relevante publiek het merk ziet. Dit is het geval wanneer er met de betrokken waren of diensten een voldoende rechtstreeks en concreet verband bestaat, waardoor het relevante publiek daarin onmiddellijk en zonder verder na te denken een beschrijving van deze waren of diensten of een kenmerk hiervan kan zien. De kamer van beroep heeft geoordeeld dat het relevante publiek bestond uit het grote publiek en vaklui, dat het aandacht niveau gemiddeld tot hoog was en dat uit moest worden gegaan van het Engelstalige publiek. Het betrokken merk bestond immers uit Engelse woorden.

De kamer van beroep vond dat het merk géén beschrijvend teken was. De Engelse term “shocker” had de betekenis van iets dat schokkend is en dat het daaraan verwante werkwoord “to shock” betekende “iemand ertoe brengen zich verrast of geschokt te voelen”. De middelen waarvoor het merk is ingeschreven houden verband met insectenverdelgingsmiddelen met het doel om insecten te doden, niet om deze een schok te geven. De kamer van beroep kwam dan ook tot de conclusie dat men, om een verband te leggen tussen de term “shocker” en de betekenis van het merk, een denkoefening moest maken, waardoor het merk dus slechts suggestief was. En dus niet beschrijvend.

Het Gerecht was het hier mee eens. Echter, dan komt de vraag of het merk misleidend is.

Misleidend?

Hier had de kamer van beroep een beoordelingsfout gemaakt. SolNova stelde dat de term “bio” verwijst naar biologische producten of eerbied voor het milieu. De kamer van beroep was het hier niet mee eens en stelde dat het relevante publiek deze term niet zal koppelen aan milieuvriendelijkheid en voorts niet misleidend zou zijn. Het Gerecht keek hier anders tegenaan. Het Gerecht oordeelde dat het woordelement “bio” een zeer suggestieve strekking heeft gekregen en over algemeen verwijst naar het idee van milieuvriendelijkheid of naar het gebruik van natuurlijke materialen. Dat was hier niet het geval. Deze verwarring kan ook optreden bij het Engelstalige publiek, aangezien de term “bio” ook in de Engelse taal wordt gebruikt voor dergelijke eigenschappen. De vermelding van de term “bio” was dus voldoende bewijs dat er een voldoende ernstig gevaar voor misleiding van de consument bestond.

Uitkomst van deze zaak was dan ook dat het bestreden merk niet beschrijvend, maar wel misleidend was. Om deze reden is het merk dan ook vernietigd.

Wat betekent dit voor de praktijk
  • Het is nog steeds mogelijk om een merk te registreren met daarin woorden die verband houden met het product of de dienst. Voorwaarde is dat er enige afstand wordt gehouden en dat dus een denkoefening in verschillende stappen gemaakt moet worden en een intellectuele inspanning moet worden geleverd.
  • Wanneer een concurrent een merk heeft geregistreerd en daardoor beschrijvende termen probeert te monopoliseren, dan kunt u daar tegen optreden.

Heeft u vragen over het inschrijven van een merk? Bent u bang dat uw merk te beschrijvend of misleidend is? Of heeft uw concurrent een merk ingeschreven waar u het niet mee eens bent? Wij helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact met ons op via contactgegevens.

Moos Hovens

Moos Hovens

BG.legal

    Contact

      Merk in kunstwerk mag, kunstwerk in product niet
      Lees meer
      Succesvol webinar Fashion & Law deel 2
      Lees meer
      Gebruik van cookies in jouw webshop: Aan welke regels moet ik mij houden?
      Lees meer
      EK-gekte losgebarsten: KNVB vs. Jumbo
      Lees meer
      Belangrijke wijzigingen auteursrecht: makers en exploitanten
      Lees meer
      Jouw eigen gezicht als merkregistratie: kan dat?
      Lees meer
      Legal Department as-a-Service
      Lees meer
      Misleidende duurzaamheidsclaims in de modebranche: Waar moet ik op letten?
      Lees meer
      Nieuwe gezondheidsclaim: wetenschappelijk bewijs vereist
      Lees meer
      Er is ruimte voor onderhandeling bij Arbitvoorwaarden
      Lees meer
      Succesvol webinar legal voor AI startups/scale-ups
      Lees meer
      Schadevergoeding na hack persoonsgegevens?
      Lees meer
      Is er wel of niet voldaan aan de voorwaarden voor contractuele overdracht van rechten?
      Lees meer
      Wat zijn de gevolgen van een verstoorde arbeidsverhouding voor een KLM-piloot?
      Lees meer
      Software as a Service: grip op data
      Lees meer
      Succesvol webinar Praktijkvoorbeelden van AI, E-Health en contractering in de zorg
      Lees meer
      Nieuwe Europese regels voor artificial intelligence
      Lees meer
      Korting voor model- en merkregistraties - aanvraagperiode 1 tot 31 mei
      Lees meer
      Successful webinar NDA, secrecy and cooperation
      Lees meer
      Het delen van data en vertrouwelijkheid
      Lees meer
      Drowned in the sun
      Lees meer
      Nooit geschoten is altijd mis: Tommy Hilfiger vs. Facebook uiteengezet
      Lees meer
      Intellectueel eigendom en Tech: waar moet je op letten?
      Lees meer
      Reclame maken voor corona zelftesten
      Lees meer
      Wilt u weten of uw merk nog vrij is?
      Lees meer
      Later als ik groot ben..
      Lees meer
      Het gebruik van (framed) hyperlinks vs. het auteursrecht
      Lees meer
      Nieuwsgierig en creatief meedenken, Jos van der Wijst
      Lees meer
      Succesvol webinar beschermingsmogelijkheden van AI
      Lees meer
      Exclusiviteitsafspraak in een samenwerkingsovereenkomst
      Lees meer
      Succesvol webinar Fashion & Law deel 1
      Lees meer
      Een geschil/discussie kan ook snel en voor redelijke kosten worden opgelost
      Lees meer
      SyRI wetgeving in strijd met EVRM
      Lees meer
      Google verwijdert (onterechte?) negatieve recensie niet
      Lees meer
      Succesvol webinar AI in de Zorg
      Lees meer
      Hoezo kan ik geen eigenaar zijn van (zorg)data?
      Lees meer
      Functie van cosmetische producten verplicht op verpakking
      Lees meer
      Modelrecht en auteursrecht op inwerpzuil
      Lees meer
      Merkonderzoek: Hoe voorkom je merkinbreuk?
      Lees meer
      Doorhaling van een merkregistratie
      Lees meer
      Een webshop: mag alles zomaar of gelden er regels?
      Lees meer
      Kortingsregelingen voor MKB-ondernemers bij juridisch advies
      Lees meer
      Opzetten modelabel: waar moet je aan denken?
      Lees meer
      Een merk moet ook daadwerkelijk gebruikt worden
      Lees meer
      Mag je foto's van werknemers gebruiken?
      Lees meer
      Sinterklaas is toch gewoon sinterklaas?
      Lees meer
      Aanbevelingen aansprakelijkheid bij AI
      Lees meer
      Het nieuwe algoritmeregister van de gemeente Amsterdam
      Lees meer
      Algoritme via Detachering
      Lees meer
      Algoritme als Software
      Lees meer
      Mensgerichte Artificiële Intelligentie sessie van NL AI coalitie
      Lees meer
      Auteursrechten & Artificial Intelligence
      Lees meer
      Is nieuwe wet- of regelgeving nodig voor AI?
      Lees meer
      Positiemerk: kan je dat beschermen?
      Lees meer
      Algoritme als een Dienst
      Lees meer
      Van wie is het model?
      Lees meer
      Beperkingen in licentieovereenkomst door mededingingsrecht
      Lees meer
      Is een registratiedossier beschermd door auteursrecht?
      Lees meer
      Wees de copycats voor!
      Lees meer
      Een nieuwe golf? Maar dan claims van niet-corona patiënten?
      Lees meer
      Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
      Lees meer
      Hoe om te gaan met de inkoopvoorwaarden AI van gemeenten?
      Lees meer
      Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
      Lees meer
      Stijl of trend: auteursrechtelijke bescherming?
      Lees meer
      Inspiratie in de fashion industrie: wat zijn de grenzen?
      Lees meer
      Wanneer heeft een IT leverancier aan zijn inspanningsverplichting voldaan?
      Lees meer
      Gaia-X biedt Europese landen oplossing voor beheer en gebruik van data
      Lees meer
      Er komt een nieuwe rechtsvorm: de maatschappelijke BV
      Lees meer
      Hulp bij verwijderen van vervelende YouTube video’s: een stappenplan
      Lees meer
      Agentuur- en bemiddelingsovereenkomst, wat is het verschil?
      Lees meer
      De 7 verschillen in auteursrecht is een mythe
      Lees meer
      RAINS vs. Zara: geen auteursrecht, wel slaafse nabootsing
      Lees meer
      Merkgebruik bij import producten en doorverkoop
      Lees meer
      BG.legal ontvangt subsidie voor AI kennisplatform
      Lees meer
      Aansprakelijkheid bij affiliate marketing
      Lees meer
      Mag fotograaf foto’s gebruiken voor eigen doel?
      Lees meer
      Wanneer is er sprake van merkinbreuk?
      Lees meer
      Voor wiens rekening komt trage werking softwaresysteem; klant of leverancier?
      Lees meer
      Picnic maakt toch geen inbreuk op portretrecht Max Verstappen
      Lees meer
      Software / data overeenkomsten
      Lees meer
      Foto’s gebruiken op moodboards in Fashion
      Lees meer
      Inbreuk auteursrecht in documentaire Michael Moore
      Lees meer
      NVM is niet verplicht om VBO-leden toegang tot data te geven
      Lees meer
      Bescherming merkrecht: hoe ver gaat dat?
      Lees meer
      Nakoming verplichtingen uit een pilotcontract software
      Lees meer
      Merkinbreuk door fulfilment diensten
      Lees meer
      Nieuwsbrief Tech - meld je aan
      Lees meer
      Kan ik de vorm van een product met een vormmerk (3D) beschermen?
      Lees meer
      Reclame voor geneesmiddelen, maar niet zelf verkopen: mag dat zomaar?
      Lees meer
      Dragons’ Den deel 2: de ondernemer die het snapt
      Lees meer
      Modelrecht op meubels: inbreuk of niet?
      Lees meer
      NL Digital voorwaarden 2020: verbetering positie IT leverancier
      Lees meer
      Een kritische blik op de Corona-apps van de overheid
      Lees meer
      Checklist verpakken van producten
      Lees meer
      Wanneer is verpakken/opnieuw inpakken van producten toegestaan?
      Lees meer
      De roep om het vrijgeven van voertuigdata
      Lees meer
      Intellectueel eigendomsrecht
      Lees meer
      Merken en modellen
      Lees meer
      Domeinnamen
      Lees meer
      Voorbeeld tijdelijke licentie voor productie hulpmiddelen tijdens Corona crisis
      Lees meer
      Slaafse nabootsing
      Lees meer
      Nieuwsbrief BG Tech: de uitdagingen voor IP en Technologie & gratis webinar corona
      Lees meer
      Tekort materialen corona bestrijding. Is 3D printing of dwanglicentie oplossing?
      Lees meer
      Merkinschrijving Balmain faalt
      Lees meer
      De meedenkende, betalende Overheid: Werkgevers doe er uw voordeel mee!
      Lees meer
      Fashion & Design
      Lees meer
      Wanneer kan een IT overeenkomst worden ontbonden?
      Lees meer
      De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 3)
      Lees meer
      Wie heeft recht op de domeinnaam?
      Lees meer
      De octrooigemachtigde en het faillissement (Deel 2)
      Lees meer
      Geslaagde bijeenkomst Blockchain & Food tijdens Den Bosch Data Week
      Lees meer
      Hoge boetes voor webwinkels die consumentenregelgeving overtreden
      Lees meer
      Identieke handelsnaam in de hotellerie: Bosch hotel mag naam blijven gebruiken
      Lees meer
      Seminar 19 november: Investeren en financieren 2.0
      Lees meer
      De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
      Lees meer
      Kartelverbod ook bij (Tech-)licenties en samenwerkingscontracten aanwezig
      Lees meer
      Den Bosch Data Week: Practical experiences Blockchain and Food
      Lees meer
      Productomschrijving op een website. Auteursrecht mogelijk?
      Lees meer
      Nieuw Intellectueel Eigendomsrecht/ IT recht advocatenkantoor in Eindhoven
      Lees meer
      Tips voor het verkrijgen van auteursrechten
      Lees meer
      Auteursrecht op website(teksten)
      Lees meer
      Bescherming winkelinterieur
      Lees meer
      Is het interieur van een winkel beschermd?
      Lees meer
      Het beëindigen van de onderneming bij een inbreuk op IE-rechten
      Lees meer
      Dezelfde handelsnaam maakt toch geen inbreuk. Hoe kan dat?
      Lees meer
      Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?
      Lees meer
      Doordacht samenwerken geeft meer macht
      Lees meer
      De taalkundige uitleg van de Earn-Out
      Lees meer
      Handelsregisterwet wordt gewijzigd
      Lees meer
      Hoever mag je gaan bij het nabootsen van een stijl/concept?
      Lees meer
      Adidas merk onderuit door nieuwe uitspraak
      Lees meer
      Aanvraag Tommy Hilfiger bescherming auteursrechten afgewezen
      Lees meer
      Inbreuk op merken in de beauty branche
      Lees meer
      Domeinnamen en merken: het wil nog wel eens botsen
      Lees meer
      Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
      Lees meer
      Contractuele aansprakelijkheid
      Lees meer
      IT-recht
      Lees meer
      Reclameregels voor geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en gezondheidsproducten
      Lees meer
      BG.legal participeert in onderzoek naar gebruik van big data en AI door zorginstellingen
      Lees meer
      Uitleg begrip operationeel in ICT-aanbesteding
      Lees meer
      Tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst van opdracht; wie draagt de bewijslast?
      Lees meer
      Farma, Health en Life Sciences
      Lees meer
      BG.tech
      Lees meer
      Vacature juridisch medewerker/advocaat Data & AI, IT- en Privacyrecht
      Lees meer