Vernietiging van een ingeschreven merk: hoe dan?

20 mei 2020

Een merkregistratie is van groot belang. Op deze manier kunt u uw merk het beste beschermen tegen namakers en meelifters. Pas na een merkregistratie kan sprake zijn van inbreuk. Uw concurrenten kunnen echter hetzelfde doen. Zij kunnen een merk inschrijven die sterk op die van u lijkt, of die te beschrijvend of misleidend is. Met ‘beschrijvend’ bedoelen we dat het merk het product of de dienst beschrijft. Met ‘misleidend’ bedoelen we dat het misleidend is met betrekking tot de gevaren van het product voor de gezondheid van mens en dier of het milieu. Het tegenovergestelde kan ook gebeuren: een concurrent is het niet eens met uw merkinschrijving en vordert vernietiging. Kan dat?

In deze blog zal ik ingaan op de volgende vraag: wanneer kan een merkregistratie worden vernietigd?

Deze vraag zal worden beantwoord aan de hand van een praktijkvoorbeeld.

Casus

In een recente zaak was het volgende aan de hand. Canina Pharma GmbH had het woordmerk ‘BIO-INSECT Shocker’ ingeschreven bij het EUIPO (de instantie waar Europese merken worden ingeschreven). Dit merk werd ingeschreven voor waren en diensten zoals producten voor het verdelgen van insecten en chemische preparaten voor het gebruik bij de vervaardiging van biociden. Na de inschrijving van dit merk, heeft SolNova in juli 2016 een vordering tot nietigverklaring van dit merk ingesteld. Zij was van mening dat het merk onder andere te beschrijvend en misleidend van aard was.

Volgens Verordening 207/2009 wordt een merkinschrijving geweigerd van merken die uitsluitend bestaan uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, kwaliteit, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst, tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten. Hiermee wordt dus verhinderd dat bijvoorbeeld een merk dat verwijst naar een bepaalde plaats van herkomst, niet meer door anderen kan worden gebruikt. Anderen moeten deze plaats ook nog kunnen gebruiken in hun merk.

Beschrijvend?

Of een teken als beschrijvend kan worden aangemerkt, hangt af van hoe het relevante publiek het merk ziet. Dit is het geval wanneer er met de betrokken waren of diensten een voldoende rechtstreeks en concreet verband bestaat, waardoor het relevante publiek daarin onmiddellijk en zonder verder na te denken een beschrijving van deze waren of diensten of een kenmerk hiervan kan zien. De kamer van beroep heeft geoordeeld dat het relevante publiek bestond uit het grote publiek en vaklui, dat het aandacht niveau gemiddeld tot hoog was en dat uit moest worden gegaan van het Engelstalige publiek. Het betrokken merk bestond immers uit Engelse woorden.

De kamer van beroep vond dat het merk géén beschrijvend teken was. De Engelse term “shocker” had de betekenis van iets dat schokkend is en dat het daaraan verwante werkwoord “to shock” betekende “iemand ertoe brengen zich verrast of geschokt te voelen”. De middelen waarvoor het merk is ingeschreven houden verband met insectenverdelgingsmiddelen met het doel om insecten te doden, niet om deze een schok te geven. De kamer van beroep kwam dan ook tot de conclusie dat men, om een verband te leggen tussen de term “shocker” en de betekenis van het merk, een denkoefening moest maken, waardoor het merk dus slechts suggestief was. En dus niet beschrijvend.

Het Gerecht was het hier mee eens. Echter, dan komt de vraag of het merk misleidend is.

Misleidend?

Hier had de kamer van beroep een beoordelingsfout gemaakt. SolNova stelde dat de term “bio” verwijst naar biologische producten of eerbied voor het milieu. De kamer van beroep was het hier niet mee eens en stelde dat het relevante publiek deze term niet zal koppelen aan milieuvriendelijkheid en voorts niet misleidend zou zijn. Het Gerecht keek hier anders tegenaan. Het Gerecht oordeelde dat het woordelement “bio” een zeer suggestieve strekking heeft gekregen en over algemeen verwijst naar het idee van milieuvriendelijkheid of naar het gebruik van natuurlijke materialen. Dat was hier niet het geval. Deze verwarring kan ook optreden bij het Engelstalige publiek, aangezien de term “bio” ook in de Engelse taal wordt gebruikt voor dergelijke eigenschappen. De vermelding van de term “bio” was dus voldoende bewijs dat er een voldoende ernstig gevaar voor misleiding van de consument bestond.

Uitkomst van deze zaak was dan ook dat het bestreden merk niet beschrijvend, maar wel misleidend was. Om deze reden is het merk dan ook vernietigd.

Wat betekent dit voor de praktijk
  • Het is nog steeds mogelijk om een merk te registreren met daarin woorden die verband houden met het product of de dienst. Voorwaarde is dat er enige afstand wordt gehouden en dat dus een denkoefening in verschillende stappen gemaakt moet worden en een intellectuele inspanning moet worden geleverd.
  • Wanneer een concurrent een merk heeft geregistreerd en daardoor beschrijvende termen probeert te monopoliseren, dan kunt u daar tegen optreden.

Heeft u vragen over het inschrijven van een merk? Bent u bang dat uw merk te beschrijvend of misleidend is? Of heeft uw concurrent een merk ingeschreven waar u het niet mee eens bent? Wij helpen u graag verder. Neem vrijblijvend contact met ons op via contactgegevens.

Moos Hovens

Moos Hovens

BG.legal

Contact

Algoritme als een Dienst
Lees meer
Van wie is het model?
Lees meer
Beperkingen in licentieovereenkomst door mededingingsrecht
Lees meer
Is een registratiedossier beschermd door auteursrecht?
Lees meer
Wees de copycats voor!
Lees meer
Een nieuwe golf? Maar dan claims van niet-corona patiënten?
Lees meer
Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
Lees meer
Hoe om te gaan met de inkoopvoorwaarden AI van gemeenten?
Lees meer
Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
Lees meer
Stijl of trend: auteursrechtelijke bescherming?
Lees meer
Inspiratie in de fashion industrie: wat zijn de grenzen?
Lees meer
Wanneer heeft een IT leverancier aan zijn inspanningsverplichting voldaan?
Lees meer
Gaia-X biedt Europese landen oplossing voor beheer en gebruik van data
Lees meer
Er komt een nieuwe rechtsvorm: de maatschappelijke BV
Lees meer
Hulp bij verwijderen van vervelende YouTube video’s: een stappenplan
Lees meer
Agentuur- en bemiddelingsovereenkomst, wat is het verschil?
Lees meer
De 7 verschillen in auteursrecht is een mythe
Lees meer
RAINS vs. Zara: geen auteursrecht, wel slaafse nabootsing
Lees meer
Merkgebruik bij import producten en doorverkoop
Lees meer
BG.legal ontvangt subsidie voor AI kennisplatform
Lees meer
Aansprakelijkheid bij affiliate marketing
Lees meer
Mag fotograaf foto’s gebruiken voor eigen doel?
Lees meer
Wanneer is er sprake van merkinbreuk?
Lees meer
Voor wiens rekening komt trage werking softwaresysteem; klant of leverancier?
Lees meer
Picnic maakt toch geen inbreuk op portretrecht Max Verstappen
Lees meer
Software / data overeenkomsten
Lees meer
Foto’s gebruiken op moodboards in Fashion
Lees meer
Inbreuk auteursrecht in documentaire Michael Moore
Lees meer
NVM is niet verplicht om VBO-leden toegang tot data te geven
Lees meer
Bescherming merkrecht: hoe ver gaat dat?
Lees meer
Nakoming verplichtingen uit een pilotcontract software
Lees meer
Merkinbreuk door fulfilment diensten
Lees meer
Nieuwsbrief Tech - meld je aan
Lees meer
Kan ik de vorm van een product met een vormmerk (3D) beschermen?
Lees meer
Reclame voor geneesmiddelen, maar niet zelf verkopen: mag dat zomaar?
Lees meer
Dragons’ Den deel 2: de ondernemer die het snapt
Lees meer
Modelrecht op meubels: inbreuk of niet?
Lees meer
NL Digital voorwaarden 2020: verbetering positie IT leverancier
Lees meer
Een kritische blik op de Corona-apps van de overheid
Lees meer
Checklist verpakken van producten
Lees meer
Wanneer is verpakken/opnieuw inpakken van producten toegestaan?
Lees meer
De roep om het vrijgeven van voertuigdata
Lees meer
Intellectueel eigendomsrecht
Lees meer
Merken en modellen
Lees meer
Domeinnamen
Lees meer
Voorbeeld tijdelijke licentie voor productie hulpmiddelen tijdens Corona crisis
Lees meer
Slaafse nabootsing
Lees meer
Nieuwsbrief BG Tech: de uitdagingen voor IP en Technologie & gratis webinar corona
Lees meer
Tekort materialen corona bestrijding. Is 3D printing of dwanglicentie oplossing?
Lees meer
Merkinschrijving Balmain faalt
Lees meer
De meedenkende, betalende Overheid: Werkgevers doe er uw voordeel mee!
Lees meer
Fashion & Design
Lees meer
Wanneer kan een IT overeenkomst worden ontbonden?
Lees meer
De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 3)
Lees meer
Wie heeft recht op de domeinnaam?
Lees meer
De octrooigemachtigde en het faillissement (Deel 2)
Lees meer
Geslaagde bijeenkomst Blockchain & Food tijdens Den Bosch Data Week
Lees meer
Hoge boetes voor webwinkels die consumentenregelgeving overtreden
Lees meer
Identieke handelsnaam in de hotellerie: Bosch hotel mag naam blijven gebruiken
Lees meer
Seminar 19 november: Investeren en financieren 2.0
Lees meer
De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
Lees meer
Kartelverbod ook bij (Tech-)licenties en samenwerkingscontracten aanwezig
Lees meer
Den Bosch Data Week: Practical experiences Blockchain and Food
Lees meer
Productomschrijving op een website. Auteursrecht mogelijk?
Lees meer
Nieuw Intellectueel Eigendomsrecht/ IT recht advocatenkantoor in Eindhoven
Lees meer
Tips voor het verkrijgen van auteursrechten
Lees meer
Auteursrecht op website(teksten)
Lees meer
Bescherming winkelinterieur
Lees meer
Is het interieur van een winkel beschermd?
Lees meer
Het beëindigen van de onderneming bij een inbreuk op IE-rechten
Lees meer
Dezelfde handelsnaam maakt toch geen inbreuk. Hoe kan dat?
Lees meer
Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?
Lees meer
Doordacht samenwerken geeft meer macht
Lees meer
De taalkundige uitleg van de Earn-Out
Lees meer
Handelsregisterwet wordt gewijzigd
Lees meer
Hoever mag je gaan bij het nabootsen van een stijl/concept?
Lees meer
Adidas merk onderuit door nieuwe uitspraak
Lees meer
Aanvraag Tommy Hilfiger bescherming auteursrechten afgewezen
Lees meer
Inbreuk op merken in de beauty branche
Lees meer
Domeinnamen en merken: het wil nog wel eens botsen
Lees meer
Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
Lees meer
Contractuele aansprakelijkheid
Lees meer
IT-recht
Lees meer
Reclameregels voor geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en gezondheidsproducten
Lees meer
BG.legal participeert in onderzoek naar gebruik van big data en AI door zorginstellingen
Lees meer
Uitleg begrip operationeel in ICT-aanbesteding
Lees meer
Tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst van opdracht; wie draagt de bewijslast?
Lees meer
Farma, Health en Life Sciences
Lees meer
BG.tech
Lees meer