Vormmerk KitKat toegelaten
Een vormmerk kan een interessante optie zijn om een monopolie te krijgen op de vorm van een product. Een modelrecht zou een andere optie zijn. Het grote voordeel van een merk is dat het in beginsel oneindig kan duren. Dit geldt niet voor een modelrecht. Nadat Nestlé in de UK een vormmerk registratie had gekregen voor de vorm van een chocoladeblok heeft Cadbury oppositie in gesteld tegen de merkregistratie. Dat heeft geleid tot vragen van de Britse rechter aan het Hof van Justitie EU over de uitleg van een artikel uit de Merkenrichtlijn.
De uitspraak
In artikel 3 van de Merkenrichtlijn is bepaald dat inschrijving van een vormmerk wordt geweigerd wanneer (i) het uitsluitend bestaat uit de vorm die door de aard van de waar wordt bepaald of (ii) uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen of (iii) de vorm een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Nestlé heeft daarnaast gesteld dat wanneer inschrijving geweigerd zou moeten worden, het vormmerk inmiddels door het gebruik ervan onderscheidend vermogen heeft gekregen en om die reden inschreven zou moeten blijven.
Uit het HvJ EU arrest Phillips / Remmington weten we dat wanneer één van de drie in de richtlijn vermelde gevallen zich voordoet, een dergelijk teken niet als merk kan worden ingeschreven. Uit dit arrest weten we verder dat wanneer inschrijving op grond van deze bepaling moet worden geweigerd, het teken daarna nooit onderscheidend vermogen kan krijgen door het gebruik ervan.
De ratio achter artikel 3 Rl is te voorkomen dat als gevolg van de bescherming van het merkenrecht de merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar, waarnaar de gebruiker mogelijkerwijs in de waren van concurrenten zoekt.
De verwijzende rechter stelt de vraag of inschrijving moet worden geweigerd wanneer de vorm alle drie de wezenlijke kenmerken heeft, waarvan er één wordt bepaald door de aard van de waar en er twee noodzakelijk zijn om een technische uitkomst te verkrijgen.
Het hof overweegt dat inschrijving van een vormmerk moet worden geweigerd wanneer minstens een van de in die bepaling opgesomde gronden voor weigering van inschrijving volledig van toepassing is op de betrokken vorm. Dit betekent dus dat inschrijving van een vormmerk ook wordt geweigerd wanneer meer dan één weigeringsgrond aanwezig is en niet kan worden geweigerd wanneer een of meerdere weigeringsgronden gedeeltelijk aanwezig zijn.
Het hof geeft verder aan dat de weigeringsgrond “tekens die uitsluitend bestaan uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen”, aldus moet worden uitgelegd dat het ziet op de manier waarop de betrokken waar functioneert en niet op de manier waarop deze wordt vervaardigd.
HvJ EU 16 september 2015, C‑215/14.
Wat betekent dit voor de praktijk:
- Een verzoek om inschrijving van een vormmerk kan alleen worden geweigerd wanneer tenminste één van de weigeringsgronden volledig van toepassing is.
- De weigeringsgrond “vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen”, ziet op de manier waarop het product functioneert en niet op de wijze van vervaardiging.
