Is er wel of niet voldaan aan de voorwaarden voor contractuele overdracht van rechten?

Overdracht van rechten: in de praktijk gebeurt het aan de lopende band. De afspraken omtrent een dergelijke contractuele overdracht van rechten worden vaak vastgelegd in een overeenkomst. Hierbij komt het ook voor dat er bepaalde voorwaarden voor de overdracht worden geformuleerd. Dit resulteert soms in een verplichting voor beide partijen, soms in een verplichting voor één van de partijen. Wanneer de afspraken onduidelijk zijn, kunnen er veel problemen ontstaan. Wat is er eigenlijk afgesproken? Is er voldaan aan de voorwaarden? En bij wie ligt het recht nu? In deze blog wordt aan de hand van een casus dit leerstuk toegelicht. Vervolgens worden er een aantal tips gegeven voor de praktijk.

Casus

In een recente zaak was het volgende aan de hand. X had een bepaald type truss ontwikkeld: een systeem met aan elkaar gelaste aluminium buizen, dat gebruikt kan worden voor de bouw van theaters en podia. Voor de productie en exploitatie van dit product heeft X contact gezocht met Y. In januari 2017 hebben X en Y een samenwerkingsovereenkomst gesloten, ook wel het ‘business partner contract’ genoemd. Onderdeel van de gemaakte afspraken was de overdracht onder bepaalde voorwaarden van X’s intellectuele eigendomsrechten op de truss aan Y. Vervolgens heeft Y, met toestemming van X, vijf internationale modelregistraties ingediend voor de truss. Partijen hebben gedurende twee jaar op goede voet met elkaar samengewerkt. Eind 2019 is Y failliet verklaard, Z heeft de onderneming van Y doorgestart. De curator heeft de activa verkocht aan Z, waaronder de internationale modelregistraties. X was het hier uiteraard niet mee eens en stelt dat zij gerechtigd is tot de modelregistraties. In deze procedure ging het dus om de vraag of de curator en Y gehouden waren tot (medewerking aan) overdacht van enkele internationale modelrechten aan X. Meer specifiek gaat het om de voorwaarden in het business partner contract: was hier aan voldaan?

Voldaan aan voorwaarden?

Het was aan de curator om dit te bewijzen. In artikel 1.9 van het business partner contract stond dat de rechten op de truss overgaan zodra de contractspartijen een definitief business model en een definitief strategisch partnerschapscontract hadden gesloten. Daarnaast moest Y een bijdrage van ongeveer EUR 15.000,= leveren aan de ontwikkelingskosten (hetzij in de vorm van creditnota’s of betaling van dat bedrag, hetzij in de vorm van bepaalde ‘sale opportunity’s’.

• Overeenkomsten

De curator stelde dat beide contracten definitief overeen waren gekomen. Hij verwees hierbij naar een e-mail van Y aan X, met het onderwerp “business model” en een Excel-bestand als bijlage, waarin de verkoopprijzen van de truss en de algemene prijsstructuur waren opgenomen. X stelt echter dat het Excel-bestand niet als definitief businessmodel kan worden aangewezen, maar de rechtbank gaat hier niet in mee. X heeft namelijk niet gesteld dat zij afwijzend heeft gereageerd op het Excel-bestand en dat er in de praktijk anders uitvoering is gegeven aan hetgeen in dit document is afgesproken. Dat er gaandeweg steeds meer discussie zou zijn geweest over de productontwikkeling en de strategie, blijkt nergens uit. Ten aanzien van het strategisch partnerschapscontract deelde de rechtbank dezelfde mening. Partijen hebben namelijk in 2017 en 2018 samengewerkt voor de productie van de truss en zijn dit gaan doen nádat Y de modelrechten had geregistreerd. Kortom: er was sprake van een definitief businessmodel én strategisch partnerschapscontract.

• Bijdrageplicht

De rechtbank was ook van mening dat Y had voldaan aan haar bijdrageplicht. De curator kon middels een facturenoverzicht aantonen dat er kortingen waren verstrekt aan X en dat Y de betalingen heeft uitgevoerd. Ook deze voorwaarden waren dus vervuld.

Conclusie

De uiteindelijke conclusie in deze zaak was dan ook dat de internationale modelrechten toebehoorden aan Y. X heeft geen sterkere rechten en kan de modelrechten helaas niet opeisen. Om deze reden was de activaverkoop door de curator aan Z dus geoorloofd. Deze uitspraak laat het belang zien van goede afspraken in de samenwerkingsovereenkomst.

Tips voor in de praktijk

• Kijk kritisch naar de voorwaarden die gelden voor de contractuele overdracht van een bepaald recht: is de voorwaarde ondubbelzinnig omschreven? Of kan hier onduidelijkheid over bestaan?
• Leg ook goed vast wélke rechten er precies overgaan bij vervulling van de voorwaarden
• Bekijk of de voorwaarden bijvoorbeeld moeten wijzigen, wanneer een bepaalde situatie zich voordoet
• Zorg ervoor dat de neuzen van beide partijen dezelfde kant op staan, zodat beiden snappen wat de voorwaarden inhouden.

Heeft u hier vragen over? Neem contact op.