Is er wel of niet voldaan aan de voorwaarden voor contractuele overdracht van rechten?

06 mei 2021

Overdracht van rechten: in de praktijk gebeurt het aan de lopende band. De afspraken omtrent een dergelijke contractuele overdracht van rechten worden vaak vastgelegd in een overeenkomst. Hierbij komt het ook voor dat er bepaalde voorwaarden voor de overdracht worden geformuleerd. Dit resulteert soms in een verplichting voor beide partijen, soms in een verplichting voor één van de partijen.

Wanneer de afspraken onduidelijk zijn, kunnen er veel problemen ontstaan. Wat is er eigenlijk afgesproken? Is er voldaan aan de voorwaarden? En bij wie ligt het recht nu?

In deze blog wordt aan de hand van een casus dit leerstuk toegelicht. Vervolgens worden er een aantal tips gegeven voor de praktijk.

Casus

In een recente zaak was het volgende aan de hand. X had een bepaald type truss ontwikkeld: een systeem met aan elkaar gelaste aluminium buizen, dat gebruikt kan worden voor de bouw van theaters en podia. Voor de productie en exploitatie van dit product heeft X contact gezocht met Y. In januari 2017 hebben X en Y een samenwerkingsovereenkomst gesloten, ook wel het ‘business partner contract’ genoemd. Onderdeel van de gemaakte afspraken was de overdracht onder bepaalde voorwaarden van X’s intellectuele eigendomsrechten op de truss aan Y. Vervolgens heeft Y, met toestemming van X, vijf internationale modelregistraties ingediend voor de truss.

Partijen hebben gedurende twee jaar op goede voet met elkaar samengewerkt. Eind 2019 is Y failliet verklaard, Z heeft de onderneming van Y doorgestart. De curator heeft de activa verkocht aan Z, waaronder de internationale modelregistraties. X was het hier uiteraard niet mee eens en stelt dat zij gerechtigd is tot de modelregistraties.

In deze procedure ging het dus om de vraag of de curator en Y gehouden waren tot (medewerking aan) overdacht van enkele internationale modelrechten aan X. Meer specifiek gaat het om de voorwaarden in het business partner contract: was hier aan voldaan?

Voldaan aan voorwaarden?

Het was aan de curator om dit te bewijzen. In artikel 1.9 van het business partner contract stond dat de rechten op de truss overgaan zodra de contractspartijen een definitief business model en een definitief strategisch partnerschapscontract hadden gesloten. Daarnaast moest Y een bijdrage van ongeveer EUR 15.000,= leveren aan de ontwikkelingskosten (hetzij in de vorm van creditnota’s of betaling van dat bedrag, hetzij in de vorm van bepaalde ‘sale opportunity’s’.

  • Overeenkomsten

De curator stelde dat beide contracten definitief overeen waren gekomen. Hij verwees hierbij naar een e-mail van Y aan X, met het onderwerp “business model” en een Excel-bestand als bijlage, waarin de verkoopprijzen van de truss en de algemene prijsstructuur waren opgenomen.

X stelt echter dat het Excel-bestand niet als definitief businessmodel kan worden aangewezen, maar de rechtbank gaat hier niet in mee. X heeft namelijk niet gesteld dat zij afwijzend heeft gereageerd op het Excel-bestand en dat er in de praktijk anders uitvoering is gegeven aan hetgeen in dit document is afgesproken. Dat er gaandeweg steeds meer discussie zou zijn geweest over de productontwikkeling en de strategie, blijkt nergens uit.

Ten aanzien van het strategisch partnerschapscontract deelde de rechtbank dezelfde mening. Partijen hebben namelijk in 2017 en 2018 samengewerkt voor de productie van de truss en zijn dit gaan doen nádat Y de modelrechten had geregistreerd.

Kortom: er was sprake van een definitief businessmodel én strategisch partnerschapscontract.

  • Bijdrageplicht

De rechtbank was ook van mening dat Y had voldaan aan haar bijdrageplicht. De curator kon middels een facturenoverzicht aantonen dat er kortingen waren verstrekt aan X en dat Y de betalingen heeft uitgevoerd. Ook deze voorwaarden waren dus vervuld.

Conclusie

De uiteindelijke conclusie in deze zaak was dan ook dat de internationale modelrechten toebehoorden aan Y. X heeft geen sterkere rechten en kan de modelrechten helaas niet opeisen. Om deze reden was de activaverkoop door de curator aan Z dus geoorloofd. Deze uitspraak laat het belang zien van goede afspraken in de samenwerkingsovereenkomst.

Tips voor in de praktijk
  • Kijk kritisch naar de voorwaarden die gelden voor de contractuele overdracht van een bepaald recht: is de voorwaarde ondubbelzinnig omschreven? Of kan hier onduidelijkheid over bestaan?
  • Leg ook goed vast wélke rechten er precies overgaan bij vervulling van de voorwaarden
  • Bekijk of de voorwaarden bijvoorbeeld moeten wijzigen, wanneer een bepaalde situatie zich voordoet
  • Zorg ervoor dat de neuzen van beide partijen dezelfde kant op staan, zodat beiden snappen wat de voorwaarden inhouden.

Heeft u hier vragen over? Neem contact op met Moos Hovens.

    Faillissementsuitspraken
    Lees meer
    Champagne en het intellectueel eigendomsrecht
    Lees meer
    Vacature Juridisch medewerker/paralegal IE (merken)
    Lees meer
    De klachtplicht van artikel 6:89 BW nader beschouwd
    Lees meer
    (Senior) Medewerker IE/IT/Privacy
    Lees meer
    De UBO en het UBO-register, ook voor mij relevant?
    Lees meer
    Nieuwsbrief voor datascience ondernemingen
    Lees meer
    Kun je een auteursrecht krijgen op een algoritme?
    Lees meer
    Financiële mogelijkheden voor groei van een onderneming
    Lees meer
    De “gemeenschappelijke partijbedoeling” van Albert Heijn en haar franchisenemers
    Lees meer
    Kapper
    Lees meer
    IE in de holding
    Lees meer
    Heeft nieuwe wet (WBTR) gevolgen voor zorginstellingen?
    Lees meer
    Stichting- of vereniging bestuurder pas op!
    Lees meer
    Online oplichting en zakelijke identiteitsfraude: wat te doen?
    Lees meer
    Merk in kunstwerk mag, kunstwerk in product niet
    Lees meer
    EK-gekte losgebarsten: KNVB vs. Jumbo
    Lees meer
    Als de handschoenen uit gaan ….
    Lees meer
    Legal Department as-a-Service
    Lees meer
    Mag een bank weigeren een zakelijke bankrekening te openen?
    Lees meer
    Misleidende duurzaamheidsclaims in de modebranche: Waar moet ik op letten?
    Lees meer
    Betekeningsperikelen
    Lees meer
    Korting voor model- en merkregistraties - aanvraagperiode 1 tot 31 mei
    Lees meer
    Nooit geschoten is altijd mis: Tommy Hilfiger vs. Facebook uiteengezet
    Lees meer
    Intellectueel eigendom en Tech: waar moet je op letten?
    Lees meer
    Reclame maken voor corona zelftesten
    Lees meer
    Wilt u weten of uw merk nog vrij is?
    Lees meer
    Moet een bank schade van WhatsApp-fraude op een zakelijke rekening wel vergoeden?
    Lees meer
    Later als ik groot ben..
    Lees meer
    Een geschil/discussie kan ook snel en voor redelijke kosten worden opgelost
    Lees meer
    Moet een bank de schade van WhatsApp-fraude vergoeden?
    Lees meer
    Conformiteit van een woning
    Lees meer
    Is rechtbank bevoegd tot schorsing bestuurder?
    Lees meer
    Functie van cosmetische producten verplicht op verpakking
    Lees meer
    Nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen: moet ik mijn statuten aanpassen?
    Lees meer
    Modelrecht en auteursrecht op inwerpzuil
    Lees meer
    Doorhaling van een merkregistratie
    Lees meer
    Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen treedt op 1 juli 2021 in werking
    Lees meer
    Sterkere werkgeversrol RvC ter versterking intern toezicht zorginstellingen
    Lees meer
    Mag je foto's van werknemers gebruiken?
    Lees meer
    Maatschappelijke BV voor maatschappelijke ondernemers
    Lees meer
    Is nieuwe wet- of regelgeving nodig voor AI?
    Lees meer
    WHOA, een nieuw type schuldeisersakkoord
    Lees meer
    “IK ZAL HET NOG ÉÉN KEER UITLEGGEN …”
    Lees meer
    De tweede golf: hoe nu verder voor de ondernemers?
    Lees meer
    Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
    Lees meer
    Tijdverloop in een civiel geschil
    Lees meer
    Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
    Lees meer
    Is een schoonzoon te vertrouwen?
    Lees meer
    Er komt een nieuwe rechtsvorm: de maatschappelijke BV
    Lees meer
    Hulp bij verwijderen van vervelende YouTube video’s: een stappenplan
    Lees meer
    De zorg voor een particuliere borg
    Lees meer
    Agentuur- en bemiddelingsovereenkomst, wat is het verschil?
    Lees meer
    De 7 verschillen in auteursrecht is een mythe
    Lees meer
    Goed bestuur in de zorg: vernieuwd kader
    Lees meer
    Aansprakelijkheid bij affiliate marketing
    Lees meer
    Mag fotograaf foto’s gebruiken voor eigen doel?
    Lees meer
    Wanneer is er sprake van merkinbreuk?
    Lees meer
    Picnic maakt toch geen inbreuk op portretrecht Max Verstappen
    Lees meer
    Foto’s gebruiken op moodboards in Fashion
    Lees meer
    Inbreuk auteursrecht in documentaire Michael Moore
    Lees meer
    NVM is niet verplicht om VBO-leden toegang tot data te geven
    Lees meer
    Vernietiging van een ingeschreven merk: hoe dan?
    Lees meer
    De EU Betekeningsverordening aangepast
    Lees meer
    Kan ik de vorm van een product met een vormmerk (3D) beschermen?
    Lees meer
    Reclame voor geneesmiddelen, maar niet zelf verkopen: mag dat zomaar?
    Lees meer
    Dragons’ Den deel 2: de ondernemer die het snapt
    Lees meer
    De afstemmingsregel bij conservatoir beslag
    Lees meer
    Tijdelijke wet elektronisch vergaderen
    Lees meer
    Checklist verpakken van producten
    Lees meer
    Wanneer is verpakken/opnieuw inpakken van producten toegestaan?
    Lees meer
    Intellectueel eigendomsrecht
    Lees meer
    Dynamische haviltex of dwaling
    Lees meer
    Ontbinding van een overeenkomst
    Lees meer
    Incoterms 2020
    Lees meer
    Verrekenen tussen meer dan twee partijen ook geldig in faillissement     
    Lees meer
    Kifid oordeelt dat verzekeraar de premie met 50% mag verhogen
    Lees meer
    Wie heeft recht op de domeinnaam?
    Lees meer
    De octrooigemachtigde en het faillissement (Deel 2)
    Lees meer
    Geslaagde bijeenkomst Blockchain & Food tijdens Den Bosch Data Week
    Lees meer
    Hoge boetes voor webwinkels die consumentenregelgeving overtreden
    Lees meer
    Identieke handelsnaam in de hotellerie: Bosch hotel mag naam blijven gebruiken
    Lees meer
    Verdrag van Singapore
    Lees meer
    Seminar 19 november: Investeren en financieren 2.0
    Lees meer
    De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
    Lees meer
    Kartelverbod ook bij (Tech-)licenties en samenwerkingscontracten aanwezig
    Lees meer
    Productomschrijving op een website. Auteursrecht mogelijk?
    Lees meer
    Matiging van contractuele boete
    Lees meer
    Nieuw Intellectueel Eigendomsrecht/ IT recht advocatenkantoor in Eindhoven
    Lees meer
    Tips voor het verkrijgen van auteursrechten
    Lees meer
    Auteursrecht op website(teksten)
    Lees meer
    Bescherming winkelinterieur
    Lees meer
    Is het interieur van een winkel beschermd?
    Lees meer
    Het beëindigen van de onderneming bij een inbreuk op IE-rechten
    Lees meer
    Kifid voortaan ook voor klachten alternatieve financiering
    Lees meer
    5 TIPS: Wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens
    Lees meer
    Dezelfde handelsnaam maakt toch geen inbreuk. Hoe kan dat?
    Lees meer
    Bestuurder niet aansprakelijk; ondernemen met kapitaal van de stamrecht BV is toegestaan.
    Lees meer
    Legale belastingontwijking kan reden zijn voor bank om klantrelatie te beëindigen
    Lees meer
    Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?
    Lees meer
    De taalkundige uitleg van de Earn-Out
    Lees meer
    Handelsregisterwet wordt gewijzigd
    Lees meer
    Hoever mag je gaan bij het nabootsen van een stijl/concept?
    Lees meer
    Adidas merk onderuit door nieuwe uitspraak
    Lees meer
    Aanvraag Tommy Hilfiger bescherming auteursrechten afgewezen
    Lees meer
    Inbreuk op merken in de beauty branche
    Lees meer
    Domeinnamen en merken: het wil nog wel eens botsen
    Lees meer
    Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
    Lees meer
    Ondernemingsrecht
    Lees meer
    Een faillissement kan ook een nieuwe kans betekenen!
    Lees meer
    Reclameregels voor geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en gezondheidsproducten
    Lees meer
    Tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst van opdracht; wie draagt de bewijslast?
    Lees meer
    Farma, Health en Life Sciences
    Lees meer