Mag een ander jouw merk als domeinnaam gebruiken?

25 aug 2022

Deze vraag is recent voorgelegd aan de rechtbank Den Haag (Rb. Den Haag 17 juli 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:8269). In deze kwestie had de merkhouder van het kledingmerk Elisabetta Franchi, te weten Betty Blue S.P.A. (hierna: Betty Blue) bezwaar gemaakt tegen het gebruik van de website www.elisabetta-franchi.nl door een derde partij. Deze domeinnaam was geregistreerd en werd gebruikt door CS 24 B.V., handelend onder de naam VLVT (hierna: CS 24). Dit was een partij waarmee Betty Blue geen commerciële band had. Op de website werden wel echte Elisabetta Franchi producten verkocht. Kon Betty Blue (de merkhouder) hier iets tegen doen?

Terug naar de basis

Een merkhouder kan zich verzetten tegen het gebruik van zijn merk door een ander, tenzij het merkrecht is uitgeput. Uitputting houdt in dat een specifiek merkproduct door of met toestemming van de merkhouder op de Europese markt is gebracht, oftewel de merkhouder heeft al een keer aan het merkproduct verdiend.

Een wederverkoper die dit product heeft gekocht, mag het dan gebruiken ter aanduiding van de producten die hij of zij doorverkoopt. De merkhouder kan zich dan enkel nog verzetten tegen het merkgebruik als daar een gegronde reden voor bestaat. Anders gezegd houdt dit in dat een wederverkoper die geen commerciële band heeft met de merkhouder bij de doorverkoop van merkproducten rekening moet houden met gerechtvaardigde belangen van de merkhouder.

Dit houdt ook in dat de wederverkoper niet de indruk mag wekken dat er een commerciële band bestaat tussen de merkhouder en de wederverkoper als daar geen sprake van is. Wordt die indruk wel gewekt, dan is er sprake van een merkinbreuk.

WIPO Procedure

Terug naar het geschil tussen Betty Blue en CS 24. Via een WIPO procedure had Betty Blue eerder de afgifte van de domeinnaam www.elisabetta-franchi.nl door CS 24 aan Betty Blue gevorderd.

Het WIPO overwoog in haar oordeel het volgende. Op basis van de zogenoemde OKI-data criteria moet het voor de bezoeker van de website in ieder geval duidelijk zijn dat er geen commerciële band bestaat tussen de merkhouder (in dit geval Betty Blue) en de wederverkoper (in dit geval CS24). Volgens het WIPO was dit echter onvoldoende duidelijk. Ook werden er andere merken via de website verkocht waardoor het merk niet enkel werd gebruikt ter aanduiding van de Elisabetta Franchi merkproducten. Dit leverde volgens het WIPO ongerechtvaardigd merkgebruik op. Het WIPO oordeelde dan ook dat CS 24 geen rechtmatig belang had bij het gebruik van de domeinnaam. Het oordeel; CS 24 moest de domeinnaam overdragen aan Betty Blue.

Procedure bij de rechtbank Den Haag

Om te voorkomen dat CS 24 de domeinnaam moest overdragen is CS 24 een bodemprocedure gestart bij de rechtbank Den Haag. In deze procedure vorderde CS 24 van de rechter om voor recht te verklaren dat CS 24 geen inbreuk had gemaakt op het merkenrecht van Betty Blue, dan wel de handelsnaam, dan wel dat geen sprake was van enig onrechtmatig handelen van CS 24 jegens Betty Blue. Dit zou tot gevolg hebben dat CS 24 de domeinnaam niet zou hoeven over te dragen.

Merkenrecht

De rechtbank oordeelt dat er geen sprake is van merkinbreuk. CS 24 heeft haar website sinds de uitspraak van het WIPO namelijk aangepast. Waar voorheen de website www.elisabetta-franchi.nl een website toonde waar ook andere merken werden getoond, leidt de nieuwe website nu enkel naar een website waarop Elisabetta Franchi producten worden verkocht. Ook wordt op de website duidelijk(er) gemaakt dat er geen commerciële band bestaat tussen Betty Blue en CS24 doordat bovenaan iedere webpagina het volgende staat: “VLVT – onafhankelijke dealer van Elisabetta Franchi merkkleding. Gevestigd aan de Cornelis Schuytstraat 22-24 te Amsterdam.” Verder staat er onderaan de homepage een tekst waarin nader wordt toegelicht dat er géén sprake is van een commerciële band tussen Betty Blue en CS 24.

Over het ontbreken van een commerciële band tussen Betty Blue en CS 24 kan volgens de rechter dan ook geen onduidelijkheid bestaan bij de bezoekers van de website. Het merk wordt dus rechtmatig door CS 24 gebruikt. Er is geen sprake van merkinbreuk.

Handelsnaamrecht

Volgens de rechter is er tevens geen sprake van handelsnaamrechtinbreuk. Daar kan pas sprake van zijn als CS 24 de domeinnaam www.elisabetta-franchi.nl als handelsnaam zou gebruiken. Daarvan is sprake als CS 24 deze domeinnaam zou gebruiken ter aanduiding van haar onderneming en/of bepaalde bedrijfsactiviteiten. Om dat te beoordelen wordt naar alle omstandigheden van het geval gekeken. Ook de inhoud van de website is daarbij relevant. Juist doordat CS 24 de naam VLVT als handelsnaam op de website gebruikt en de naam Elisabetta Franchi niet anders dan ter aanduiding van de merkproducten gebruikt, gebruikt zij de domeinnaam niet als handelsnaam en maakt CS 24 dus geen handelsnaamrechtinbreuk.

Onrechtmatige daad

Volgens de rechtbank is er ook geen sprake van onrechtmatig handelen door CS 24. Het registreren van een domeinnaam is in beginsel niet onrechtmatig. Dit kan anders zijn als er sprake is van voldoende bijkomende omstandigheden. Die omstandigheden zijn niet gebleken in de procedure.

Conclusie

In dit geval kon de merkhouder dus niets doen tegen het gebruik van de merknaam door een andere partij die de merkproducten van de merkhouder doorverkocht.

Kan de merkhouder hier dan helemaal niets tegen doen? Jawel. Niet op basis van het merkenrecht, maar wel op basis van de nieuwe Groepsvrijstellingsverordening Verticale Overeenkomsten. Op basis van deze nieuwe wetgeving kan het gemakkelijker worden om een verbod voor doorverkoop van merkproducten op te leggen aan distributeurs én afnemers van die distributeurs.

Vragen?

Heb je vragen over het merkenrecht of het mededingingsrecht? Neem vrijblijvend contact op met Jos van der Wijst of Mustafa Kahya.

    De intocht van sinterklaas en het auteursrecht
    Lees meer
    Franchisegever beroept zich met succes op concurrentiebeding
    Lees meer
    De bescherming van kleurmerken en het relevante publiek
    Lees meer
    Inbreuk op IE-recht? Let op bestuurdersaansprakelijkheid
    Lees meer
    BG.legal gaat intensieve samenwerking aan met Dohmen advocaten
    Lees meer
    Product design als merk, eerder uitzondering dan regel
    Lees meer
    ACM: Misleidende duurzaamheidsclaims van Decathlon & H&M
    Lees meer
    Doorverkoop van Formule 1-tickets wordt niet verboden
    Lees meer
    Concurrentie op Bol.com: EAN-nummers en merkinbreuken
    Lees meer
    Gebruik van TM, ® en © tekens
    Lees meer
    De overwinningspose als merk
    Lees meer
    Wat is trademark squatting?
    Lees meer
    Oorsprongsbenamingen op producten voor derde landen ook verboden
    Lees meer
    Merkhouder aansprakelijk voor schade ook wanneer hij niet betrokken is bij productie van het product
    Lees meer
    Nietigverklaring modelaanvraag, wat nu?
    Lees meer
    Het belang van merkbewaking
    Lees meer
    Het belang van een merkonderzoek
    Lees meer
    Wat is het verschil tussen een merk en een handelsnaam?
    Lees meer
    Merkbewaking
    Lees meer
    Uitgebreid Merkonderzoek
    Lees meer
    Modelregistratie
    Lees meer
    Merkregistratie
    Lees meer
    Belang van een modelregistratie
    Lees meer
    Strengere regels voor invloedrijke influencers
    Lees meer
    Algemene Voorwaarden B2B
    Lees meer
    Modelrecht op friet
    Lees meer
    Bescherming merken in de virtuele wereld
    Lees meer
    Wanneer is de aanvraag van een merkregistratie te kwader trouw?
    Lees meer
    Korting advocaatkosten voor MKB-ondernemers bij juridisch advies in 2022
    Lees meer
    Kortingsactie merk- en modelregistratie 2022
    Lees meer
    Champagne en het intellectueel eigendomsrecht
    Lees meer
    (Senior) Medewerker IE/IT/Privacy
    Lees meer
    Model moet nieuw zijn bij aanvraag modelregistratie
    Lees meer
    Fake factuur na een merk- of modelregistratie, pas op!
    Lees meer
    Merken op verzenddozen: mag dat wel?
    Lees meer
    Kortingsperiode op merk- en modelregistraties verlengd
    Lees meer
    Nieuwsbrief voor datascience ondernemingen
    Lees meer
    Kun je een auteursrecht krijgen op een algoritme?
    Lees meer
    Wapenen tegen copycats? Registreer je merk!
    Lees meer
    IE in de holding
    Lees meer
    Online oplichting en zakelijke identiteitsfraude: wat te doen?
    Lees meer
    Merk in kunstwerk mag, kunstwerk in product niet
    Lees meer
    EK-gekte losgebarsten: KNVB vs. Jumbo
    Lees meer
    Jouw eigen gezicht als merkregistratie: kan dat?
    Lees meer
    De Juridische Afdeling: Legal as-a-Service
    Lees meer
    Misleidende duurzaamheidsclaims in de modebranche: Waar moet ik op letten?
    Lees meer
    Is er wel of niet voldaan aan de voorwaarden voor contractuele overdracht van rechten?
    Lees meer
    Korting voor model- en merkregistraties - aanvraagperiode 1 tot 31 mei
    Lees meer
    Nooit geschoten is altijd mis: Tommy Hilfiger vs. Facebook uiteengezet
    Lees meer
    Intellectueel eigendom en Tech: waar moet je op letten?
    Lees meer
    Reclame maken voor corona zelftesten
    Lees meer
    Wilt u weten of uw merk nog vrij is?
    Lees meer
    Een geschil/discussie kan ook snel en voor redelijke kosten worden opgelost
    Lees meer
    Functie van cosmetische producten verplicht op verpakking
    Lees meer
    Modelrecht en auteursrecht op inwerpzuil
    Lees meer
    Merkonderzoek: Hoe voorkom je merkinbreuk?
    Lees meer
    Doorhaling van een merkregistratie
    Lees meer
    Een webshop: mag alles zomaar of gelden er regels?
    Lees meer
    Een merk moet ook daadwerkelijk gebruikt worden
    Lees meer
    Mag je foto's van werknemers gebruiken?
    Lees meer
    Is nieuwe wet- of regelgeving nodig voor AI?
    Lees meer
    Wie is verantwoordelijk voor de analyse door een algoritme?
    Lees meer
    Mag ik een zelftest voor corona verkopen?
    Lees meer
    Stijl of trend: auteursrechtelijke bescherming?
    Lees meer
    Inspiratie in de fashion industrie: wat zijn de grenzen?
    Lees meer
    Hulp bij verwijderen van vervelende YouTube video’s: een stappenplan
    Lees meer
    Agentuur- en bemiddelingsovereenkomst, wat is het verschil?
    Lees meer
    De 7 verschillen in auteursrecht is een mythe
    Lees meer
    RAINS vs. Zara: geen auteursrecht, wel slaafse nabootsing
    Lees meer
    Merkgebruik bij import producten en doorverkoop
    Lees meer
    Aansprakelijkheid bij affiliate marketing
    Lees meer
    Mag fotograaf foto’s gebruiken voor eigen doel?
    Lees meer
    Wanneer is er sprake van merkinbreuk?
    Lees meer
    Picnic maakt toch geen inbreuk op portretrecht Max Verstappen
    Lees meer
    Foto’s gebruiken op moodboards in Fashion
    Lees meer
    Inbreuk auteursrecht in documentaire Michael Moore
    Lees meer
    NVM is niet verplicht om VBO-leden toegang tot data te geven
    Lees meer
    Bescherming merkrecht: hoe ver gaat dat?
    Lees meer
    Vernietiging van een ingeschreven merk: hoe dan?
    Lees meer
    Merkinbreuk door fulfilment diensten
    Lees meer
    Kan ik de vorm van een product met een vormmerk (3D) beschermen?
    Lees meer
    Reclame voor geneesmiddelen, maar niet zelf verkopen: mag dat zomaar?
    Lees meer
    Dragons’ Den deel 2: de ondernemer die het snapt
    Lees meer
    Modelrecht op meubels: inbreuk of niet?
    Lees meer
    Checklist verpakken van producten
    Lees meer
    Wanneer is verpakken/opnieuw inpakken van producten toegestaan?
    Lees meer
    Intellectueel eigendomsrecht
    Lees meer
    Merken en modellen
    Lees meer
    Slaafse nabootsing
    Lees meer
    Merkinschrijving Balmain faalt
    Lees meer
    Fashion & Design
    Lees meer
    Wie heeft recht op de domeinnaam?
    Lees meer
    De octrooigemachtigde en het faillissement (Deel 2)
    Lees meer
    Geslaagde bijeenkomst Blockchain & Food tijdens Den Bosch Data Week
    Lees meer
    Hoge boetes voor webwinkels die consumentenregelgeving overtreden
    Lees meer
    Identieke handelsnaam in de hotellerie: Bosch hotel mag naam blijven gebruiken
    Lees meer
    De octrooigemachtigde en het faillissement (deel 1)
    Lees meer
    Kartelverbod ook bij (Tech-)licenties en samenwerkingscontracten aanwezig
    Lees meer
    Productomschrijving op een website. Auteursrecht mogelijk?
    Lees meer
    Nieuw Intellectueel Eigendomsrecht/ IT recht advocatenkantoor in Eindhoven
    Lees meer
    Tips voor het verkrijgen van auteursrechten
    Lees meer
    Auteursrecht op website(teksten)
    Lees meer
    Bescherming winkelinterieur
    Lees meer
    Is het interieur van een winkel beschermd?
    Lees meer
    Het beëindigen van de onderneming bij een inbreuk op IE-rechten
    Lees meer
    Dezelfde handelsnaam maakt toch geen inbreuk. Hoe kan dat?
    Lees meer
    Is de vormgeving van een industrieel product beschermd?
    Lees meer
    Hoever mag je gaan bij het nabootsen van een stijl/concept?
    Lees meer
    Adidas merk onderuit door nieuwe uitspraak
    Lees meer
    Aanvraag Tommy Hilfiger bescherming auteursrechten afgewezen
    Lees meer
    Inbreuk op merken in de beauty branche
    Lees meer
    Domeinnamen en merken: het wil nog wel eens botsen
    Lees meer
    Hoe bescherm ik mijn intellectuele eigendom bij een faillissement?
    Lees meer
    Reclameregels voor geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en gezondheidsproducten
    Lees meer
    Farma, Health en Life Sciences
    Lees meer