Mag een ander jouw merk als domeinnaam gebruiken?
Deze vraag is recent voorgelegd aan de rechtbank Den Haag (Rb. Den Haag 17 juli 2022, ECLI:NL:RBDHA:2022:8269). In deze kwestie had de merkhouder van het kledingmerk Elisabetta Franchi, te weten Betty Blue S.P.A. (hierna: Betty Blue) bezwaar gemaakt tegen het gebruik van de website www.elisabetta-franchi.nl door een derde partij. Deze domeinnaam was geregistreerd en werd gebruikt door CS 24 B.V., handelend onder de naam VLVT (hierna: CS 24). Dit was een partij waarmee Betty Blue geen commerciële band had. Op de website werden wel echte Elisabetta Franchi producten verkocht. Kon Betty Blue (de merkhouder) hier iets tegen doen?
Terug naar de basis
Een merkhouder kan zich verzetten tegen het gebruik van zijn merk door een ander, tenzij het merkrecht is uitgeput. Uitputting houdt in dat een specifiek merkproduct door of met toestemming van de merkhouder op de Europese markt is gebracht, oftewel de merkhouder heeft al een keer aan het merkproduct verdiend.
Een wederverkoper die dit product heeft gekocht, mag het dan gebruiken ter aanduiding van de producten die hij of zij doorverkoopt. De merkhouder kan zich dan enkel nog verzetten tegen het merkgebruik als daar een gegronde reden voor bestaat. Anders gezegd houdt dit in dat een wederverkoper die geen commerciële band heeft met de merkhouder bij de doorverkoop van merkproducten rekening moet houden met gerechtvaardigde belangen van de merkhouder.
Dit houdt ook in dat de wederverkoper niet de indruk mag wekken dat er een commerciële band bestaat tussen de merkhouder en de wederverkoper als daar geen sprake van is. Wordt die indruk wel gewekt, dan is er sprake van een merkinbreuk.
WIPO Procedure
Terug naar het geschil tussen Betty Blue en CS 24. Via een WIPO procedure had Betty Blue eerder de afgifte van de domeinnaam www.elisabetta-franchi.nl door CS 24 aan Betty Blue gevorderd.
Het WIPO overwoog in haar oordeel het volgende. Op basis van de zogenoemde OKI-data criteria moet het voor de bezoeker van de website in ieder geval duidelijk zijn dat er geen commerciële band bestaat tussen de merkhouder (in dit geval Betty Blue) en de wederverkoper (in dit geval CS24). Volgens het WIPO was dit echter onvoldoende duidelijk. Ook werden er andere merken via de website verkocht waardoor het merk niet enkel werd gebruikt ter aanduiding van de Elisabetta Franchi merkproducten. Dit leverde volgens het WIPO ongerechtvaardigd merkgebruik op. Het WIPO oordeelde dan ook dat CS 24 geen rechtmatig belang had bij het gebruik van de domeinnaam. Het oordeel; CS 24 moest de domeinnaam overdragen aan Betty Blue.
Procedure bij de rechtbank Den Haag
Om te voorkomen dat CS 24 de domeinnaam moest overdragen is CS 24 een bodemprocedure gestart bij de rechtbank Den Haag. In deze procedure vorderde CS 24 van de rechter om voor recht te verklaren dat CS 24 geen inbreuk had gemaakt op het merkenrecht van Betty Blue, dan wel de handelsnaam, dan wel dat geen sprake was van enig onrechtmatig handelen van CS 24 jegens Betty Blue. Dit zou tot gevolg hebben dat CS 24 de domeinnaam niet zou hoeven over te dragen.
Merkenrecht
De rechtbank oordeelt dat er geen sprake is van merkinbreuk. CS 24 heeft haar website sinds de uitspraak van het WIPO namelijk aangepast. Waar voorheen de website www.elisabetta-franchi.nl een website toonde waar ook andere merken werden getoond, leidt de nieuwe website nu enkel naar een website waarop Elisabetta Franchi producten worden verkocht. Ook wordt op de website duidelijk(er) gemaakt dat er geen commerciële band bestaat tussen Betty Blue en CS24 doordat bovenaan iedere webpagina het volgende staat: “VLVT – onafhankelijke dealer van Elisabetta Franchi merkkleding. Gevestigd aan de Cornelis Schuytstraat 22-24 te Amsterdam.” Verder staat er onderaan de homepage een tekst waarin nader wordt toegelicht dat er géén sprake is van een commerciële band tussen Betty Blue en CS 24.
Over het ontbreken van een commerciële band tussen Betty Blue en CS 24 kan volgens de rechter dan ook geen onduidelijkheid bestaan bij de bezoekers van de website. Het merk wordt dus rechtmatig door CS 24 gebruikt. Er is geen sprake van merkinbreuk.
Handelsnaamrecht
Volgens de rechter is er tevens geen sprake van handelsnaamrechtinbreuk. Daar kan pas sprake van zijn als CS 24 de domeinnaam www.elisabetta-franchi.nl als handelsnaam zou gebruiken. Daarvan is sprake als CS 24 deze domeinnaam zou gebruiken ter aanduiding van haar onderneming en/of bepaalde bedrijfsactiviteiten. Om dat te beoordelen wordt naar alle omstandigheden van het geval gekeken. Ook de inhoud van de website is daarbij relevant. Juist doordat CS 24 de naam VLVT als handelsnaam op de website gebruikt en de naam Elisabetta Franchi niet anders dan ter aanduiding van de merkproducten gebruikt, gebruikt zij de domeinnaam niet als handelsnaam en maakt CS 24 dus geen handelsnaamrechtinbreuk.
Onrechtmatige daad
Volgens de rechtbank is er ook geen sprake van onrechtmatig handelen door CS 24. Het registreren van een domeinnaam is in beginsel niet onrechtmatig. Dit kan anders zijn als er sprake is van voldoende bijkomende omstandigheden. Die omstandigheden zijn niet gebleken in de procedure.
Conclusie
In dit geval kon de merkhouder dus niets doen tegen het gebruik van de merknaam door een andere partij die de merkproducten van de merkhouder doorverkocht.
Kan de merkhouder hier dan helemaal niets tegen doen? Jawel. Niet op basis van het merkenrecht, maar wel op basis van de nieuwe Groepsvrijstellingsverordening Verticale Overeenkomsten. Op basis van deze nieuwe wetgeving kan het gemakkelijker worden om een verbod voor doorverkoop van merkproducten op te leggen aan distributeurs én afnemers van die distributeurs.
Vragen?
Heb je vragen over het merkenrecht of het mededingingsrecht? Neem vrijblijvend contact op met Jos van der Wijst of Mustafa Kahya.
