Blog van medewerkers
- Wanneer een teken beschrijvend is / kan zijn voor kenmerken van het product dan moet een merkhouder voorkomen dat hij zijn eigen zaak onderuit haalt door het teken zelf (ook) op een beschrijvende wijze te gebruiken.
- Bij het kiezen van een woordmerk moet rekening worden gehouden met beschrijvend gebruik van een woord in een andere branche.
- Wanneer je stelt dat een merk is ingeburgerd bij het publiek dan moet je dat degelijk onderbouwen met marktonderzoeken.
Woordmerk voor kaas gaat onderuit omdat het beschrijvend zou zijn voor eigenschappen van de kaas die niet gemonopoliseerd mogen worden. Het voordeel van een merkregistratie is dat het een monopolie oplevert. Aanduidingen die beschrijvend zijn of kunnen worden voor eigenschappen van het product, kunnen niet worden gemonopoliseerd. Daar ging het in deze zaak over.
[post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => xo-merk-voor-kaas-redt-het-niet [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-12-23 05:51:56 [post_modified_gmt] => 2015-12-23 05:51:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://bgadvocaten.nl/2015/10/26/xo-merk-voor-kaas-redt-het-niet/ [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 7063 [post_author] => 6 [post_date] => 2015-08-11 00:00:00 [post_date_gmt] => 2015-08-11 00:00:00 [post_content] =>In het voorjaar van 2013 heeft John Doe voor ASR de zogenaamde Fey-Blij-campagne bedacht. ASR was destijds shirtsponsor van voetbalclub Feyenoord. John Doe heeft daarbij campagnes bedacht waarbij de afbeelding van een olifantje (Olli) werd gebruikt.
John Doe heeft de auteursrechten op Olli en het woordmerk Olli. Olli werd afgebeeld op shirts en er werd een pluchen versie van Olli gebruikt. ASR en John Doe hebben een licentieovereenkomst gesloten voor een bepaalde duur. Er ontstond een hype waardoor ASR een grote hoeveelheid heeft besteld. Na afloop van deze termijn had ASR nog een restantvoorraad t-shirts en knuffels. John Doe stelt dat ASR inbreuk maakt op de auteursrechten van John Doe door na het eindigen van de licentieovereenkomst de Olli producten te gebruiken. In de overeenkomst is niets vastgelegd over de restant voorraad.
De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat ASR er geredelijk van uit mocht gaan dat zij de Olli producten ook na afloop van de licentieovereenkomst kon blijven uitleveren. Zij had immers de licentievergoeding voor die producten reeds aan John Doe voldaan en het had naar voorlopig oordeel op de weg van John Doe in zo een geval gelegen om nadrukkelijk te bepalen dat de producten na afloop van die termijn toch niet meer uitgeleverd konden worden. Dat er veel was ingekocht begrijpt de voorzieningenrechter: “Beteuterde kinderen die tevergeefs lang in de rij voor hun knuffel hebben gestaan zijn vanzelfsprekend geen goede reclame.”
Maar niet alle gebruik van Olli is toegestaan na het eindigen van de licentieovereenkomst. ASR sprak in reclame-uitingen van “onze knuffel Olli”. Dit is niet toegestaan omdat daarmee wordt gesuggereerd dat ASR daarop de (exclusieve) rechten bezit, hetgeen na het eindigen van de licentieovereenkomst niet (meer) het geval was. Ook gebruikte ASR nog een tekening van Olli. Dit was niet toegestaan omdat het gebruik van deze tekening niet nodig is voor het doel van de licentieovereenkomst noch voor de legitieme verspreiding van de restanten Olli-knuffels. Aan dit gebruik van de tekening, dat voor het eerst plaats vond na het eindigen van de licentieovereenkomst, had John Doe zodoende redelijkerwijs haar toestemming kunnen onthouden, zodat dit niet geoorloofd is te achten. Gebruik van die tekening moet dan ook als auteursrechtinbreuk worden gekwalificeerd.
Het eindoordeel is dat het is toegestaan de Olli knuffels en t-shirts te verhandelen en weggegeven zoals ASR dat doet.
Rechtbank Den Haag, 29 juli 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:8878, zie uitspraak
Wat betekent dit voor de praktijk:
- Het is verstandig om in een licentieovereenkomst ook afspraken te maken over een restantvoorraad die aanwezig is na het einde van de overeenkomst. Dat kan betekenen dat er een korte periode bestaat waarin voorraad moet worden uitverkocht, dat de restantvoorraad door de licentiegever wordt overgenomen, etc. Het niet maken van afspraken over een restantvoorraad wordt toegerekend aan de licentiegever. Die moet hier aan denken.
- Wanneer er geen afspraken zijn gemaakt over een restantvoorraad na het eindigen van de licentieovereenkomst dan is het dus mogelijk dat de voorraad mag worden verhandeld. Of dat mag en onder welke voorwaarden is afhankelijk van de concrete situatie.
Zie ook branche Fashion & Design
[post_title] => Restanten mogen na einde licentieovereenkomst worden gebruikt [post_excerpt] =>In het voorjaar van 2013 heeft John Doe voor ASR de zogenaamde Fey-Blij-campagne bedacht. ASR was destijds shirtsponsor van voetbalclub Feyenoord. John Doe heeft daarbij campagnes bedacht waarbij de afbeelding van een olifantje (Olli) werd gebruikt.
[post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => restanten-mogen-na-einde-licentieovereenkomst-worden-gebruikt [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-12-23 06:26:49 [post_modified_gmt] => 2015-12-23 06:26:49 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://bgadvocaten.nl/2015/08/11/restanten-mogen-na-einde-licentieovereenkomst-worden-gebruikt/ [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 7149 [post_author] => 6 [post_date] => 2015-07-24 00:00:00 [post_date_gmt] => 2015-07-24 00:00:00 [post_content] =>De term “Basterdsuiker” is op 6 november 2013 als benaming ingeschreven in het register van gegarandeerde traditionele specialiteiten (GTS), waarbij ‘Traditioneel’ staat voor onveranderd en aantoonbaar gebruik op de EU-markt voor een periode van minimaal 30 jaar. Dit houdt in dat vanaf die datum deze benaming volgens de Verordening (EG) nr. 509/2006 niet langer mag worden gebruikt indien niet aan het productdossier is voldaan.
Dit kwam aan de orde bij een klacht bij de Reclame Code Commissie. De klager had het product van de adverteerder laten onderzoeken bij een eigen onderzoeksinstituut. Dat instituut concludeerde dat de basterdsuiker van de adverteerder niet aan alle vereisten uit het productdossier van basterdsuiker voldeed; de korrelgrootte was te fijn en het gehalte invertsuiker was te hoog.
De Reclame Code Commissie overweegt dat niet in geschil is dat het product van adverteerder dat in deze procedure centraal staat, te weten een suikerproduct met de benaming ‘donkere basterdsuiker’ op de verpakking, dient te worden getoetst aan Verordening (EU) Nr. 1151/2012 van 21 november 2012 en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 1104/2013 van de Europese Commissie van 6 november 2013.
Het onderzoek dat klager heeft laten uitvoeren is door de adverteerder betwist. Het onderzoek is niet uitgevoerd door de daartoe volgens de Verordening of het productdossier aangewezen autoriteit maar door een, naar klager erkent, niet als onafhankelijk aan te merken instantie.
De Commissie constateert dat artikel 37 van de Verordening bepaalt dat alvorens een uit de Europese Unie afkomstig product onder een als beschermde gegarandeerde traditionele specialiteit geregistreerde naam op de markt wordt gebracht, dient te worden geverifieerd of het product in overeenstemming is met het productdossier. Deze verificatie wordt verricht door:
a) één of meer van de bevoegde autoriteiten zoals bedoeld in artikel 36 van de Verordening, en/of
b) één of meer van de controleorganen in de zin van artikel 2, punt 5) van Verordening (EG) nr. 882/2004, die optreden als orgaan voor productcertificering.
Nu deze verificatie door een daartoe aangewezen autoriteit / controleorgaan niet heeft plaats gevonden moet dit alsnog plaats vinden. De commissie houdt de zaak voor twee maanden aan om de adverteerder in de gelegenheid te stellen de verificatie te laten uitvoeren. Deze verificatie door de daartoe bevoegde autoriteit moet antwoord geven op de vraag of het product van adverteerder voldoet aan de daaraan op grond van vorenbedoelde regelgeving te stellen vereisten.
Reclame Code Commissie, 7 juli 2015, 2014/00731
Wat betekent dit voor de praktijk:
- Voordat een product in Europa op de markt kan worden gebracht is het raadzaam advies in te winnen over de toepasselijke Nederlandse benaming van het product en de verpakkingsvoorschriften. Daarbij moet ook gekeken worden of een benaming is ingeschreven in het register van gegarandeerde traditionele specialiteiten of daar een aanvraag voor is ingediend. Bepalend is de situatie ten tijde van het daadwerkelijk op de markt brengen van een product.
- Wanneer een concurrent reclame regelgeving overtreedt dan kan het indienen van een klacht bij de Reclame Code Commissie wel degelijk effectief zijn.
- Wij adviseren onder meer bij vragen over verpakkingsvoorschriften, voedings- en gezondheidsclaims en merkregistraties.
Zie ook branche AgriFood
[post_title] => Gebruik term “basterdsuiker” in reclame in strijd met Europese regelgeving [post_excerpt] =>De term “Basterdsuiker” is op 6 november 2013 als benaming ingeschreven in het register van gegarandeerde traditionele specialiteiten (GTS), waarbij ‘Traditioneel’ staat voor onveranderd en aantoonbaar gebruik op de EU-markt voor een periode van minimaal 30 jaar. Dit houdt in dat vanaf die datum deze benaming volgens de Verordening (EG) nr. 509/2006 niet langer mag worden gebruikt indien niet aan het productdossier is voldaan.
[post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => gebruik-term-basterdsuiker-in-reclame-in-strijd-met-europese-regelgeving [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-12-23 06:27:23 [post_modified_gmt] => 2015-12-23 06:27:23 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://bgadvocaten.nl/2015/07/24/gebruik-term-basterdsuiker-in-reclame-in-strijd-met-europese-regelgeving/ [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [3] => WP_Post Object ( [ID] => 7142 [post_author] => 6 [post_date] => 2015-06-15 00:00:00 [post_date_gmt] => 2015-06-15 00:00:00 [post_content] =>Het Gerecht van Eerste Aanleg EU heeft op 12 juni 2015 het beroep verworpen om Verordening 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims en om de beslissing van de Commissie met de lijst met ‘hangende gezondheidsclaims’ nietig te verklaren,
Op 20 december 2006 is vastgesteld verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen. De aanleiding voor de Verordening was de constatering dat er steeds meer levensmiddelen op de markt kwamen waarvoor op het etiket of in reclameboodschappen voedings- en gezondheidsclaims werden gedaan. De Commissie was van oordeel dat om een hoog beschermingsniveau voor de consumenten te waarborgen en hun keuze te vergemakkelijken, de in de handel gebrachte producten, met inbegrip van de geïmporteerde producten, veilig en naar behoren geëtiketteerd dienen te zijn. De Verordening geeft hier regels voor.
Artikel 13 van de Verordening ziet op gezondheidsclaims die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan. In dit artikel is een vergunningsprocedure bepaald voor het vaststellen van toegestane gezondheidsclaims. Via de lidstaten zijn ongeveer 44.000 claims voorgelegd aan de Commissie. Op 16 mei 2012 heeft de Commissie de lijst vastgesteld met de 222 toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan. Over een aantal claims werd nog geen uitspraak gedaan. Deze mochten hangende het onderzoek worden gebruikt (de ‘hangende claims’).
Op 2 juli 2012 hebben verschillende partijen, waaronder Natuur-& gezondheidsProducten Nederland en New Care Supplements B.V. uit Oisterwijk, bij het Gerecht van Eerste Aanleg EU een verzoek ingediend waarin zij vorderen de nietigverklaring van verordening nr. 432/2012 en nietigverklaring van de beslissing van de Commissie waarbij de hangende claims zijn vastgesteld;
De ondernemingen die het verzoek hebben ingediend, gebruiken dagelijks gezondheidsclaims op de etikettering van hun producten en in de reclame ervoor.
Nietigverklaring Verordening 1924/2006
Verzoeksters baseren hun verzoek om verordening nr. 1924/2006 niet-toepasselijk te verklaren op twee middelen; schending van het recht te worden gehoord en schending van het rechtszekerheidsbeginsel.
Allereerst stellen verzoeksters dat zij in het kader van de vergunningsprocedure waarin de toegestane gezondheidsclaims werden vastgesteld in de gelegenheid hadden moeten worden gesteld om met name voor de EFSA opmerkingen te maken over de hen betreffende claims. Immers zij worden rechtstreeks geraakt door deze overheidsmaatregel. Het Gerecht verwerpt deze argumenten en wijst erop dat aan de vaststelling van verordening nr. 432/2012 een fase van openbare raadpleging vooraf ging waarin de belanghebbenden, waaronder verzoeksters, opmerkingen konden maken. Bovendien, zo overweegt het Gerecht, zijn de exploitanten van levensmiddelenbedrijven in de gelegenheid gesteld om te worden gehoord in geregelde contacten die de Commissie, het Parlement en de Raad alsook de autoriteiten van de lidstaten met de betrokkenen hebben onderhouden.
Verder stellen verzoeksters dat Verordening 432/2012 niet voorziet in redelijke overgangsperiodes om de bepalingen ervan na te leven. In feite bekritiseren verzoeksters de verplichting om na de inwerkingtreding van Verordening vóór 2012 legaal op de markt gebrachte levensmiddelen uit de distributieketen te halen.
In de Verordening wordt een termijn van 6 maanden gehanteerd. Het Gerecht overweegt dat er voedingssupplementen of dieetvoeding met een lange bewaartijd van twee à drie jaar op de markt zijn en dat daarvoor in een langere overgangsperiode had moeten worden voorzien. Het Gerecht verwerpt deze stelling. De termijn van zes maanden moet kunnen volstaan voor de aanpassing van de etikettering ervan en de reclame ervoor. Verzoeksters hebben klaarblijkelijk zelf ook niet aangegeven wat huns inziens dan wel een redelijke termijn zou zijn. Het Gerecht wijst er nog op dat verordening nr. 432/2012 niet tot doel heeft de handel van verzoeksters’ producten als zodanig te verbieden, maar alleen de met verordening nr. 1924/2006 onverenigbare gezondheidsclaims van hun etikettering weg te nemen.
Nietigverklaring beslissing Commissie inzake ‘hangende claims’
Als eerste overweegt het Gerecht dat de Commissie ‘slechts’ een lijst heeft vastgesteld met gezondheidsclaims waarvan de evaluatie nog aan de gang is en waarover de Commissie zich nog niet definitief heeft uitgesproken. Het gaat hier dus slechts om een tussenmaatregel waarvan het doel is elk van deze claims al dan niet in de lijst van de toegestane claims op te nemen. De beslissing een claim al dan niet in de lijst op te nemen vormt de eindbeslissing. Tegen dat besluit zou wel kunnen worden opgekomen.
Verder overweegt het Gerecht dat de ondernemingen waarvoor deze hangende claims van belang zijn, deze claims bij hun verkoop van levensmiddelen overeenkomstig kunnen blijven gebruiken tot de eindbeslissing is genomen. Derhalve kan de nietigverklaring van de lijst van hangende claims geen enkel voordeel opleveren. Klaarblijkelijk konden de verzoeksters desgevraagd ter terechtzitting door het Gerecht een dergelijk voordeel ook niet aantonen.
Het Gerecht verklaart verzoekers niet ontvankelijk in hun vorderingen.
Gerecht van Eerste Aanleg EU, 12 juni 2015, zaak T‑296/12. Zie Uitspraak
Wat betekent dit voor de praktijk
- Verordening nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen blijft van kracht en dus moeten levensmiddelenbedrijven hiermee werken;
- de lijst met hangende claims blijft in stand tot er ten aanzien van een gezondheidsclaim een eindbeslissing is genomen.
Het Gerecht van Eerste Aanleg EU heeft op 12 juni 2015 het beroep verworpen om Verordening 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims en om de beslissing van de Commissie met de lijst met ‘hangende gezondheidsclaims’ nietig te verklaren,
Op 20 december 2006 is vastgesteld verordening (EG) nr. 1924/2006 van het Europees Parlement en de Raad van inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen. De aanleiding voor de Verordening was de constatering dat er steeds meer levensmiddelen op de markt kwamen waarvoor op het etiket of in reclameboodschappen voedings- en gezondheidsclaims werden gedaan. De Commissie was van oordeel dat om een hoog beschermingsniveau voor de consumenten te waarborgen en hun keuze te vergemakkelijken, de in de handel gebrachte producten, met inbegrip van de geïmporteerde producten, veilig en naar behoren geëtiketteerd dienen te zijn. De Verordening geeft hier regels voor.
Artikel 13 van de Verordening ziet op gezondheidsclaims die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan. In dit artikel is een vergunningsprocedure bepaald voor het vaststellen van toegestane gezondheidsclaims. Via de lidstaten zijn ongeveer 44.000 claims voorgelegd aan de Commissie. Op 16 mei 2012 heeft de Commissie de lijst vastgesteld met de 222 toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan. Over een aantal claims werd nog geen uitspraak gedaan. Deze mochten hangende het onderzoek worden gebruikt (de ‘hangende claims’).
Op 2 juli 2012 hebben verschillende partijen, waaronder Natuur-& gezondheidsProducten Nederland en New Care Supplements B.V. uit Oisterwijk, bij het Gerecht van Eerste Aanleg EU een verzoek ingediend waarin zij vorderen de nietigverklaring van verordening nr. 432/2012 en nietigverklaring van de beslissing van de Commissie waarbij de hangende claims zijn vastgesteld;
De ondernemingen die het verzoek hebben ingediend, gebruiken dagelijks gezondheidsclaims op de etikettering van hun producten en in de reclame ervoor.
[post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => verordening-nr-19242006-inzake-voedings-en-gezondheidsclaims-voor-levensmiddelen-blijft-van-kracht [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-12-23 06:31:18 [post_modified_gmt] => 2015-12-23 06:31:18 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://bgadvocaten.nl/2015/06/15/verordening-nr-19242006-inzake-voedings-en-gezondheidsclaims-voor-levensmiddelen-blijft-van-kracht/ [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [4] => WP_Post Object ( [ID] => 7119 [post_author] => 6 [post_date] => 2015-05-29 00:00:00 [post_date_gmt] => 2015-05-29 00:00:00 [post_content] =>Het gaat in deze procedure om twee Benelux merkregistraties waar een concurrent last van heeft. Het betreft het woordmerk SHISO dat in 1988 is ingeschreven voor de waren: land-, tuin- en bouwproducten en zaden, voor zover niet begrepen in andere klassen; verse vruchten en groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen. Het gaat verder om het woordmerk OYSTER LEAVES, dat in 2011 is ingeschreven voor de waren: land- en tuinbouwproducten en zaden voor zover niet begrepen in andere klassen, met inbegrip van verse vruchten, groenten en microgroenten.
Shiso
Het Shiso merk wordt gebruikt voor een kruid met de taxonomische soortnaam ‘perilla frutescens’.
De concurrent stelt dat ‘Shiso’ de gebruikelijk Japanse benaming is voor dit kruid. Om die reden is de inschrijving nietig, immers een merk mag geen beschrijving zijn van kenmerken van de waar. De rechtbank overweegt dat beoordeeld moet worden of ten tijde van de inschrijving in 1988 het in aanmerking komende publiek bekend was met de Japanse benaming van het betreffende kruid. Daarin slaagt de concurrent niet. Wanneer het publiek daar al mee bekend is geworden dan is dat ná de inschrijving gebeurd.
De concurrent stelt vervolgens dat het merk is verworden tot soortnaam en om die reden vervallen verklaard moet worden.
Uit de in het geding gebrachte stukken blijkt dat de naam ‘shiso’ heden ten dage veelvuldig wordt gebruikt voor het kruid perilla frutescens. Zowel door particulieren, professionele gebruikers als de douane. De rechtbank overweegt dat zij van oordeel is dat, gelet op het aanzienlijke aantal vermeldingen van generiek gebruik van de benaming ‘shiso’, de concurrent voldoende heeft onderbouwd dat die benaming in de handel inmiddels een gebruikelijke benaming is geworden in de Benelux voor het kruid Perilla.
Wil de vordering toegewezen kunnen worden dan moet de verwording tot soortnaam aan een toedoen of nalaten van de merkhouder te wijten zijn. De concurrent stelt dat hier sprake van is omdat de merkhouder het gebruik van de naam ‘shiso’ als soortnaam door derden nooit is tegengegaan. De rechtbank overweegt dat wanneer iemand dit stelt op de merkhouder een zware motiveringsplicht rust van de door haar verrichte activiteiten ter voorkoming van de verwording tot soortnaam. Dat is niet vreemd immers, de merkhouder weet als geen ander welke activiteiten hij heeft ondernomen om de verwording tot soortnaam tegen te gaan. Van een merkhouder kan in beginsel dan ook verlangd worden dat hij concreet aangeeft wat hij heeft gedaan om er voor te zorgen dat zijn merk onderscheidend vermogen behield. Dat betekent overigens niet dat van nalaten reeds sprake is als de merkhouder zijn rechten niet tegenover iedere derde heeft gehandhaafd, aldus de rechtbank.
De merkhouder stelt dat hij op zijn website de producten voorziet van het ®-symbool en zijn afnemers verzoekt dit ook te doen. De merkhouder geeft niet aan actief toe te zien op naleving van dit verzoek. De merkhouder kan één voorbeeld noemen van een zaak waar hijactief heeft opgetreden. De rechtbank overweegt dat dit te weinig is gezien het grote aantal voorbeelden van gebruik van het merk tot in recepten aan toe. De rechtbank overweegt verder dat de merkhouder zelf ook niet helemaal consequent is in haar merkgebruik. In sommige uitingen gebruikt zij de merknaam ook als soortnaam terwijl zij daar de latijnse soortnaam of een andere soortaanduiding zoals notenkruid of Japanse basilicum had kunnen gebruiken.
De rechtbank verklaart daarom het Beneluxwoordmerk SHISO vervallen voor alle waren waarvoor het is ingeschreven en spreekt ambtshalve de doorhaling van de inschrijving van dit merk in het register van het BBIE uit;
Oyster leaves
Het Oyster Leaves merk wordt gebruikt voor een kruid met de taxonomische soortnaam ‘mertensia maritima’.
De concurrent stelt dat deze merkregistratie nietig is omdat het merk “uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of andere kenmerken van de waren.”
De merkhouder stelt dat haar product onverwachte kenmerken heeft. Het is een plant die onverwacht de smaak van een schelpdier (oesters) heeft. De rechtbank overweegt dat dit zo moge zijn, maar dat neemt niet weg dat het door haar voor dat product gekozen merk die (onverwachte) kenmerken van de waar beschrijft: een plant die naar oesters smaakt. Het Oyster Leaves merk beschrijft voor het relevante publiek daarom kenmerken van de waar waarvoor het merk is ingeschreven, te weten land- en tuinbouwproducten met inbegrip van groenten en micro-groenten. Het Oyster Leaves merk bestaat uitsluitend uit de woorden ‘oyster’ en ‘leaves’ en de samentrekking van beide woorden verschilt ook niet merkbaar van de loutere som der delen. Kortom, er is voldaan aan de vereisten voor nietigheid.
De rechtbank verklaart de inschrijving nietig en spreekt ambtshalve de nietigheid uit van de merkregistratie.
Rechtbank Den Haag, 2 april 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:5266
Wat betekent dit voor de praktijk:
- Bij het kiezen van een merknaam is het een risico om te kiezen voor de buitenlandse naam van het product of kenmerk van het product. Dat kan alleen wanneer het relevante publiek ten tijde van de registratie die naam nog niet kent. Leg dat goed vast.
- Een merkhouder moet actief optreden om te voorkomen dat een merknaam tot een soortnaam verwordt. Als merkhouder hoef je niet tegen iedere inbreuk op te treden. Je moet wel kunnen aantonen dat je voldoende actief bent om te voorkomen dat je merk tot een soortnaam verwordt.
- Om te voorkomen dat een merknaam tot een soortnaam verwordt moet je als merkhouder zorgen dat er een alternatieve soortnaam is en dat je die zelf ook gebruikt wanneer je verwijst naar de soort.
Het gaat in deze procedure om twee Benelux merkregistraties waar een concurrent last van heeft. Het betreft het woordmerk SHISO dat in 1988 is ingeschreven voor de waren: land-, tuin- en bouwproducten en zaden, voor zover niet begrepen in andere klassen; verse vruchten en groenten; zaaizaden, levende planten en bloemen. Het gaat verder om het woordmerk OYSTER LEAVES, dat in 2011 is ingeschreven voor de waren: land- en tuinbouwproducten en zaden voor zover niet begrepen in andere klassen, met inbegrip van verse vruchten, groenten en microgroenten.
[post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => merkregistraties-doorgehaald-omdat-het-de-soortnaam-geworden-is-c-q-omdat-het-beschrijvend-is-voor-de-waar [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-12-23 06:39:09 [post_modified_gmt] => 2015-12-23 06:39:09 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://bgadvocaten.nl/2015/05/29/merkregistraties-doorgehaald-omdat-het-de-soortnaam-geworden-is-c-q-omdat-het-beschrijvend-is-voor-de-waar/ [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [5] => WP_Post Object ( [ID] => 7118 [post_author] => 6 [post_date] => 2015-05-11 00:00:00 [post_date_gmt] => 2015-05-11 00:00:00 [post_content] =>Louboutin is een Franse ontwerper die met name exclusieve damesschoenen met hoge hakken ontwerpt en produceert. De volledige onderzijde van de schoenen is helder rood. In 2010 is een Beneluxmerk ingeschreven met deze afbeelding:
 |
Van Haren is in het najaar 2012 begonnen met de verkoop van zwarte damesschoenen met een rode zool onder de naam “ Fifth Avenue by Halle Berry” :
 |
Louboutin stelt dat Van Haren inbreuk maakt op het merkrecht van Louboutin. Primair omdat de door Van Haren gebruikte zool identiek is aan het Beneluxmerk van Louboutin, subsidiair omdat er sprake zou zijn van overeenstemming tussen het Louboutin merk en het teken [de door Van Haren gebruikte zool] waardoor verwarringsgevaar ontstaat en meer subsidiair omdat Van Haren ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de bekendheid en de reputatie van het Beneluxmerk. Bij verstek worden de vorderingen van Louboutin in overwegende mate toegewezen. Tegen dat verstekvonnis komt Van Haren in verzet. Van Haren vordert in reconventie een verklaring voor recht dat de merkregistratie nietig is omdat 1) het niet voldoet aan de strenge criteria die worden gesteld aan een kleurmerk en aan een vormmerk en aldus geen onderscheidend vermogen heeft, omdat 2) het Beneluxmerk voorts geen onderscheidend vermogen heeft omdat het gebruik van een rode kleur voor schoenzolen in het algemeen bekend is in de modewereld en omdat 3) het door Louboutin als merk ingeschreven teken wezenlijke waarde aan de waar geeft als bedoeld in artikel 2.1 lid 2 BVIE.
Uitspraak vergelijkbare zaak rechtbank Brussel
Van Haren wijst erop dat de rechtbank in Brussel op 20 maart 2014 vonnis heeft gewezen in een zaak tussen Louboutin en Van Dalen Footwear B.V. De rechtbank Brussel oordeelt dat het Beneluxmerk van Louboutin nietig is omdat het een vormmerk betreft dat een wezenlijke waarde van de waar geeft en omdat het merk onderscheidend vermogen mist. Om die reden zou de rechtbank Den Haag uit moeten gaan van de situatie dat het Beneluxmerk nietig is. De rechtbank Den Haag geeft aan ambtshalve bekend te zijn met de hoger beroep uitspraak van 18 november 2014 van het hof van beroep Brussel waarbij het vonnis teniet is gedaan ten aanzien van de beslissing dat het Beneluxmerk nietig was.
Tweedimensionaal beeldmerk
De rechtbank overweegt dat de combinatie van de afbeelding met de omschrijving duidelijk maakt “dat het Beneluxmerk bestaat uit een teken (de specifieke kleur rood), daardoor gekarakteriseerd dat het de eigenschap van de zool aan de onderzijde van een schoen betreft.” Voor degene die het register raadpleegt is voldoende duidelijk dat het teken onlosmakelijk is verbonden met de zool van een schoen.
Vorm- of kleurmerk?
Het Beneluxmerk heeft zowel kenmerken van een vormmerk als van een kleurmerk. De rechtbank toetst vervolgens of het merk voldoet aan de drie voorwaarden om een merk te kunnen zijn ( HvJ EG 6 mei 2003, C-104/01 en HvJ EU, 10 juli 2014 C-421/13). In de eerste plaats moet het als zodanig een teken vormen. In de tweede plaats moet dit teken vatbaar zijn voor grafische voorstelling. In de derde plaats moet het teken geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen.
Onder andere met behulp van een marktonderzoek kan Louboutin onderbouwen dat het merk [de rode zool] door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen. Ter ondersteuning van de inburgering wordt ook een publicatie uit 2011 van de website van Van Haren zelf in het geding gebracht (“Ook benieuwd hoe de beroemde rode zool van Louboutin gemaakt wordt (…)?”).
Geeft rode zool een wezenlijke waarde aan de zool?
Van Haren stelt dat de merkregistratie nietig is omdat de rode zool een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Het BVIE bepaalt dat niet als merken worden beschouwd “tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.”
De rechtbank overweegt dat de rode zool inderdaad een wezenlijke waarde aan de zool geeft. Zij baseert dit o.a. op het marktonderzoek en een uitspraak van Louboutin zelf: “Mr. Louboutin “acknowledged significant, non trademark functions for choosing red or his outsoles.” (...) Specifically, he initially chose to use the color red to give his shoes “energy” and because it is ‘sexy” and ‘attracts men to the women who wear my shoes ( ) He also testified that he started using red on outsoles, not as a source identifier, but rather to give life to a creative concept.”
Maar daarmee is nog niet gezegd dat de uitzonderingsituatie ook hier van toepassing is. Zo stelt Louboutin dat de uitzondering hier niet van toepassing is omdat het merk niet uitsluitend bestaat uit een vorm maar ook uit een kleur.
Prejudiciële vraag
De rechtbank overweegt dat het onduidelijk is of het begrip vorm in de zin van artikel 3 lid 1e onder iii van de Merkenrichtlijn beperkt is tot de driedimensionale eigenschappen van (delen van) de waar zoals de/het (in drie dimensies uit te drukken) contouren, afmetingen en volume daarvan, of ook ziet op andere (niet-driedimensionale) eigenschappen van de waar zoals kleur. In dat laatste geval zou dat betekenen dat een merkhouder concurrenten zonder tijdslimiet zou kunnen beperken hun producten te voorzien van door het publiek gezochte en gewaardeerde eigenschappen, zoals een rode zool van een hooggehakte damesschoen.
De rechtbank gaat het Hof van Justitie EU vragen hoe het artikel in de Merkenrichtlijn uitgelegd moet worden. De rechtbank formuleert de vraag als volgt:
“Is het begrip vorm in de zin van artikel 3 lid 1e onder iii van de Merkenrichtlijn (in de Duits, Engels en Franse versie van de Merkenrichtlijn respectievelijk Form, shape en forme) beperkt tot de driedimensionale eigenschappen van de waar zoals de/het (in drie dimensies uit te drukken) contouren, afmetingen en volume daarvan, dan wel ziet deze bepaling mede op andere (niet-driedimensionale) eigenschappen van de waar zoals kleur?”
De rechtbank overweegt dat indien, na het antwoord op de prejudiciële vraag, de rechtbank oordeelt dat de uitsluitingsgrond hier niet van toepassing is, het Beneluxmerk geldig is. In die situatie is er naar het oordeel van de rechtbank ook sprake van inbreuk op het Beneluxmerk door Van Haren.
Rechtbank ’s-Gravenhage, 1 april 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:3731
Wat betekent dit voor de praktijk:
- Door de combinatie van een afbeelding met een beschrijving kan bereikt worden dat een merkregistratie bescherming biedt die verder gaat dan de contouren van het afgebeelde object.
- De rechtbank verwerpt de stelling dat de rode zool slechts als decoratief element functioneert en overweegt dat het publiek de rode zolen van de pumps van Van Haren zal opvatten als onderscheidingsteken voor de waar. Dit biedt dus mogelijkheden voor ontwerpers van fashion om elementen te ontwerpen, deze goed te beschermen, hier in media goed bekendheid aan te geven en daarmee een onderscheidingsteken voor de waar te creëren.
- De mogelijkheid bestaat nog steeds dat de rechtbank, na de beantwoording door het HvJ, oordeelt dat het merk nietig is omdat de uitzonderingssituatie van toepassing is.
Louboutin is een Franse ontwerper die met name exclusieve damesschoenen met hoge hakken ontwerpt en produceert. De volledige onderzijde van de schoenen is helder rood. In 2010 is een Beneluxmerk ingeschreven met deze afbeelding:
Van Haren is in het najaar 2012 begonnen met de verkoop van zwarte damesschoenen met een rode zool onder de naam “ Fifth Avenue by Halle Berry” :
[post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => maakt-van-haren-inbreuk-op-het-merk-louboutin-met-schoenen-met-rode-zool [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-12-23 06:41:39 [post_modified_gmt] => 2015-12-23 06:41:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://bgadvocaten.nl/2015/05/11/maakt-van-haren-inbreuk-op-het-merk-louboutin-met-schoenen-met-rode-zool/ [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [6] => WP_Post Object ( [ID] => 7117 [post_author] => 6 [post_date] => 2015-05-04 00:00:00 [post_date_gmt] => 2015-05-04 00:00:00 [post_content] =>
Dit is een procedure tussen twee partijen die actief zijn op de markt van spruit- en kiemgroenten: Taste of Nature en Cresco [onderdeel van Koppert Cress].
Taste of Nature had Cresco aangeklaagd wegens inbreuk op haar octrooi op paarse radijskiemen. Dit zijn kiemen met een hoog gehalte aan zogenaamde anthocyaninen; stoffen waaraan gezondheidsbevorderende kwaliteiten worden toegekend. Taste of Nature vorderde dat Cresco direct stopte met de verkoop van deze paarse kiemgroente.
Een octrooi kan worden verleend voor een uitvinding. Die uitvinding moet dan voldoen aan een aantal inhoudelijke eisen. Er zijn drie belangrijke eisen: de uitvinding moet nieuw zijn, de uitvinding moet inventief zijn (dus niet voor de hand liggen voor de vakman), en de uitvinding moet industrieel toepasbaar zijn. Bij het bepalen van de nieuwheid en de inventiviteit van een uitvinding wordt alleen gekeken naar informatie die beschikbaar was voor de dag van indiening van de aanvraag. Deze informatie noemen we de "stand der techniek" of ook wel "de prior art".
In deze zaak was de stelling van Cresco dat Koppert Cress al vóór de datum van de aanvraag van het octrooi producten volgens het octrooi aan afnemers had geleverd. Dat zou betekenen dat het octrooi niet nieuw was ten tijde van de aanvraag en om die reden zou het octrooi ongeldig moeten worden verklaard.
De rechtbank draagt het bewijs van deze stelling op aan Cresco. Immers, zij stelt dit en Koppert Cress heeft gemotiveerd verweer gevoerd tegen deze stelling. Om aan haar bewijsopdracht te voldoen heeft Cresco getuigen laten horen .
Uit de getuigenverklaring en documenten blijkt van de levering vóór de datum van aanvraag van het octrooi. Taste of Nature stelt dat het om andere producten gaat. De rechtbank oordeelt anders. O.a. op basis van eenzelfde productnaam en de verklaring van de afnemer dat de producten die hij vóór de aanvraagdatum heeft ontvangen dezelfde eigenschappen heeft als de producten die hij daarna ontvangen heeft.
De rechtbank concludeert dan ook dat het in het octrooi geclaimde zaad en plant openbaar zijn gebruikt voorafgaand aan de aanvraag van het octrooi en dat deze conclusies van het octrooi daarom niet nieuw zijn.
De rechtbank verklaart het octrooi dan ook nietig.
Rechtbank Den Haag, 18 maart 2015
Wat betekent dit voor de praktijk:
- Omdat een octrooi later nietig kan worden verklaard wanneer het ten tijde van de indiening van de octrooi aanvraag niet nieuw was, moet erg voorzichtig worden omgegaan met informatie over de uitvinding. De beste manier om informatie over de uitvinding te beschermen is om de informatie aan niemand, behalve de octrooigemachtigde, te geven.
- Wanneer informatie toch met anderen gedeeld moet worden, bijvoorbeeld met potentiële leveranciers of investeerders, dan is het verstandig te werken met een geheimhoudingsverklaring. Daarmee wordt voorkomen dat informatie als “openbaar” kan worden aangemerkt. Wij kunnen een model voor u opstellen of een model beoordelen.
- Zorg ook dat werknemers, free-lancers, stagiaires, studenten, etc. die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de uitvinding, of die kennis kunnen nemen van een uitvinding, gebonden zijn aan een geheimhoudingsverklaring. Wij kunnen een model voor u opstellen.
- Wanneer een concurrent een beroep doet op zijn octrooi dan is het erg effectief wanneer u een octrooi onderuit kunt halen door de nieuwheid ervan ter discussie te stellen. De bewijslast ligt wel bij u dus u zult materiaal moeten verzamelen om uw stelling te kunnen onderbouwen. Dus een goed dossier opbouwen.
Dit is een procedure tussen twee partijen die actief zijn op de markt van spruit- en kiemgroenten: Taste of Nature en Cresco [onderdeel van Koppert Cress].
Taste of Nature had Cresco aangeklaagd wegens inbreuk op haar octrooi op paarse radijskiemen. Dit zijn kiemen met een hoog gehalte aan zogenaamde anthocyaninen; stoffen waaraan gezondheidsbevorderende kwaliteiten worden toegekend. Taste of Nature vorderde dat Cresco direct stopte met de verkoop van deze paarse kiemgroente.
Een octrooi kan worden verleend voor een uitvinding. Die uitvinding moet dan voldoen aan een aantal inhoudelijke eisen. Er zijn drie belangrijke eisen: de uitvinding moet nieuw zijn, de uitvinding moet inventief zijn (dus niet voor de hand liggen voor de vakman), en de uitvinding moet industrieel toepasbaar zijn. Bij het bepalen van de nieuwheid en de inventiviteit van een uitvinding wordt alleen gekeken naar informatie die beschikbaar was voor de dag van indiening van de aanvraag. Deze informatie noemen we de "stand der techniek" of ook wel "de prior art".
In deze zaak was de stelling van Cresco dat Koppert Cress al vóór de datum van de aanvraag van het octrooi producten volgens het octrooi aan afnemers had geleverd. Dat zou betekenen dat het octrooi niet nieuw was ten tijde van de aanvraag en om die reden zou het octrooi ongeldig moeten worden verklaard.
De rechtbank draagt het bewijs van deze stelling op aan Cresco. Immers, zij stelt dit en Koppert Cress heeft gemotiveerd verweer gevoerd tegen deze stelling. Om aan haar bewijsopdracht te voldoen heeft Cresco getuigen laten horen .
Uit de getuigenverklaring en documenten blijkt van de levering vóór de datum van aanvraag van het octrooi. Taste of Nature stelt dat het om andere producten gaat. De rechtbank oordeelt anders. O.a. op basis van eenzelfde productnaam en de verklaring van de afnemer dat de producten die hij vóór de aanvraagdatum heeft ontvangen dezelfde eigenschappen heeft als de producten die hij daarna ontvangen heeft.
De rechtbank concludeert dan ook dat het in het octrooi geclaimde zaad en plant openbaar zijn gebruikt voorafgaand aan de aanvraag van het octrooi en dat deze conclusies van het octrooi daarom niet nieuw zijn.
De rechtbank verklaart het octrooi dan ook nietig.
Rechtbank Den Haag, 18 maart 2015
[post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => octrooi-op-paarse-radijskiemen-vernietigd [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-12-23 06:44:43 [post_modified_gmt] => 2015-12-23 06:44:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://bgadvocaten.nl/2015/05/04/octrooi-op-paarse-radijskiemen-vernietigd/ [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [7] => WP_Post Object ( [ID] => 7110 [post_author] => 6 [post_date] => 2015-04-01 00:00:00 [post_date_gmt] => 2015-04-01 00:00:00 [post_content] =>Traditioneel staat/stond de software waar kantoren gebruik van maken voor hun dossier en/of financiële administratie, op een server die zich fysiek op het advocatenkantoor bevond. Steeds meer kantoren kiezen voor oplossingen waarbij de software en/of data of nog meer niet meer op de eigen servers staat maar in een datacenter elders. Dit wordt ook wel “de Cloud” genoemd.
In bijgaand artikel schetst mr. Jos van der Wijst, specialist ie/it-recht de risico’s en geeft hij aanbevelingen hoe deze te beperken.
Traditioneel staat/stond de software waar kantoren gebruik van maken voor hun dossier en/of financiële administratie, op een server die zich fysiek op het advocatenkantoor bevond. Steeds meer kantoren kiezen voor oplossingen waarbij de software en/of data of nog meer niet meer op de eigen servers staat maar in een datacenter elders. Dit wordt ook wel “de Cloud” genoemd.
In bijgaand artikel schetst mr. Jos van der Wijst, specialist ie/it-recht de risico’s en geeft hij aanbevelingen hoe deze te beperken.
Op 6 november 2012 wordt bij het BBIE een depot verricht voor registratie van het woordmerk PRONAILS voor de klassen 3, 35, 44. Dit zijn producten en diensten die verband houden met nagelverzorging. Het BBIE weigert de registratie wordt geweigerd omdat het teken beschrijvend is. Het is samengesteld uit het gangbare voorvoegsel PRO [voor professioneel] en NAILS [Engels voor ‘nagels’]. Ondanks dat het teken al als Gemeenschapsmerk was ingeschreven volhardt het BBIE in de weigering. Het hof overweegt dat PRONAILS noch in het Engels noch in een Benelux taal als woord wordt gebruikt. En dus is het een fantasiewoord dat onderscheidend vermogen kan hebben. De aanvrager had zich er ook op beroepen dat het teken al was ingeburgerd: onderscheidend vermogen had gekregen vóór het depot. Wil die stelling slagen dan moet worden aangetoond:
- dat het teken door het relevante publiek wordt gezien als geschikt om waren en diensten te identificeren als afkomst van een bepaalde onderneming;
- dat een aanzienlijk deel van het doelpubliek het teken moet herkennen;
- dat het teken is ingeburgerd in de gehele Benelux.
Voor de beoordeling of aan deze criteria is voldaan zijn relevante factoren: het marktaandeel van
het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk,
de hoogte van bet reclamebudget van de onderneming voor bet merk, het gedeelte van het
betrokken publiek dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde
onderneming identificeert, de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie en
van andere beroepsverenigingen, alsmede de opinieonderzoeken.
Door de aanvrager worden meer dan 100 bewijsstukken in het geding gebracht. De oudste publicatie al uit 2002. Ver der een artikel uit een tijdschrift uit 2011. Uit dat artikel blijkt dat de aanvrager Europees marktleider is in de niche van de gel- of kunstnagel. De aanvrager werkt met een netwerk van distributeurs die leveren aan de betere nagelsalons. In de periode 2007-2011 bedroeg de omzet gemiddeld ruim 3,5 miljoen EUR in de Benelux. In een artikel uit 2013 wordt de aanvrager gerangschikt op de 26ste plaats onder gerenommeerde cosmeticabedrijven. Hieruit mag worden afgeleid dat eiseres in haar nichemarkt een bedrijf van betekenis is.
Verder wordt een marktonderzoek in maart 2014. Ook dit is relevant voor de graad van Inburgering die tot november 2012 al was gegroeid, nu wordt aangenomen dat inburgering een jarenlang proces vergt. Het onderzoek geeft aan dat van alle respondenten, waarvan er 159 in België, 175 in Nederland en 15 in bet Groothertogdom Luxemburg waren gevestigd, 83% het merk ‘pronails’ kent voor nagelverzorging en dat dit percentage zowat gelijkmatig in de drie landen worden bereikt (van 78% In Nederland, over 80% in Luxemburg tot 88% in België). Van de respondenten weet meer dan 60% bet merk spontaan te duiden als merk voor waren in verband met nagelverzorging en 45% onderscheidt bet ook voor dienstverlening In dat verband.
Dit leidt ertoe dat het hof oordeelt dat op grond van al deze gegevens moet worden aangenomen dat het teken bij bet doelpubliek in de Benelux al onderscheidend vermogen had verkregen toen het in november 2012 werd gedeponeerd voor de waren en diensten uit de klassen 3, 35 en 44.
Het teken wordt alsnog ingeschreven.
Hof van beroep Brussel 14 januari 2015, IEF 14608
Wat betekent dit voor de praktijk:
- een beroep op inburgering kan slagen maar moet goed worden onderbouwd;
- bij de beoordeling van de inburgering kan ook materiaal van ná de depotdatum een rol spelen omdat het aan inburgering immers precies eigen is dat dit zich over een langere periode gespreid
voltrekt, zodat bet resultaat van gebruik tot kort voor de datum van het depot enkel kan
worden gepeild ná die datum.
[post_title] => Geslaagd beroep op inburgering bij merkregistratie PRONAILS [post_excerpt] =>Op 6 november 2012 wordt bij het BBIE een depot verricht voor registratie van het woordmerk PRONAILS voor de klassen 3, 35, 44. Dit zijn producten en diensten die verband houden met nagelverzorging. Het BBIE weigert de registratie wordt geweigerd omdat het teken beschrijvend is. Het is samengesteld uit het gangbare voorvoegsel PRO [voor professioneel] en NAILS [Engels voor ‘nagels’]. Ondanks dat het teken al als Gemeenschapsmerk was ingeschreven volhardt het BBIE in de weigering. Het hof overweegt dat PRONAILS noch in het Engels noch in een Benelux taal als woord wordt gebruikt. En dus is het een fantasiewoord dat onderscheidend vermogen kan hebben. De aanvrager had zich er ook op beroepen dat het teken al was ingeburgerd: onderscheidend vermogen had gekregen vóór het depot. Wil die stelling slagen dan moet worden aangetoond:
- dat het teken door het relevante publiek wordt gezien als geschikt om waren en diensten te identificeren als afkomst van een bepaalde onderneming;
- dat een aanzienlijk deel van het doelpubliek het teken moet herkennen;
- dat het teken is ingeburgerd in de gehele Benelux.
[post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => geslaagd-beroep-op-inburgering-bij-merkregistratie-pronails [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-05-31 13:01:21 [post_modified_gmt] => 2016-05-31 11:01:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://bgadvocaten.nl/2015/02/02/geslaagd-beroep-op-inburgering-bij-merkregistratie-pronails/ [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [9] => WP_Post Object ( [ID] => 7103 [post_author] => 6 [post_date] => 2014-12-16 00:00:00 [post_date_gmt] => 2014-12-16 00:00:00 [post_content] =>
Het maken van een kopie van software is onder omstandigheden toegestaan. Bijvoorbeeld wanneer dit nodig is om te onderzoeken of de software compatible is met een nieuw in gebruik te nemen besturingssysteem.
Een verbod in een overeenkomst is in beginsel bindend voor partijen
In deze zaak heeft Delta Lloyd Delta Lloyd een licentieovereenkomst gesloten met Document Dialog B.V. betreffende zogenaamde d2e software. In de licentieovereenkomst is in artikel 2.3. bepaald
“The Software may be used only; (i) upon the Hardware (ii) to process Customer’s own data and (iii) for Customer’s own internal operations.” Hardware is in de overeenkomst gedefinieerd als: “the single computer identified by a unique serial number or set of serial numbers containing either (1) a single central processing unit, or (II) more than one central processing unit on the condition that the system constitutes a symmetrical multi-processor, all as specified in the Product Schedule(s) and upon which the is software installed;”
Delta Lloyd heeft de software, na installatie, zelf op een ander computersysteem gekopieerd. Door dit zonder toestemming van de licentiegever te doen zou Delta Lloyd in strijd met de verstrekte licentie hebben gehandeld. De licentieovereenkomst zou het gebruik beperken tot een Windows-omgeving terwijl Delta Lloyd de software nu ook had geïnstalleerd op een Linux-platform.
De rechtbank overweegt dat op grond van de licentieovereenkomst moet worden geoordeeld dat, in beginsel, Delta Lloyd gehandeld heeft in strijd met licentieovereenkomst door de software zonder toestemming van de licentiegever te installeren op een test- en op een acceptatieserver.
Uitzondering op grond van art. 45f Auteurswet
Delta Lloyd stelt vervolgens dat zij op grond van artikel 45f auteurswet gerechtigd was om deze kopie te maken op de test- en acceptatieserver. Artikel 45f Aw bepaalt onder meer dat de “verveelvoudiging .. die geschiedt in het kader van het laden, het in beeld brengen of het verbeteren van fouten, kan niet bij overeenkomst worden verboden”.
Omdat artikel 45j in de Aw is opgenomen als gevolg van de implementatie van Richtlijn 91/250/EEG van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s, betrekt de rechtbank deze richtlijn bij de uitleg van artikel 45j Aw. De Nederlandse bepaling moet immers richtlijnconform worden uitgelegd. De rechtbank overweegt dat uit de tekst van de Richtlijn en de daarbij behorende considerans kan worden afgeleid dat de uitzondering die de Richtlijn creëert met name in artikel 6 ook ziet op de verveelvoudiging die noodzakelijk is voor het compatibel maken van software met software van andere leveranciers. Blijkens artikel 9 van de Richtlijn valt die uitzondering onder de bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken.
Delta Lloyd heeft aangegeven dat het kopiëren van de software op de test- en acceptatieservers noodzakelijk was voor het compatibel maken van de software met een nieuw door haar in gebruik te nemen besturingssysteem.
Om deze reden overweegt de rechtbank dat Delta Lloyd door de software op een testserver en op een acceptatieserver te kopiëren ten behoeve van onderzoek naar de compatibiliteit met haar nieuwe besturingssysteem noch wanprestatie heeft geleverd, noch onrechtmatig heeft gehandeld jegens de licentiegever.
Toestemming voor uitsluitend één platform of meerdere?
De licentiegever heeft ook gesteld dat het Delta Lloyd onder de licentieovereenkomst niet vrij stond de software te gebruiken in de Linux-omgeving, zonder een aanvullende licentie te hebben afgesloten. Immers, in het Product Schedule is onder “Software Platform” “WIN” opgenomen en dit zou betekenen dat de licentie uitsluitend geldig is voor gebruik onder Windows.
De rechtbank volgt de licentiegever niet. Aan Delta Lloyd is in beginsel een onbeperkte licentie verleend voor het gebruik van de software op één computersysteem. In het Product Schedule is opgenomen dat het software betreft voor het platform WIN, waarmee een Windows-omgeving wordt bedoeld. De software is dus geschikt voor de Windows omgeving. Daarmee is echter niet gezegd, zo overweegt de rechtbank, dat zij uitsluitend op dat platform mag worden gebruikt. Indien de licentiegever beoogde het gebruik van de software aan meer beperkingen te onderwerpen dan het gebruik op één enkel systeem, dan had het op de weg van licentiegever gelegen dat in de licentieovereenkomst expliciet tot uitdrukking te brengen. De enkele vermelding in het product Schedule van de tekst “Software Platform WIN” is daarvoor onvoldoende. Delta Lloyd heeft daaruit in redelijkheid niet hoeven af te leiden dat de licentieovereenkomst haar beperkte in het gebruik van de software tot één besturingssysteem.
Schade door niet verstrekken license key voor een jaar.
Omdat Delta Lloyd beschuldigd werd van onrechtmatig handelen door het maken van de kopie van de software, weigerde de licentiegever een license key voor het komende jaar te verstrekken. Daarom had Delta Lloyd kosten gemaakt voor het maken van een alternatief. De vordering van Delta Lloyd om die kosten te vergoeden wordt afgewezen. De ingebrekestelling dateerde van 17 december 2012. In die ingebrekestelling sommeerde Delta Lloyd om binnen een redelijke termijn de license key voor het volledige komende jaar verstrekt te krijgen [“in a timely manner”]. De rechtbank verwerpt de stelling van de licentiegever dat de ingebrekestelling te vaag was doordat geen duidelijke termijn werd genoemd voor het alsnog verstrekken van de license key. De rechtbank volgt wel het verweer van de licentiegever dat uit de kostenopgave van Delta Lloyd blijkt dat al in september, oktober, november en december 2012 uren voor het maken van vervangende software zijn opgenomen. Daaruit volgt dat Delta Lloyd al was begonnen met het ontwikkelen van een alternatief voordat de licentiegever in verzuim was. De kosten voor het ontwikkelen van het alternatief zijn dan niet aan te merken als kosten die het gevolg zijn van verzuim van de licentiegever.
Rechtbank Amsterdam, 29 oktober 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:7005
Zie uitspraak
Wat betekent dit voor de praktijk:
- Wanneer in een licentieovereenkomst wordt bepaald dat de software slechts op één platform / programmatuur mag worden gebruikt, dan betekent het kopiëren naar een ander platform / programmatuur in beginsel dat in strijd met de licentieovereenkomst wordt gehandeld. Dit betekent dat een concept overeenkomst goed moet worden gelezen en doorgrond om te onderzoeken of de omvang van de rechten en verplichtingen passend zijn.
- Wanneer het de bedoeling is dat software slechts op één platform gebruikt mag worden dan moet dit expliciet blijken uit de overeenkomst. Dit betekent dat partijen zorg moeten besteden aan het opstellen van de licentieovereenkomst.
- Artikel 45j Aw moet zo worden uitgelegd dat het kopiëren van software ten behoeve van onderzoek naar de compatibiliteit met een nieuwe besturingssysteem is toegestaan en ook niet contractueel mag worden uitgesloten. Een bepaling waarbij dit wel wordt uitgesloten is strijdig met de wet en de Richtlijn en dus nietig.
- Wanneer schade wordt gevorderd die het gevolg is van een “wanprestatie” van de andere partij, dan moet de andere partij tijdig in gebreke zijn gesteld. Alleen herstelkosten die zijn gemaakt na het verstrijken van de termijn in de ingebrekestelling [dus vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim verkeert] komen voor vergoeding in aanmerking. De achterliggende gedachte is dat een contractspartij eerst zelf in de gelegenheid moet zijn gesteld om een tekortkoming te herstellen.
, advocaat te Boxtel, Den Bosch, Eindhoven en Tilburg
Zie ook branche Software & ICT
[post_title] => Kopie software naar ander platform in strijd met licentieovereenkomst? [post_excerpt] =>Het maken van een kopie van software is onder omstandigheden toegestaan. Bijvoorbeeld wanneer dit nodig is om te onderzoeken of de software compatible is met een nieuw in gebruik te nemen besturingssysteem.
[post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => kopie-software-naar-ander-platform-in-strijd-met-licentieovereenkomst [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-12-23 07:02:41 [post_modified_gmt] => 2015-12-23 07:02:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://bgadvocaten.nl/2014/12/16/kopie-software-naar-ander-platform-in-strijd-met-licentieovereenkomst/ [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 10 [current_post] => -1 [before_loop] => 1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 7177 [post_author] => 6 [post_date] => 2015-10-26 00:00:00 [post_date_gmt] => 2015-10-26 00:00:00 [post_content] =>Woordmerk voor kaas gaat onderuit omdat het beschrijvend zou zijn voor eigenschappen van de kaas die niet gemonopoliseerd mogen worden. Het voordeel van een merkregistratie is dat het een monopolie oplevert. Aanduidingen die beschrijvend zijn of kunnen worden voor eigenschappen van het product, kunnen niet worden gemonopoliseerd. Daar ging het in deze zaak over.
De feiten
Wijngaard verhandelt kazen onder de merknamen: ‘Wyngaard’ en ‘Reypenaer’. Wijngaard is ook houder van Benelux en Europese merkregistraties van het woordmerk ‘XO’. Wijngaard brengt oude kazen op de markt waar (ook) het XO merk op is aangebracht.
Vergeer verhandelt ook kazen en brengt sinds kort ook oude kazen op de markt met daarop het woord XO.
Wijngaard dagvaardt Vergeer in kort geding stellende dat Vergeer inbreuk maakt op de XO merken van Wijngaard. Wijngaard vordert een verbod tot het verhandelen van de producten met het XO merk, een recall en vernietiging van de producten. Vergeers’ belangrijkste verweer is dat de XO merken geen geldige merken zijn omdat ze beschrijvend zijn voor kenmerken van de kaas. XO is een aanduiding voor ‘extra old’ en is overgewaaid van gebruik bij andere producten zoals cognac. Vergeer heeft bij het Gemeenschapsmerkenbureau ook een verzoek ingediend om de gemeenschapsmerk registratie door te halen. Wijngaard beroept zich er tevens op dat het XO zodanig bekend is dat het door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen.
De voorzieningenrechter in Den Haag is met Vergeer van oordeel dat de kans groot is dat de merkregistraties het niet redden. Omdat in een kort geding procedure geen vordering tot het doorhalen van merkregistraties behandeld kan worden, moet de voorzieningenrechter uitgaan van de geldigheid van een merk. Maar omdat voor zowel de Beneluxmerken als voor het gemeenschapsmerk een verzoek is ingediend om deze door te halen, overweegt de voorzieningenrechter dat hij de aangevoerde nietigheidsgronden inhoudelijk kan beoordelen.
De voorzieningenrechter overweegt dat het teken XO al lange tijd wordt gebruikt als leeftijdsaanduiding van cognac. XO heeft in dat verband de betekenis van ‘Extra Old’. De aanduiding XO is sinds 2005 ook in de Van Dale woordenboeken opgenomen met de verklaring: “extra old ((kwaliteitsaanduiding van) cognac of een andere brandenwijnsoort, beter dan VVSOP’”.
Inmiddels wordt deze leeftijdsaanduiding ook voor andere dranken en ook voor kaas gebruikt.
De uitspraak
De voorzieningenrechter moet de vraag beantwoorden of de XO-merken beschrijvend zijn voor de waar kaas. Immers een merk mag niet (louter) beschrijvend zijn voor de klasse van waren en/of producten waarvoor het is geregistreerd.
Wijngaard stelt dat het teken XO in haar merken een voldoende rechtstreeks en concreet verband heeft met de betrokken waren, i.e. kaas. Het teken XO wordt volgens Wijngaard door het relevante publiek niet opgevat als een beschrijving van een kenmerk van kaas.
De nietigheid kan worden ingeroepen van de inschrijving van een merk dat uitsluitend bestaat uit tekens of benamingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid, hoeveelheid, bestemming, waarde, plaats van herkomst of het tijdstip van vervaardiging van de waren of verrichting van de dienst of andere kenmerken van de waren of diensten (artikel 7 lid 1 sub c GMVo respectievelijk artikel 2.28 lid 1 sub c BVIE). De voorzieningenrechter overweegt: “het woord ‘kunnen’ geeft aan dat het voor de toepassing van deze weigeringsgrond niet nodig is dat het merk de betreffende kenmerken op het tijdstip van de inschrijvingsaanvraag daadwerkelijk beschrijft, maar dat voldoende is dat die kenmerken door het merk kunnen worden beschreven. Zelfs als het merk de kenmerken thans nog niet beschrijft, vindt de weigeringsgrond toepassing als het redelijkerwijs mogelijk is dat het merk die in de toekomst wel zal gaan beschrijven.”
De achterliggende gedachte hierbij is dat alle marktdeelnemers die vergelijkbare waren of diensten aanbieden, beschrijvende termen vrij moeten kunnen gebruiken en dat niemand deze mag monopoliseren.
De voorzieningenrechter concludeert dat voldoende aannemelijk is gemaakt dat het teken XO gangbaar is geworden als algemene aanduiding van de leeftijd van een aantal voedings- en drankwaren. Alleen al omdat het teken XO bij andere (voedings-)waren wordt gebruikt om kenmerken van die waren te beschrijven, moet er rekening mee worden gehouden dat de XO-merken de kenmerken van de waar kaas in de toekomst (wel) zullen gaan beschrijven. Daarnaast, zo overweegt de voorzieningenrechter, gebruikt ook Wijngaard het teken XO op een beschrijvende wijze; zij gebruikt het immers om de extra gerijptheid van haar kazen aan te duiden. Ten aanzien van de gestelde inburgering overweegt de voorzieningenrechter dat dit niet aannemelijk is geworden. Er is geen marktonderzoek overgelegd waaruit die bekendheid bij het publiek blijkt. Daarnaast worden de XO-merken altijd gebruikt in combinatie met het ‘paraplumerk’ Reypenaer zodat niet kan worden vastgesteld of het XO merk wel zelfstandig onderscheidend vermogen heeft gekregen.
Rechtbank Den Haag, 22 oktober 2015, C/09/494640 / KG ZA 15-1249 (Wijngaard / Vergeer)
Wat betekent dit voor de praktijk
- Wanneer een teken beschrijvend is / kan zijn voor kenmerken van het product dan moet een merkhouder voorkomen dat hij zijn eigen zaak onderuit haalt door het teken zelf (ook) op een beschrijvende wijze te gebruiken.
- Bij het kiezen van een woordmerk moet rekening worden gehouden met beschrijvend gebruik van een woord in een andere branche.
- Wanneer je stelt dat een merk is ingeburgerd bij het publiek dan moet je dat degelijk onderbouwen met marktonderzoeken.
Woordmerk voor kaas gaat onderuit omdat het beschrijvend zou zijn voor eigenschappen van de kaas die niet gemonopoliseerd mogen worden. Het voordeel van een merkregistratie is dat het een monopolie oplevert. Aanduidingen die beschrijvend zijn of kunnen worden voor eigenschappen van het product, kunnen niet worden gemonopoliseerd. Daar ging het in deze zaak over.
[post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => xo-merk-voor-kaas-redt-het-niet [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-12-23 05:51:56 [post_modified_gmt] => 2015-12-23 05:51:56 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://bgadvocaten.nl/2015/10/26/xo-merk-voor-kaas-redt-het-niet/ [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 263 [max_num_pages] => 27 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => [is_tax] => 1 [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_privacy_policy] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => 1 [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_favicon] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => ae1645fa4e9a89daddd0dd12767ca80f [query_vars_changed:WP_Query:private] => 1 [thumbnails_cached] => [allow_query_attachment_by_filename:protected] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) [tribe_is_event] => [tribe_is_multi_posttype] => [tribe_is_event_category] => [tribe_is_event_venue] => [tribe_is_event_organizer] => [tribe_is_event_query] => [tribe_is_past] => [tribe_controller] => Tribe\Events\Views\V2\Query\Event_Query_Controller Object ( [filtering_query:Tribe\Events\Views\V2\Query\Event_Query_Controller:private] => WP_Query Object *RECURSION* ) )
