Blog van medewerkers
 |
Van Haren is in het najaar 2012 begonnen met de verkoop van zwarte damesschoenen met een rode zool onder de naam “ Fifth Avenue by Halle Berry” :
 |
Louboutin stelt dat Van Haren inbreuk maakt op het merkrecht van Louboutin. Primair omdat de door Van Haren gebruikte zool identiek is aan het Beneluxmerk van Louboutin, subsidiair omdat er sprake zou zijn van overeenstemming tussen het Louboutin merk en het teken [de door Van Haren gebruikte zool] waardoor verwarringsgevaar ontstaat en meer subsidiair omdat Van Haren ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de bekendheid en de reputatie van het Beneluxmerk. Bij verstek worden de vorderingen van Louboutin in overwegende mate toegewezen. Tegen dat verstekvonnis komt Van Haren in verzet. Van Haren vordert in reconventie een verklaring voor recht dat de merkregistratie nietig is omdat 1) het niet voldoet aan de strenge criteria die worden gesteld aan een kleurmerk en aan een vormmerk en aldus geen onderscheidend vermogen heeft, omdat 2) het Beneluxmerk voorts geen onderscheidend vermogen heeft omdat het gebruik van een rode kleur voor schoenzolen in het algemeen bekend is in de modewereld en omdat 3) het door Louboutin als merk ingeschreven teken wezenlijke waarde aan de waar geeft als bedoeld in artikel 2.1 lid 2 BVIE.
Uitspraak vergelijkbare zaak rechtbank Brussel
Van Haren wijst erop dat de rechtbank in Brussel op 20 maart 2014 vonnis heeft gewezen in een zaak tussen Louboutin en Van Dalen Footwear B.V. De rechtbank Brussel oordeelt dat het Beneluxmerk van Louboutin nietig is omdat het een vormmerk betreft dat een wezenlijke waarde van de waar geeft en omdat het merk onderscheidend vermogen mist. Om die reden zou de rechtbank Den Haag uit moeten gaan van de situatie dat het Beneluxmerk nietig is. De rechtbank Den Haag geeft aan ambtshalve bekend te zijn met de hoger beroep uitspraak van 18 november 2014 van het hof van beroep Brussel waarbij het vonnis teniet is gedaan ten aanzien van de beslissing dat het Beneluxmerk nietig was.
Tweedimensionaal beeldmerk
De rechtbank overweegt dat de combinatie van de afbeelding met de omschrijving duidelijk maakt “dat het Beneluxmerk bestaat uit een teken (de specifieke kleur rood), daardoor gekarakteriseerd dat het de eigenschap van de zool aan de onderzijde van een schoen betreft.” Voor degene die het register raadpleegt is voldoende duidelijk dat het teken onlosmakelijk is verbonden met de zool van een schoen.
Vorm- of kleurmerk?
Het Beneluxmerk heeft zowel kenmerken van een vormmerk als van een kleurmerk. De rechtbank toetst vervolgens of het merk voldoet aan de drie voorwaarden om een merk te kunnen zijn ( HvJ EG 6 mei 2003, C-104/01 en HvJ EU, 10 juli 2014 C-421/13). In de eerste plaats moet het als zodanig een teken vormen. In de tweede plaats moet dit teken vatbaar zijn voor grafische voorstelling. In de derde plaats moet het teken geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen.
Onder andere met behulp van een marktonderzoek kan Louboutin onderbouwen dat het merk [de rode zool] door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen. Ter ondersteuning van de inburgering wordt ook een publicatie uit 2011 van de website van Van Haren zelf in het geding gebracht (“Ook benieuwd hoe de beroemde rode zool van Louboutin gemaakt wordt (…)?”).
Geeft rode zool een wezenlijke waarde aan de zool?
Van Haren stelt dat de merkregistratie nietig is omdat de rode zool een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Het BVIE bepaalt dat niet als merken worden beschouwd “tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.”
De rechtbank overweegt dat de rode zool inderdaad een wezenlijke waarde aan de zool geeft. Zij baseert dit o.a. op het marktonderzoek en een uitspraak van Louboutin zelf: “Mr. Louboutin “acknowledged significant, non trademark functions for choosing red or his outsoles.” (...) Specifically, he initially chose to use the color red to give his shoes “energy” and because it is ‘sexy” and ‘attracts men to the women who wear my shoes ( ) He also testified that he started using red on outsoles, not as a source identifier, but rather to give life to a creative concept.”
Maar daarmee is nog niet gezegd dat de uitzonderingsituatie ook hier van toepassing is. Zo stelt Louboutin dat de uitzondering hier niet van toepassing is omdat het merk niet uitsluitend bestaat uit een vorm maar ook uit een kleur.
Prejudiciële vraag
De rechtbank overweegt dat het onduidelijk is of het begrip vorm in de zin van artikel 3 lid 1e onder iii van de Merkenrichtlijn beperkt is tot de driedimensionale eigenschappen van (delen van) de waar zoals de/het (in drie dimensies uit te drukken) contouren, afmetingen en volume daarvan, of ook ziet op andere (niet-driedimensionale) eigenschappen van de waar zoals kleur. In dat laatste geval zou dat betekenen dat een merkhouder concurrenten zonder tijdslimiet zou kunnen beperken hun producten te voorzien van door het publiek gezochte en gewaardeerde eigenschappen, zoals een rode zool van een hooggehakte damesschoen.
De rechtbank gaat het Hof van Justitie EU vragen hoe het artikel in de Merkenrichtlijn uitgelegd moet worden. De rechtbank formuleert de vraag als volgt:
“Is het begrip vorm in de zin van artikel 3 lid 1e onder iii van de Merkenrichtlijn (in de Duits, Engels en Franse versie van de Merkenrichtlijn respectievelijk Form, shape en forme) beperkt tot de driedimensionale eigenschappen van de waar zoals de/het (in drie dimensies uit te drukken) contouren, afmetingen en volume daarvan, dan wel ziet deze bepaling mede op andere (niet-driedimensionale) eigenschappen van de waar zoals kleur?”
De rechtbank overweegt dat indien, na het antwoord op de prejudiciële vraag, de rechtbank oordeelt dat de uitsluitingsgrond hier niet van toepassing is, het Beneluxmerk geldig is. In die situatie is er naar het oordeel van de rechtbank ook sprake van inbreuk op het Beneluxmerk door Van Haren.
Rechtbank ’s-Gravenhage, 1 april 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:3731
Wat betekent dit voor de praktijk:
- Door de combinatie van een afbeelding met een beschrijving kan bereikt worden dat een merkregistratie bescherming biedt die verder gaat dan de contouren van het afgebeelde object.
- De rechtbank verwerpt de stelling dat de rode zool slechts als decoratief element functioneert en overweegt dat het publiek de rode zolen van de pumps van Van Haren zal opvatten als onderscheidingsteken voor de waar. Dit biedt dus mogelijkheden voor ontwerpers van fashion om elementen te ontwerpen, deze goed te beschermen, hier in media goed bekendheid aan te geven en daarmee een onderscheidingsteken voor de waar te creëren.
- De mogelijkheid bestaat nog steeds dat de rechtbank, na de beantwoording door het HvJ, oordeelt dat het merk nietig is omdat de uitzonderingssituatie van toepassing is.
Louboutin is een Franse ontwerper die met name exclusieve damesschoenen met hoge hakken ontwerpt en produceert. De volledige onderzijde van de schoenen is helder rood. In 2010 is een Beneluxmerk ingeschreven met deze afbeelding:
Van Haren is in het najaar 2012 begonnen met de verkoop van zwarte damesschoenen met een rode zool onder de naam “ Fifth Avenue by Halle Berry” :
[post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => maakt-van-haren-inbreuk-op-het-merk-louboutin-met-schoenen-met-rode-zool [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-12-23 06:41:39 [post_modified_gmt] => 2015-12-23 06:41:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://bgadvocaten.nl/2015/05/11/maakt-van-haren-inbreuk-op-het-merk-louboutin-met-schoenen-met-rode-zool/ [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [1] => WP_Post Object ( [ID] => 7117 [post_author] => 6 [post_date] => 2015-05-04 00:00:00 [post_date_gmt] => 2015-05-04 00:00:00 [post_content] =>
Dit is een procedure tussen twee partijen die actief zijn op de markt van spruit- en kiemgroenten: Taste of Nature en Cresco [onderdeel van Koppert Cress].
Taste of Nature had Cresco aangeklaagd wegens inbreuk op haar octrooi op paarse radijskiemen. Dit zijn kiemen met een hoog gehalte aan zogenaamde anthocyaninen; stoffen waaraan gezondheidsbevorderende kwaliteiten worden toegekend. Taste of Nature vorderde dat Cresco direct stopte met de verkoop van deze paarse kiemgroente.
Een octrooi kan worden verleend voor een uitvinding. Die uitvinding moet dan voldoen aan een aantal inhoudelijke eisen. Er zijn drie belangrijke eisen: de uitvinding moet nieuw zijn, de uitvinding moet inventief zijn (dus niet voor de hand liggen voor de vakman), en de uitvinding moet industrieel toepasbaar zijn. Bij het bepalen van de nieuwheid en de inventiviteit van een uitvinding wordt alleen gekeken naar informatie die beschikbaar was voor de dag van indiening van de aanvraag. Deze informatie noemen we de "stand der techniek" of ook wel "de prior art".
In deze zaak was de stelling van Cresco dat Koppert Cress al vóór de datum van de aanvraag van het octrooi producten volgens het octrooi aan afnemers had geleverd. Dat zou betekenen dat het octrooi niet nieuw was ten tijde van de aanvraag en om die reden zou het octrooi ongeldig moeten worden verklaard.
De rechtbank draagt het bewijs van deze stelling op aan Cresco. Immers, zij stelt dit en Koppert Cress heeft gemotiveerd verweer gevoerd tegen deze stelling. Om aan haar bewijsopdracht te voldoen heeft Cresco getuigen laten horen .
Uit de getuigenverklaring en documenten blijkt van de levering vóór de datum van aanvraag van het octrooi. Taste of Nature stelt dat het om andere producten gaat. De rechtbank oordeelt anders. O.a. op basis van eenzelfde productnaam en de verklaring van de afnemer dat de producten die hij vóór de aanvraagdatum heeft ontvangen dezelfde eigenschappen heeft als de producten die hij daarna ontvangen heeft.
De rechtbank concludeert dan ook dat het in het octrooi geclaimde zaad en plant openbaar zijn gebruikt voorafgaand aan de aanvraag van het octrooi en dat deze conclusies van het octrooi daarom niet nieuw zijn.
De rechtbank verklaart het octrooi dan ook nietig.
Rechtbank Den Haag, 18 maart 2015
Wat betekent dit voor de praktijk:
- Omdat een octrooi later nietig kan worden verklaard wanneer het ten tijde van de indiening van de octrooi aanvraag niet nieuw was, moet erg voorzichtig worden omgegaan met informatie over de uitvinding. De beste manier om informatie over de uitvinding te beschermen is om de informatie aan niemand, behalve de octrooigemachtigde, te geven.
- Wanneer informatie toch met anderen gedeeld moet worden, bijvoorbeeld met potentiële leveranciers of investeerders, dan is het verstandig te werken met een geheimhoudingsverklaring. Daarmee wordt voorkomen dat informatie als “openbaar” kan worden aangemerkt. Wij kunnen een model voor u opstellen of een model beoordelen.
- Zorg ook dat werknemers, free-lancers, stagiaires, studenten, etc. die betrokken zijn bij de ontwikkeling van de uitvinding, of die kennis kunnen nemen van een uitvinding, gebonden zijn aan een geheimhoudingsverklaring. Wij kunnen een model voor u opstellen.
- Wanneer een concurrent een beroep doet op zijn octrooi dan is het erg effectief wanneer u een octrooi onderuit kunt halen door de nieuwheid ervan ter discussie te stellen. De bewijslast ligt wel bij u dus u zult materiaal moeten verzamelen om uw stelling te kunnen onderbouwen. Dus een goed dossier opbouwen.
Dit is een procedure tussen twee partijen die actief zijn op de markt van spruit- en kiemgroenten: Taste of Nature en Cresco [onderdeel van Koppert Cress].
Taste of Nature had Cresco aangeklaagd wegens inbreuk op haar octrooi op paarse radijskiemen. Dit zijn kiemen met een hoog gehalte aan zogenaamde anthocyaninen; stoffen waaraan gezondheidsbevorderende kwaliteiten worden toegekend. Taste of Nature vorderde dat Cresco direct stopte met de verkoop van deze paarse kiemgroente.
Een octrooi kan worden verleend voor een uitvinding. Die uitvinding moet dan voldoen aan een aantal inhoudelijke eisen. Er zijn drie belangrijke eisen: de uitvinding moet nieuw zijn, de uitvinding moet inventief zijn (dus niet voor de hand liggen voor de vakman), en de uitvinding moet industrieel toepasbaar zijn. Bij het bepalen van de nieuwheid en de inventiviteit van een uitvinding wordt alleen gekeken naar informatie die beschikbaar was voor de dag van indiening van de aanvraag. Deze informatie noemen we de "stand der techniek" of ook wel "de prior art".
In deze zaak was de stelling van Cresco dat Koppert Cress al vóór de datum van de aanvraag van het octrooi producten volgens het octrooi aan afnemers had geleverd. Dat zou betekenen dat het octrooi niet nieuw was ten tijde van de aanvraag en om die reden zou het octrooi ongeldig moeten worden verklaard.
De rechtbank draagt het bewijs van deze stelling op aan Cresco. Immers, zij stelt dit en Koppert Cress heeft gemotiveerd verweer gevoerd tegen deze stelling. Om aan haar bewijsopdracht te voldoen heeft Cresco getuigen laten horen .
Uit de getuigenverklaring en documenten blijkt van de levering vóór de datum van aanvraag van het octrooi. Taste of Nature stelt dat het om andere producten gaat. De rechtbank oordeelt anders. O.a. op basis van eenzelfde productnaam en de verklaring van de afnemer dat de producten die hij vóór de aanvraagdatum heeft ontvangen dezelfde eigenschappen heeft als de producten die hij daarna ontvangen heeft.
De rechtbank concludeert dan ook dat het in het octrooi geclaimde zaad en plant openbaar zijn gebruikt voorafgaand aan de aanvraag van het octrooi en dat deze conclusies van het octrooi daarom niet nieuw zijn.
De rechtbank verklaart het octrooi dan ook nietig.
Rechtbank Den Haag, 18 maart 2015
[post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => octrooi-op-paarse-radijskiemen-vernietigd [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-12-23 06:44:43 [post_modified_gmt] => 2015-12-23 06:44:43 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://bgadvocaten.nl/2015/05/04/octrooi-op-paarse-radijskiemen-vernietigd/ [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [2] => WP_Post Object ( [ID] => 7110 [post_author] => 6 [post_date] => 2015-04-01 00:00:00 [post_date_gmt] => 2015-04-01 00:00:00 [post_content] =>Traditioneel staat/stond de software waar kantoren gebruik van maken voor hun dossier en/of financiële administratie, op een server die zich fysiek op het advocatenkantoor bevond. Steeds meer kantoren kiezen voor oplossingen waarbij de software en/of data of nog meer niet meer op de eigen servers staat maar in een datacenter elders. Dit wordt ook wel “de Cloud” genoemd.
In bijgaand artikel schetst mr. Jos van der Wijst, specialist ie/it-recht de risico’s en geeft hij aanbevelingen hoe deze te beperken.
Traditioneel staat/stond de software waar kantoren gebruik van maken voor hun dossier en/of financiële administratie, op een server die zich fysiek op het advocatenkantoor bevond. Steeds meer kantoren kiezen voor oplossingen waarbij de software en/of data of nog meer niet meer op de eigen servers staat maar in een datacenter elders. Dit wordt ook wel “de Cloud” genoemd.
In bijgaand artikel schetst mr. Jos van der Wijst, specialist ie/it-recht de risico’s en geeft hij aanbevelingen hoe deze te beperken.
Op 6 november 2012 wordt bij het BBIE een depot verricht voor registratie van het woordmerk PRONAILS voor de klassen 3, 35, 44. Dit zijn producten en diensten die verband houden met nagelverzorging. Het BBIE weigert de registratie wordt geweigerd omdat het teken beschrijvend is. Het is samengesteld uit het gangbare voorvoegsel PRO [voor professioneel] en NAILS [Engels voor ‘nagels’]. Ondanks dat het teken al als Gemeenschapsmerk was ingeschreven volhardt het BBIE in de weigering. Het hof overweegt dat PRONAILS noch in het Engels noch in een Benelux taal als woord wordt gebruikt. En dus is het een fantasiewoord dat onderscheidend vermogen kan hebben. De aanvrager had zich er ook op beroepen dat het teken al was ingeburgerd: onderscheidend vermogen had gekregen vóór het depot. Wil die stelling slagen dan moet worden aangetoond:
- dat het teken door het relevante publiek wordt gezien als geschikt om waren en diensten te identificeren als afkomst van een bepaalde onderneming;
- dat een aanzienlijk deel van het doelpubliek het teken moet herkennen;
- dat het teken is ingeburgerd in de gehele Benelux.
Voor de beoordeling of aan deze criteria is voldaan zijn relevante factoren: het marktaandeel van
het merk, de intensiteit, de geografische spreiding en de duur van het gebruik van dit merk,
de hoogte van bet reclamebudget van de onderneming voor bet merk, het gedeelte van het
betrokken publiek dat de waar op basis van het merk als afkomstig van een bepaalde
onderneming identificeert, de verklaringen van de kamers van koophandel en industrie en
van andere beroepsverenigingen, alsmede de opinieonderzoeken.
Door de aanvrager worden meer dan 100 bewijsstukken in het geding gebracht. De oudste publicatie al uit 2002. Ver der een artikel uit een tijdschrift uit 2011. Uit dat artikel blijkt dat de aanvrager Europees marktleider is in de niche van de gel- of kunstnagel. De aanvrager werkt met een netwerk van distributeurs die leveren aan de betere nagelsalons. In de periode 2007-2011 bedroeg de omzet gemiddeld ruim 3,5 miljoen EUR in de Benelux. In een artikel uit 2013 wordt de aanvrager gerangschikt op de 26ste plaats onder gerenommeerde cosmeticabedrijven. Hieruit mag worden afgeleid dat eiseres in haar nichemarkt een bedrijf van betekenis is.
Verder wordt een marktonderzoek in maart 2014. Ook dit is relevant voor de graad van Inburgering die tot november 2012 al was gegroeid, nu wordt aangenomen dat inburgering een jarenlang proces vergt. Het onderzoek geeft aan dat van alle respondenten, waarvan er 159 in België, 175 in Nederland en 15 in bet Groothertogdom Luxemburg waren gevestigd, 83% het merk ‘pronails’ kent voor nagelverzorging en dat dit percentage zowat gelijkmatig in de drie landen worden bereikt (van 78% In Nederland, over 80% in Luxemburg tot 88% in België). Van de respondenten weet meer dan 60% bet merk spontaan te duiden als merk voor waren in verband met nagelverzorging en 45% onderscheidt bet ook voor dienstverlening In dat verband.
Dit leidt ertoe dat het hof oordeelt dat op grond van al deze gegevens moet worden aangenomen dat het teken bij bet doelpubliek in de Benelux al onderscheidend vermogen had verkregen toen het in november 2012 werd gedeponeerd voor de waren en diensten uit de klassen 3, 35 en 44.
Het teken wordt alsnog ingeschreven.
Hof van beroep Brussel 14 januari 2015, IEF 14608
Wat betekent dit voor de praktijk:
- een beroep op inburgering kan slagen maar moet goed worden onderbouwd;
- bij de beoordeling van de inburgering kan ook materiaal van ná de depotdatum een rol spelen omdat het aan inburgering immers precies eigen is dat dit zich over een langere periode gespreid
voltrekt, zodat bet resultaat van gebruik tot kort voor de datum van het depot enkel kan
worden gepeild ná die datum.
[post_title] => Geslaagd beroep op inburgering bij merkregistratie PRONAILS [post_excerpt] =>Op 6 november 2012 wordt bij het BBIE een depot verricht voor registratie van het woordmerk PRONAILS voor de klassen 3, 35, 44. Dit zijn producten en diensten die verband houden met nagelverzorging. Het BBIE weigert de registratie wordt geweigerd omdat het teken beschrijvend is. Het is samengesteld uit het gangbare voorvoegsel PRO [voor professioneel] en NAILS [Engels voor ‘nagels’]. Ondanks dat het teken al als Gemeenschapsmerk was ingeschreven volhardt het BBIE in de weigering. Het hof overweegt dat PRONAILS noch in het Engels noch in een Benelux taal als woord wordt gebruikt. En dus is het een fantasiewoord dat onderscheidend vermogen kan hebben. De aanvrager had zich er ook op beroepen dat het teken al was ingeburgerd: onderscheidend vermogen had gekregen vóór het depot. Wil die stelling slagen dan moet worden aangetoond:
- dat het teken door het relevante publiek wordt gezien als geschikt om waren en diensten te identificeren als afkomst van een bepaalde onderneming;
- dat een aanzienlijk deel van het doelpubliek het teken moet herkennen;
- dat het teken is ingeburgerd in de gehele Benelux.
[post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => geslaagd-beroep-op-inburgering-bij-merkregistratie-pronails [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-05-31 13:01:21 [post_modified_gmt] => 2016-05-31 11:01:21 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://bgadvocaten.nl/2015/02/02/geslaagd-beroep-op-inburgering-bij-merkregistratie-pronails/ [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [4] => WP_Post Object ( [ID] => 7103 [post_author] => 6 [post_date] => 2014-12-16 00:00:00 [post_date_gmt] => 2014-12-16 00:00:00 [post_content] =>
Het maken van een kopie van software is onder omstandigheden toegestaan. Bijvoorbeeld wanneer dit nodig is om te onderzoeken of de software compatible is met een nieuw in gebruik te nemen besturingssysteem.
Een verbod in een overeenkomst is in beginsel bindend voor partijen
In deze zaak heeft Delta Lloyd Delta Lloyd een licentieovereenkomst gesloten met Document Dialog B.V. betreffende zogenaamde d2e software. In de licentieovereenkomst is in artikel 2.3. bepaald
“The Software may be used only; (i) upon the Hardware (ii) to process Customer’s own data and (iii) for Customer’s own internal operations.” Hardware is in de overeenkomst gedefinieerd als: “the single computer identified by a unique serial number or set of serial numbers containing either (1) a single central processing unit, or (II) more than one central processing unit on the condition that the system constitutes a symmetrical multi-processor, all as specified in the Product Schedule(s) and upon which the is software installed;”
Delta Lloyd heeft de software, na installatie, zelf op een ander computersysteem gekopieerd. Door dit zonder toestemming van de licentiegever te doen zou Delta Lloyd in strijd met de verstrekte licentie hebben gehandeld. De licentieovereenkomst zou het gebruik beperken tot een Windows-omgeving terwijl Delta Lloyd de software nu ook had geïnstalleerd op een Linux-platform.
De rechtbank overweegt dat op grond van de licentieovereenkomst moet worden geoordeeld dat, in beginsel, Delta Lloyd gehandeld heeft in strijd met licentieovereenkomst door de software zonder toestemming van de licentiegever te installeren op een test- en op een acceptatieserver.
Uitzondering op grond van art. 45f Auteurswet
Delta Lloyd stelt vervolgens dat zij op grond van artikel 45f auteurswet gerechtigd was om deze kopie te maken op de test- en acceptatieserver. Artikel 45f Aw bepaalt onder meer dat de “verveelvoudiging .. die geschiedt in het kader van het laden, het in beeld brengen of het verbeteren van fouten, kan niet bij overeenkomst worden verboden”.
Omdat artikel 45j in de Aw is opgenomen als gevolg van de implementatie van Richtlijn 91/250/EEG van 14 mei 1991 betreffende de rechtsbescherming van computerprogramma’s, betrekt de rechtbank deze richtlijn bij de uitleg van artikel 45j Aw. De Nederlandse bepaling moet immers richtlijnconform worden uitgelegd. De rechtbank overweegt dat uit de tekst van de Richtlijn en de daarbij behorende considerans kan worden afgeleid dat de uitzondering die de Richtlijn creëert met name in artikel 6 ook ziet op de verveelvoudiging die noodzakelijk is voor het compatibel maken van software met software van andere leveranciers. Blijkens artikel 9 van de Richtlijn valt die uitzondering onder de bepalingen waarvan niet bij overeenkomst kan worden afgeweken.
Delta Lloyd heeft aangegeven dat het kopiëren van de software op de test- en acceptatieservers noodzakelijk was voor het compatibel maken van de software met een nieuw door haar in gebruik te nemen besturingssysteem.
Om deze reden overweegt de rechtbank dat Delta Lloyd door de software op een testserver en op een acceptatieserver te kopiëren ten behoeve van onderzoek naar de compatibiliteit met haar nieuwe besturingssysteem noch wanprestatie heeft geleverd, noch onrechtmatig heeft gehandeld jegens de licentiegever.
Toestemming voor uitsluitend één platform of meerdere?
De licentiegever heeft ook gesteld dat het Delta Lloyd onder de licentieovereenkomst niet vrij stond de software te gebruiken in de Linux-omgeving, zonder een aanvullende licentie te hebben afgesloten. Immers, in het Product Schedule is onder “Software Platform” “WIN” opgenomen en dit zou betekenen dat de licentie uitsluitend geldig is voor gebruik onder Windows.
De rechtbank volgt de licentiegever niet. Aan Delta Lloyd is in beginsel een onbeperkte licentie verleend voor het gebruik van de software op één computersysteem. In het Product Schedule is opgenomen dat het software betreft voor het platform WIN, waarmee een Windows-omgeving wordt bedoeld. De software is dus geschikt voor de Windows omgeving. Daarmee is echter niet gezegd, zo overweegt de rechtbank, dat zij uitsluitend op dat platform mag worden gebruikt. Indien de licentiegever beoogde het gebruik van de software aan meer beperkingen te onderwerpen dan het gebruik op één enkel systeem, dan had het op de weg van licentiegever gelegen dat in de licentieovereenkomst expliciet tot uitdrukking te brengen. De enkele vermelding in het product Schedule van de tekst “Software Platform WIN” is daarvoor onvoldoende. Delta Lloyd heeft daaruit in redelijkheid niet hoeven af te leiden dat de licentieovereenkomst haar beperkte in het gebruik van de software tot één besturingssysteem.
Schade door niet verstrekken license key voor een jaar.
Omdat Delta Lloyd beschuldigd werd van onrechtmatig handelen door het maken van de kopie van de software, weigerde de licentiegever een license key voor het komende jaar te verstrekken. Daarom had Delta Lloyd kosten gemaakt voor het maken van een alternatief. De vordering van Delta Lloyd om die kosten te vergoeden wordt afgewezen. De ingebrekestelling dateerde van 17 december 2012. In die ingebrekestelling sommeerde Delta Lloyd om binnen een redelijke termijn de license key voor het volledige komende jaar verstrekt te krijgen [“in a timely manner”]. De rechtbank verwerpt de stelling van de licentiegever dat de ingebrekestelling te vaag was doordat geen duidelijke termijn werd genoemd voor het alsnog verstrekken van de license key. De rechtbank volgt wel het verweer van de licentiegever dat uit de kostenopgave van Delta Lloyd blijkt dat al in september, oktober, november en december 2012 uren voor het maken van vervangende software zijn opgenomen. Daaruit volgt dat Delta Lloyd al was begonnen met het ontwikkelen van een alternatief voordat de licentiegever in verzuim was. De kosten voor het ontwikkelen van het alternatief zijn dan niet aan te merken als kosten die het gevolg zijn van verzuim van de licentiegever.
Rechtbank Amsterdam, 29 oktober 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:7005
Zie uitspraak
Wat betekent dit voor de praktijk:
- Wanneer in een licentieovereenkomst wordt bepaald dat de software slechts op één platform / programmatuur mag worden gebruikt, dan betekent het kopiëren naar een ander platform / programmatuur in beginsel dat in strijd met de licentieovereenkomst wordt gehandeld. Dit betekent dat een concept overeenkomst goed moet worden gelezen en doorgrond om te onderzoeken of de omvang van de rechten en verplichtingen passend zijn.
- Wanneer het de bedoeling is dat software slechts op één platform gebruikt mag worden dan moet dit expliciet blijken uit de overeenkomst. Dit betekent dat partijen zorg moeten besteden aan het opstellen van de licentieovereenkomst.
- Artikel 45j Aw moet zo worden uitgelegd dat het kopiëren van software ten behoeve van onderzoek naar de compatibiliteit met een nieuwe besturingssysteem is toegestaan en ook niet contractueel mag worden uitgesloten. Een bepaling waarbij dit wel wordt uitgesloten is strijdig met de wet en de Richtlijn en dus nietig.
- Wanneer schade wordt gevorderd die het gevolg is van een “wanprestatie” van de andere partij, dan moet de andere partij tijdig in gebreke zijn gesteld. Alleen herstelkosten die zijn gemaakt na het verstrijken van de termijn in de ingebrekestelling [dus vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim verkeert] komen voor vergoeding in aanmerking. De achterliggende gedachte is dat een contractspartij eerst zelf in de gelegenheid moet zijn gesteld om een tekortkoming te herstellen.
, advocaat te Boxtel, Den Bosch, Eindhoven en Tilburg
Zie ook branche Software & ICT
[post_title] => Kopie software naar ander platform in strijd met licentieovereenkomst? [post_excerpt] =>Het maken van een kopie van software is onder omstandigheden toegestaan. Bijvoorbeeld wanneer dit nodig is om te onderzoeken of de software compatible is met een nieuw in gebruik te nemen besturingssysteem.
[post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => kopie-software-naar-ander-platform-in-strijd-met-licentieovereenkomst [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-12-23 07:02:41 [post_modified_gmt] => 2015-12-23 07:02:41 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://bgadvocaten.nl/2014/12/16/kopie-software-naar-ander-platform-in-strijd-met-licentieovereenkomst/ [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [5] => WP_Post Object ( [ID] => 7102 [post_author] => 6 [post_date] => 2014-12-02 00:00:00 [post_date_gmt] => 2014-12-01 23:00:00 [post_content] =>Benexia chia olie is recent door de EU erkend als novel food. Chia olie kan plantaardige vetten en olie vervangen in voedingsmiddelen en dranken. Wat zijn novel foods? Wat is het belang hiervan voor de innovatie in food?
Voor voedingsmiddelen en voedsel ingrediënten die of nieuw ontwikkeld zijn of van buiten de EU komen is de novel food regeling van belang. De achtergrond van deze verordening is dat met het oog op de bescherming van de volksgezondheid nieuwe voedingsmiddelen en nieuwe voedselingrediënten aan een uniforme veiligheidscontrole moeten worden onderworpen voordat zij in de EU in de handel mogen worden gebracht.
Wanneer is de verordening van toepassing?
De verordening is van toepassing op het in de handel brengen in de EU van voedingsmiddelen en voedselingrediënten die tot 15 mei 1997 in de EU niet insignificante mate voor menselijke voeding zijn gebruikt. Hierbij wordt gedoeld onder andere:
- voedingsmiddelen en voedselingrediënten bestaande uit genetisch gemodificeerde organismen;
- voedingsmiddelen en voedselingrediënten met een nieuwe of doelbewust gemodificeerde primaire molecuulstructuur;
- voedingsmiddelen en voedselingrediënten bestaande of geïsoleerd uit micro-organismen, schimmels of algen;
- voedingsmiddelen en voedselingrediënten bestaande of geïsoleerd uit planten alsmede voedselingrediënten die uit dieren zijn geïsoleerd, met uitzondering van voedingsmiddelen en voedselingrediënten die volgens traditionele vermeerderings- of teeltmethodes zijn verkregen en die sinds lang veilig voor voedingsdoeleinden worden gebruikt;
- voedingsmiddelen en voedselingrediënten waarop een weinig gebruikt productie procedé is toegepast, voor zover dit procedé wijzigingen in de samenstelling of de structuur van de voedingsmiddelen of voedselingrediënten veroorzaakt die significant zijn voor hun voedingswaarde, hun metabolisme of hun gehalte aan ongewenste stoffen.
De procedure voor toelating novel food
Bij de beoordeling of de voedingsmiddelen of voedselingrediënten in de handel mogen worden gebracht geldt als criterium dat:
- ze geen gevaar voor de consument mogen opleveren;
- ze de consument niet mogen misleiden;
- ze niet zodanig van de voedingsmiddelen of voedselingrediënten ter vervanging waarvan zij zijn bedoeld mogen verschillen dat de normale consumptie ervan uit voedingsoogpunt voor de consument nadelig zou zijn.
Recent voorbeeld
Op 2 maart 2009 diende FrieslandCampina het verzoek in om toelating van bovine lactoferrin. Lactoferrin is een ijzer-bindend eiwit uit koemelk dat aan voedsel kan worden toegevoegd.
Op 31 maart 2010 verklaart de Nederlandse autoriteit dat er geen reden is voor ongerustheid en dat het als novel food in de handel kan worden gebracht.
Op 9 november 2010 werd de European Food Safety Authority (EFSA) geconsulteerd.
Op 27 april 2012 concludeert EFSA in het eerste ‘Scientific opinion on bovine lactoferrin’ dat bovine lactoferrin veilig is voor het beoogde gebruik en de beoogde hoeveelheden.
Op 22 november 2012, 3 1/2 jaar na de aanvraag, besluit de Europese Commissie dat bovine lactoferri op de lijst met novel foods wordt geplaatst en kan het in de handel worden gebracht.
Lactoferrine wordt door FrieslandCampina op de markt gebracht onder de merknaam Vivinal GOS. Dit innovatieve prebiotisch ingrediënt is bedoeld om gezondere darmen te krijgen.
Insecten novel food?
Op dit moment is er onduidelijkheid of insecten voor de menselijke consumptie novel food of niet zijn. Wanneer ze novel food zouden zijn dan zouden ze de procedure uit de verordening moeten volgen om in de handel te mogen worden gebracht. In de ontwerp nieuwe verordening worden ze als novel food aangemerkt. In Nederland (en België) wordt de verkoop van bepaalde gekweekte insecten voor menselijke consumptie toegestaan.
Wat betekent dit voor de praktijk
- door innovatie in food worden nieuwe voedingsmiddelen en voedingsingrediënten ontwikkeld. Omdat deze nieuw zijn moet worden onderzocht of ze veilig zijn voor consumptie. Deze regeling, hoewel nog niet ideaal, maakt toelating onder uniforme condities op de EU markt mogelijk.
- de regeling is nog niet ideaal bijvoorbeeld omdat de procedure lang duurt. Initiatieven voor een nieuwe verordening zijn tot nu toe gestrand.
- de vraag of voedingsmiddelen in de EU in de handel mogen worden gebracht zal onder andere spelen bij de import van voedingsmiddelen en voedingsingrediënten uit andere delen van de wereld. Het feit dat ze daar al lange tijd worden geconsumeerd en als veilig worden beschouwd betekent niet dat ze dus ook in de EU in de handel mogen worden gebracht. Wanneer ze op 15 mei 1997 in de EU niet in significante mate voor menselijke voeding zijn gebruikt dan zijn het novel foods in de zin van deze verordening.
Jos van der Wijst, advocaat te Boxtel, Den Bosch, Eindhoven en Tilburg
Zie ook branche AgriFood
[post_title] => Chia olie erkend als novel food [post_excerpt] =>Benexia chia olie is recent door de EU erkend als novel food. Chia olie kan plantaardige vetten en olie vervangen in voedingsmiddelen en dranken. Wat zijn novel foods? Wat is het belang hiervan voor de innovatie in food?
[post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => chia-olie-erkend-als-novel-food [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2016-05-31 13:04:01 [post_modified_gmt] => 2016-05-31 11:04:01 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://bgadvocaten.nl/2014/12/02/chia-olie-erkend-als-novel-food/ [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [6] => WP_Post Object ( [ID] => 7100 [post_author] => 6 [post_date] => 2014-11-24 00:00:00 [post_date_gmt] => 2014-11-24 00:00:00 [post_content] =>Op 14 maart 2014 heeft het Europees Parlement positief gereageerd op een voorstel voor een Privacy Verordening. Dit heeft veel stof doen opwaaien. De veranderingen ten opzichte van de huidige regelgeving zijn groot. De rechten voor natuurlijke personen worden groter. Het niet naleven van de privacy regels kan leiden tot substantiële boetes. Toch blijven er nog mogelijkheden, ook voor big-data gebruik. Wat verandert er?
Huidige situatie
De huidige privacyregelgeving is vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens [Wbp] uit 2000. Met die wet is de Europese privacy richtlijn uit 1995 omgezet in Nederlandse wetgeving. Europa heeft voor de nieuwe regelgeving gekozen voor een verordening in plaats van een nieuwe richtlijn. Een richtlijn moet een Lid-Staat omzetten in nationale wetgeving. Een verordening werkt direct en hoeft niet in nationale wetgeving te worden omgezet.
Nadat het Europees parlement akkoord is gegaan met het voorstel voor een verordening moet ook de raad van ministers akkoord gaan met het voorstel.
Het voorstel voor de verordening wordt waarschijnlijk in december 2014 besproken in een debat in de Eerste Kamer.
De verordening zal waarschijnlijk in 2015/2016 in werking treden.
Belangrijkste wijzigingen door nieuwe verordening
- Één toezichthouder
Voor bedrijven die in meerdere Lid-Staten werken is dit goed nieuws. Nu hebben ze te maken met verschillende nationale toezichthouders die bevoegd zijn. Wanneer het voorstel wordt aangenomen krijgen deze bedrijven met één Europese toezichthouder te maken.
Voor de bedrijven die niet in meerdere Lid-Staten werken verandert er niets. Zij blijven te maken krijgen met hun nationale toezichthouder zoals in Nederland het College Bescherming Persoonsgegevens [CBP].
- Nieuwe rechten voor natuurlijke personen
De verordening introduceert het recht om vergeten te worden. Recent heeft het Europees Hof in een zaak tegen Google bepaald dat een natuurlijk persoon het recht heeft om te vragen zijn persoonsgegevens te verwijderen uit zoekresultaten. Een dergelijk recht wordt nu ook in de verordening vastgelegd. Dit betekent dat een organisatie persoonsgegevens moet verwijderen indien:
- er niet langer een noodzaak is om de gegevens te bewaren gelet op het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn;
- de natuurlijk persoon zijn toestemming intrekt om de persoonsgegevens te bewaren;
- de natuurlijk persoon bezwaar maakt tegen het gebruiken van zijn persoonsgegevens;
- de organisatie de verordening niet naleeft.
Daarnaast krijgt een natuurlijk persoon ook het recht om een kopie of overheveling te verzoeken van zijn persoonsgegevens.
- Privacybeleid
De organisatie krijgt de verplichting om, nog meer dan nu al het geval is, goed te documenteren. Nu geldt onder omstandigheden een meldplicht bij het CBP. Onder de verordening wordt het een verplichting voor bedrijven om het doel van de bewerking van persoonsgegevens te beschrijven en het proces correct in te richten.
Iedere organisatie die met persoonsgegevens werkt krijgt nu de verplichting om een privacybeleid te formuleren en daarin bepaalde aspecten op te nemen.
Datalekken
De verordening introduceert ook een meldplicht voor datalekken. Dit laatste houdt in dat feitelijk ieder incident waarbij gegevens verloren, vernietigd, ongeautoriseerd vrijgegeven of verspreid worden, moet worden gemeld. Binnen 24 uur moet een dergelijk lek bij de toezichthouder gemeld worden. Ook de natuurlijke personen die erdoor getroffen worden moeten onverwijld geïnformeerd worden indien het datalek mogelijk negatieve gevolgen heeft voor hun privacy.
Boetes voor overtreding privacyregels
De mogelijkheden voor het CBP om een boete op te leggen voor overtreding van de privacyregels zijn nog beperkt. De staatssecretaris van veiligheid en justitie komt met voorstellen om die bevoegdheid en mogelijkheid uit te breiden. De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer toegezegd in november 2014 met een brief met voorstellen is komen.
Op grond van de verordening kunnen toezichthouders [hoge] boetes opleggen. De boetes komen meer in de buurt van de boetes die we kennen in het mededingingsrecht. De verordening maakt boetes mogelijk tot 5% van de wereldwijde jaaromzet met een maximum van € 100 miljoen. Boetes kunnen worden opgelegd voor onder meer:
- niet tijdig of niet volledig informeren van natuurlijke personen;
- niet melden of niet volledig melden van datalekken;
- het niet voldoen aan een verzoek tot verwijdering of niet voorzien van de door een natuurlijk persoon opgevraagde informatie.
Wat betekent dit voor de praktijk
- op dit moment nog niet zoveel. Immers de verordening is nog niet definitief en het is nog onduidelijk wanneer deze in werking treedt. De inhoud van het voorstel voor de verordening geeft wel aan welke richting het op gaat. Bij het maken van beleidskeuzes die verder strekken dan de korte termijn is het verstandig om toch alvast met de inhoud van het voorstel rekening te houden. Zo heeft de verordening gevolgen voor onder andere big data, privacyreglementen, privacy functionarissen, etc.
- wanneer deze verordening in werking treedt zal allereerst vastgesteld moeten worden of de verordening voor uw organisatie gevolgen heeft en wat deze gevolgen zijn.
- er zal privacybeleid geformuleerd moeten worden dat in overeenstemming is met de verordening. Bestaande privacystatements zullen moeten worden geëvalueerd en [waarschijnlijk] worden aangepast om nog compliant te zijn.
- mogelijk betekent dit dat er een privacy functionaris aangesteld moet worden wanneer dat nu nog niet het geval is.
- mogelijk betekent dit dat anders met eigen data of aangekochte data omgegaan moet worden. Uw big data beleid moet mogelijk worden aangepast.
advocaat te Boxtel, Den Bosch, Eindhoven en Tilburg
[post_title] => Nieuwe EU Privacyverordening [post_excerpt] =>Op 14 maart 2014 heeft het Europees Parlement positief gereageerd op een voorstel voor een Privacy Verordening. Dit heeft veel stof doen opwaaien. De veranderingen ten opzichte van de huidige regelgeving zijn groot. De rechten voor natuurlijke personen worden groter. Het niet naleven van de privacy regels kan leiden tot substantiële boetes. Toch blijven er nog mogelijkheden, ook voor big-data gebruik. Wat verandert er?
[post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => nieuwe-eu-privacyverordening [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-12-23 07:04:48 [post_modified_gmt] => 2015-12-23 07:04:48 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://bgadvocaten.nl/2014/11/24/nieuwe-eu-privacyverordening/ [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [7] => WP_Post Object ( [ID] => 7095 [post_author] => 6 [post_date] => 2014-11-04 00:00:00 [post_date_gmt] => 2014-11-04 00:00:00 [post_content] =>De partij die “namaak” buggy’s verkoopt moet van de rechter een rectificatie plaatsen in twee tijdschriften. Een volledige recall vindt de rechter niet nodig. Verder is sprake van misleidende reclame door te suggereren dat een type buggy door de adverteerder wordt of werd verkocht.
Deze zaak gaat over de verkoop van buggy’s. De ene partij heeft het auteursrecht op de buggy met de naam “limbo”. Bij de verkoop van deze buggy wordt gebruik gemaakt van het woordmerk KOELSTRA en het beeldmerk:
De andere partij, Babysupershop uit Tilburg, verkoopt, o.a. via verschillende webwinkels, een nagenoeg identieke buddy, ook onder de naam ”Limbo”. De buddy’s die deze partij verkoopt blijken een gebrekkig scharnier te hebben. Na daartoe te zijn aangeschreven erkent Babysupershop de inbreuk, legt een onthoudingsverklaring af en doet opgave van de verkopen. Zij weigert mee te werken aan een volledige recall en rectificatie.
De voorzieningenrechter oordeelt dat een volledige recall niet nodig is. Wel moet Babysupershop in twee tijdschriften de volgende rectificatie plaatsen:
Wij hebben in onze winkel in Tilburg en op de websites [B superstore].nl, kadocus.nl, babysupershop.eu, buggy-shop.nl, kinderwagens-shop.nl, babykinder-shop.nl en buggyshop.eu , een buggy verkocht onder het merk [A], model Limbo Techno Grey. Deze buggy is niet van [A] afkomstig maar een namaakkopie. De daarin gebruikte scharnieren voldoen niet aan de veiligheidseisen die [A] aan haar producten stelt. Wij bieden u aan om in het geval u een exemplaar van deze buggy heeft gekocht, deze te retourneren. Wij zullen daarbij het aankoopbedrag en alle verzendkosten aan u vergoeden.
Misleidende reclame
Babysupershop heeft op een van haar websites ook een afbeelding van het model “Simba Twin” geplaatst met de tekst:
“[A] buggy Simba Twin Sand.
Beschikbaarheid: niet op voorraad. € 200,00 (doorgestreept) Nu € 99,99”
Dit type buggy is afkomstig uit de nieuwste collectie van de merkhouder en Babysupershop heeft dit type buggy nimmer in haar assortiment gehad, zodat zij deze evenmin in voorraad kan hebben gehad. Met de aanbieding van dit type buggy, voorzien van een afbeelding ervan en de tekst “beschikbaarheid: niet in voorraad”, wordt de suggestie gewekt dat Babysupershop deze buggy wel in voorraad heeft gehad, dan wel dat deze buggy gekocht kan worden en geleverd kan worden zodra zij weer op voorraad is. De voorzieningenrechter is van oordeel dat deze uitingen om die reden misleidend zijn en derhalve in strijd zijn met artikel 6:194 sub c BW.
De merkhouder stelt verder dat Babysupershop met deze advertentie ook suggereert dat de adverteerder een erkende wederverkoper van de merkhouder is, vanwege de vermelding dat het gehele assortiment uit voorraad leverbaar is. De voorzieningenrechter deelt dit standpunt niet. De merkhouder heeft niet onderbouwd dat het relevante publiek bekend is met het feit dat de merkhouder werkt met erkende of geselecteerde wederverkopers. Ook is niet aannemelijk gemaakt dat het publiek verwacht dat een verkoper die het hele assortiment voert, een door de merkhouder erkende wederverkoper moet zijn. Daarom zijn er onvoldoende aanwijzingen dat het publiek bij het lezen van de bewuste advertentie van Babysupershop ten onrechte zal denken dat de adverteerder tot het dealernetwerk van de merkhouder behoort.
De merkhouder had ook gesteld dat het gebruik van een zogeheten “van-voor-prijsindicatie”, waarbij eerst een hogere prijs wordt genoemd, welke wordt doorgestreept en daarna een lagere prijs, misleidend is. De voorzieningenrechter deelt dit standpunt niet.
Keyword advertising
Babysupershop maakt gebruik van keyword advertising door te bewerkstelligen dat degene die op internet zoeken op KOELSTRA [het woordmerk van de merkhouder], bij haar websites uitkomen. De merkhouder stelt dat Babysupershop inbreuk maakt op het woordmerk KOELSTRA door deze wijze van adverteren. De rechtbank verwijst vervolgens naar het Google-arrest en het Interflora-arrest.
In deze arresten is bepaald dat er sprake is van merkinbreuk in de zin van artikel 9 lid 1 sub a GMVo als een adverteerder een merk van een derde als keyword gebruikt op een wijze waarbij de herkomstaanduidingsfunctie of de investeringsfunctie van het merk wordt aangetast. “Van aantasting in de herkomstaanduidingsfunctie is sprake als het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk is te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft afkomstig zijn van de merkhouder, een daaraan economisch verbonden onderneming of van een derde. De investeringsfunctie wordt afgebroken als het keyword adverteren het gebruik van het merk door de merkhouder ter verwerving of behoud van een reputatie die consumenten kan aantrekken en aan hem kan binden, aanzienlijk verstoort. Uit deze jurisprudentie volgt ook dat van aantasting in de reclamefunctie van een merk bij gebruik als keyword geen sprake is. Adverteren met gebruikmaking van keywords strekt er in de regel louter toe internetgebruikers een alternatief te bieden voor de waren of diensten van de merkhouder en belet de merkhouder niet zijn merk ook zelf doeltreffend te gebruiken om de consument te informeren en te overtuigen. Het enkele feit dat het gebruik door een derde van een aan het merk gelijk teken de merkhouder ertoe verplicht om grotere reclame-inspanningen te leveren om de bekendheid van het merk bij de consument te behouden of verhogen maakt dit niet anders.” Aldus de rechtbank.
Vervolgens overweegt de voorzieningenrechter dat de wijze waarop Babysupershop gebruik maakt van keyword advertising de herkomstaanduidingsfunctie van het woordmerk KOELSTRA niet aan tast. De gemiddelde internetgebruiker die na het intoetsen van het woordmerk in een zoekmachine, een advertentie van Babysupershop bij de advertenties aantreft en daarop klikt, komt op een website waarop duidelijk is vermeld van welke producenten de daarop aangeboden producten afkomstig zijn. Alleen bij de producten die daadwerkelijk van de merkhouder afkomstig zijn is dat vermeld, bij andere producten zijn andere merknamen vermeld. Daarmee weet de internetconsument onmiddellijk dat het hier niet gaat om de website van de merkhouder of een onderneming waarmee zij een economische band heeft. De herkomstaanduidingsfunctie van het woordmerk KOELSTRA is daarom niet in het geding.
Rechtbank Den Haag, 22 oktober 2014, ECLI:NL:RBDHA:2014:13292
Zie uitspraak
advocaat te Boxtel, Den Bosch, Eindhoven en Tilburg
[post_title] => Geen volledige recall bij inbreuk op IE rechten [post_excerpt] =>De partij die “namaak” buggy’s verkoopt moet van de rechter een rectificatie plaatsen in twee tijdschriften. Een volledige recall vindt de rechter niet nodig. Verder is sprake van misleidende reclame door te suggereren dat een type buggy door de adverteerder wordt of werd verkocht.
[post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => geen-volledige-recall-bij-inbreuk-op-ie-rechten [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-12-23 07:08:52 [post_modified_gmt] => 2015-12-23 07:08:52 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://bgadvocaten.nl/2014/11/04/geen-volledige-recall-bij-inbreuk-op-ie-rechten/ [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [8] => WP_Post Object ( [ID] => 7093 [post_author] => 6 [post_date] => 2014-10-28 00:00:00 [post_date_gmt] => 2014-10-28 00:00:00 [post_content] => PlantLab voert al enige tijd procedures tegen Deliscious. Ik heb daar al eerder over geschreven zie artikel. Na een mislukte samenwerking zou de klimaatcel van Deliscious inbreuk maken op het octrooi van PlantLab voor een systeem voor het telen van een gewas. PlantLab zoekt informatie over de klimaatcel van Deliscious. PlantLab heeft beslag onder derden laten leggen op o.a. digitale bestanden. In dit incident vordert Plantab op basis van 843a Rv inzage in die bestanden. Dit betekent dat voldoende aannemelijk moet worden dat sprake is van inbreuk op een geldig octrooi. Nu zowel de geldigheid van het ingeroepen octrooirecht als de inbreuk daarop gemotiveerd wordt betwist, dient PlantLab voldoende concrete feiten en omstandigheden aan te voeren die grond bieden voor een redelijk vermoeden van de geldigheid van het octrooi en van de (dreigende) inbreuk op dit octrooi, aldus de rechtbank. PlantLab verwijst daarvoor naar een interview in een vakblad met Deliscious. De rechtbank overweegt dat uit dit citaat niet kan worden afgeleid dat inbreuk wordt gemaakt op het octrooi. Het verzoek om inzage wordt afgewezen. Rb Den Haag, 22 oktober 2014 Zie uitspraak Wat betekent dit voor de praktijk?- Inzage krijgen in bestanden waar door middel van een bewijsbeslag beslag op is gelegd is niet eenvoudig.
- Toch is het de moeite waard om te proberen omdat het soms de enige manier is om of bewijs veilig te stellen of om überhaupt informatie te krijgen.
- De ene rechter geeft makkelijker toestemming tot inzage dan de andere rechter. Soms kan het de moeite waard zijn om te kijken aan welke rechter je toestemming vraagt. Soms zijn meerdere rechters bevoegd om een dergelijke toestemming te verlenen. In deze zaak was dat niet het geval.
- Wanneer de producent weet dat een product onveilig is of mogelijk onveilig is, dan dient zij haar distributeurs daar actief en volledig over te informeren.
- Wanneer nationale toezichthouders de verhandeling van producten verbieden omdat de producten [mogelijk] onveilig zijn, dan dient de producent haar distributeurs daar actief en volledig over te informeren.
- Wanneer een producent onjuiste en/of onvolledige informatie verstrekt aan haar distributeurs dan kan dat betekenen dat de rechter een beroep op een beperking van aansprakelijkheid die in een overeenkomst is opgenomen onaanvaardbaar vindt en dus buiten beschouwing laat.
Producent is aansprakelijk voor schade distributeur ten gevolge van recall omdat producent een gebrekkig product heeft geleverd en de distributeur onvolledig en zelfs misleidende informatie heeft gegeven. De producten kan geen beroep doen op de beperking van de aansprakelijkheid zoals in de distributieovereenkomst overeengekomen. De producent is aansprakelijk voor de volledige schade.
[post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => producent-aansprakelijk-voor-schade-waaronder-de-schade-door-recall [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2021-12-17 15:32:13 [post_modified_gmt] => 2021-12-17 14:32:13 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://bgadvocaten.nl/2014/10/28/producent-aansprakelijk-voor-schade-waaronder-de-schade-door-recall/ [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) ) [post_count] => 10 [current_post] => -1 [before_loop] => 1 [in_the_loop] => [post] => WP_Post Object ( [ID] => 7118 [post_author] => 6 [post_date] => 2015-05-11 00:00:00 [post_date_gmt] => 2015-05-11 00:00:00 [post_content] =>Louboutin is een Franse ontwerper die met name exclusieve damesschoenen met hoge hakken ontwerpt en produceert. De volledige onderzijde van de schoenen is helder rood. In 2010 is een Beneluxmerk ingeschreven met deze afbeelding:
|
Van Haren is in het najaar 2012 begonnen met de verkoop van zwarte damesschoenen met een rode zool onder de naam “ Fifth Avenue by Halle Berry” :
|
Louboutin stelt dat Van Haren inbreuk maakt op het merkrecht van Louboutin. Primair omdat de door Van Haren gebruikte zool identiek is aan het Beneluxmerk van Louboutin, subsidiair omdat er sprake zou zijn van overeenstemming tussen het Louboutin merk en het teken [de door Van Haren gebruikte zool] waardoor verwarringsgevaar ontstaat en meer subsidiair omdat Van Haren ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de bekendheid en de reputatie van het Beneluxmerk. Bij verstek worden de vorderingen van Louboutin in overwegende mate toegewezen. Tegen dat verstekvonnis komt Van Haren in verzet. Van Haren vordert in reconventie een verklaring voor recht dat de merkregistratie nietig is omdat 1) het niet voldoet aan de strenge criteria die worden gesteld aan een kleurmerk en aan een vormmerk en aldus geen onderscheidend vermogen heeft, omdat 2) het Beneluxmerk voorts geen onderscheidend vermogen heeft omdat het gebruik van een rode kleur voor schoenzolen in het algemeen bekend is in de modewereld en omdat 3) het door Louboutin als merk ingeschreven teken wezenlijke waarde aan de waar geeft als bedoeld in artikel 2.1 lid 2 BVIE.
Uitspraak vergelijkbare zaak rechtbank Brussel
Van Haren wijst erop dat de rechtbank in Brussel op 20 maart 2014 vonnis heeft gewezen in een zaak tussen Louboutin en Van Dalen Footwear B.V. De rechtbank Brussel oordeelt dat het Beneluxmerk van Louboutin nietig is omdat het een vormmerk betreft dat een wezenlijke waarde van de waar geeft en omdat het merk onderscheidend vermogen mist. Om die reden zou de rechtbank Den Haag uit moeten gaan van de situatie dat het Beneluxmerk nietig is. De rechtbank Den Haag geeft aan ambtshalve bekend te zijn met de hoger beroep uitspraak van 18 november 2014 van het hof van beroep Brussel waarbij het vonnis teniet is gedaan ten aanzien van de beslissing dat het Beneluxmerk nietig was.
Tweedimensionaal beeldmerk
De rechtbank overweegt dat de combinatie van de afbeelding met de omschrijving duidelijk maakt “dat het Beneluxmerk bestaat uit een teken (de specifieke kleur rood), daardoor gekarakteriseerd dat het de eigenschap van de zool aan de onderzijde van een schoen betreft.” Voor degene die het register raadpleegt is voldoende duidelijk dat het teken onlosmakelijk is verbonden met de zool van een schoen.
Vorm- of kleurmerk?
Het Beneluxmerk heeft zowel kenmerken van een vormmerk als van een kleurmerk. De rechtbank toetst vervolgens of het merk voldoet aan de drie voorwaarden om een merk te kunnen zijn ( HvJ EG 6 mei 2003, C-104/01 en HvJ EU, 10 juli 2014 C-421/13). In de eerste plaats moet het als zodanig een teken vormen. In de tweede plaats moet dit teken vatbaar zijn voor grafische voorstelling. In de derde plaats moet het teken geschikt zijn om de waren of diensten van een onderneming te onderscheiden van die van andere ondernemingen.
Onder andere met behulp van een marktonderzoek kan Louboutin onderbouwen dat het merk [de rode zool] door inburgering onderscheidend vermogen heeft gekregen. Ter ondersteuning van de inburgering wordt ook een publicatie uit 2011 van de website van Van Haren zelf in het geding gebracht (“Ook benieuwd hoe de beroemde rode zool van Louboutin gemaakt wordt (…)?”).
Geeft rode zool een wezenlijke waarde aan de zool?
Van Haren stelt dat de merkregistratie nietig is omdat de rode zool een wezenlijke waarde aan de waar geeft. Het BVIE bepaalt dat niet als merken worden beschouwd “tekens die uitsluitend bestaan uit een vorm die door de aard van de waar wordt bepaald, die een wezenlijke waarde aan de waar geeft of die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen.”
De rechtbank overweegt dat de rode zool inderdaad een wezenlijke waarde aan de zool geeft. Zij baseert dit o.a. op het marktonderzoek en een uitspraak van Louboutin zelf: “Mr. Louboutin “acknowledged significant, non trademark functions for choosing red or his outsoles.” (...) Specifically, he initially chose to use the color red to give his shoes “energy” and because it is ‘sexy” and ‘attracts men to the women who wear my shoes ( ) He also testified that he started using red on outsoles, not as a source identifier, but rather to give life to a creative concept.”
Maar daarmee is nog niet gezegd dat de uitzonderingsituatie ook hier van toepassing is. Zo stelt Louboutin dat de uitzondering hier niet van toepassing is omdat het merk niet uitsluitend bestaat uit een vorm maar ook uit een kleur.
Prejudiciële vraag
De rechtbank overweegt dat het onduidelijk is of het begrip vorm in de zin van artikel 3 lid 1e onder iii van de Merkenrichtlijn beperkt is tot de driedimensionale eigenschappen van (delen van) de waar zoals de/het (in drie dimensies uit te drukken) contouren, afmetingen en volume daarvan, of ook ziet op andere (niet-driedimensionale) eigenschappen van de waar zoals kleur. In dat laatste geval zou dat betekenen dat een merkhouder concurrenten zonder tijdslimiet zou kunnen beperken hun producten te voorzien van door het publiek gezochte en gewaardeerde eigenschappen, zoals een rode zool van een hooggehakte damesschoen.
De rechtbank gaat het Hof van Justitie EU vragen hoe het artikel in de Merkenrichtlijn uitgelegd moet worden. De rechtbank formuleert de vraag als volgt:
“Is het begrip vorm in de zin van artikel 3 lid 1e onder iii van de Merkenrichtlijn (in de Duits, Engels en Franse versie van de Merkenrichtlijn respectievelijk Form, shape en forme) beperkt tot de driedimensionale eigenschappen van de waar zoals de/het (in drie dimensies uit te drukken) contouren, afmetingen en volume daarvan, dan wel ziet deze bepaling mede op andere (niet-driedimensionale) eigenschappen van de waar zoals kleur?”
De rechtbank overweegt dat indien, na het antwoord op de prejudiciële vraag, de rechtbank oordeelt dat de uitsluitingsgrond hier niet van toepassing is, het Beneluxmerk geldig is. In die situatie is er naar het oordeel van de rechtbank ook sprake van inbreuk op het Beneluxmerk door Van Haren.
Rechtbank ’s-Gravenhage, 1 april 2015, ECLI:NL:RBDHA:2015:3731
Wat betekent dit voor de praktijk:
- Door de combinatie van een afbeelding met een beschrijving kan bereikt worden dat een merkregistratie bescherming biedt die verder gaat dan de contouren van het afgebeelde object.
- De rechtbank verwerpt de stelling dat de rode zool slechts als decoratief element functioneert en overweegt dat het publiek de rode zolen van de pumps van Van Haren zal opvatten als onderscheidingsteken voor de waar. Dit biedt dus mogelijkheden voor ontwerpers van fashion om elementen te ontwerpen, deze goed te beschermen, hier in media goed bekendheid aan te geven en daarmee een onderscheidingsteken voor de waar te creëren.
- De mogelijkheid bestaat nog steeds dat de rechtbank, na de beantwoording door het HvJ, oordeelt dat het merk nietig is omdat de uitzonderingssituatie van toepassing is.
Louboutin is een Franse ontwerper die met name exclusieve damesschoenen met hoge hakken ontwerpt en produceert. De volledige onderzijde van de schoenen is helder rood. In 2010 is een Beneluxmerk ingeschreven met deze afbeelding:
Van Haren is in het najaar 2012 begonnen met de verkoop van zwarte damesschoenen met een rode zool onder de naam “ Fifth Avenue by Halle Berry” :
[post_status] => publish [comment_status] => open [ping_status] => open [post_password] => [post_name] => maakt-van-haren-inbreuk-op-het-merk-louboutin-met-schoenen-met-rode-zool [to_ping] => [pinged] => [post_modified] => 2015-12-23 06:41:39 [post_modified_gmt] => 2015-12-23 06:41:39 [post_content_filtered] => [post_parent] => 0 [guid] => http://bgadvocaten.nl/2015/05/11/maakt-van-haren-inbreuk-op-het-merk-louboutin-met-schoenen-met-rode-zool/ [menu_order] => 0 [post_type] => post [post_mime_type] => [comment_count] => 0 [filter] => raw ) [comment_count] => 0 [current_comment] => -1 [found_posts] => 268 [max_num_pages] => 27 [max_num_comment_pages] => 0 [is_single] => [is_preview] => [is_page] => [is_archive] => 1 [is_date] => [is_year] => [is_month] => [is_day] => [is_time] => [is_author] => [is_category] => [is_tag] => [is_tax] => 1 [is_search] => [is_feed] => [is_comment_feed] => [is_trackback] => [is_home] => [is_privacy_policy] => [is_404] => [is_embed] => [is_paged] => 1 [is_admin] => [is_attachment] => [is_singular] => [is_robots] => [is_favicon] => [is_posts_page] => [is_post_type_archive] => [query_vars_hash:WP_Query:private] => 979fc6a3a7803107e559fd87504c40df [query_vars_changed:WP_Query:private] => 1 [thumbnails_cached] => [allow_query_attachment_by_filename:protected] => [stopwords:WP_Query:private] => [compat_fields:WP_Query:private] => Array ( [0] => query_vars_hash [1] => query_vars_changed ) [compat_methods:WP_Query:private] => Array ( [0] => init_query_flags [1] => parse_tax_query ) [query_cache_key:WP_Query:private] => wp_query:b8630f800103cfd006a652cc8ae01764:0.19443000 17541832470.76760100 1754183247 [tribe_is_event] => [tribe_is_multi_posttype] => [tribe_is_event_category] => [tribe_is_event_venue] => [tribe_is_event_organizer] => [tribe_is_event_query] => [tribe_is_past] => [tribe_controller] => Tribe\Events\Views\V2\Query\Event_Query_Controller Object ( [filtering_query:Tribe\Events\Views\V2\Query\Event_Query_Controller:private] => WP_Query Object *RECURSION* ) )
